Nichtigkeit eines Designs wegen unterschiedlicher Darstellungen – BGH v. 20.12.2018 – I ZB 25/18 – Sporthelm

BGH v. 20.12.2018 – I ZB 25/18 – Sporthelm

Können verschiedene Helme einheitlich geschützt sein?

402008001032-0001.3 402008001032-0001.2 402008001032-0001.7 402008001032-0001.6

Am 9.7.2019 hat der BGH seine Entscheidung „Sporthelm“ veröffentlicht. Die zentrale Frage der Entscheidung lautete: Kann der Schutzumfang eines Designs, das unterschiedliche Ausführungen ein und desselben Erzeugnisse (Sporthelm) wiedergibt, einheitlich sein? Der BGH hat hier seine aus dem Jahr 2001 stammende „Sitz-Liegemöbel“-Rechtsprechung entgültig aufgegeben.

Der Fall: Beim Deutschen Patent- und Markenamt sind für das Design 402008001032-0001 die oben abgebildeten Darstellungen hinterlegt. Diese zeigen für ein und dieselbe Einzelanmeldung verschiedene Helme. Die Helme unterscheiden sich in der Grundfarbe, im Dekor und in den Riemen (mit und ohne Ohrenklappen). Teilweise enthalten die Helme einen „Reiterknopf“. Ein Nichtigkeitsantrag an das DPMA wurde damit begründet, dies sei tatsächlich nicht „ein“ Design mit einem Schutzumfang. Vielmehr handele es sich um mehrere Designs. Ein einheitlicher Schutzumfang könne man daher nicht feststellen. Es sei nicht feststellbar, welche Merkmale geschützt sein sollen und welche nicht. Das Bundespatentgericht lehnte es aber ab, das Design für nichtig zu erklären. Es gebe eine „Schnittmenge“ übereinstimmender Merkmale: Allen Helmen gemein sei jedenfalls eine identisch geformte Helmschale.

Ein Design ist nach dem Gesetz (§ 1 Nr. 1 DesignG) die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses. Ein Design, das in der Anmeldung mehrere Darstellungen unterschiedlicher Ausführungen enthält, ist nichtig (vgl. § 33 I Nr. 1 DesignG). Die bisherige Rechtsprechung war in diesen Fällen allerdings großzügiger.

Die „Sitz-Liegemöbel“-Entscheidung: Schutz für Schnittmenge der Übereinstimmungen?

In der „Sitz-Liegemöbel“-Entscheidung (BGH v. 15.2.2001 – I ZR 333/98 – Sitz-Liegemöbel) ging der BGH noch davon aus, dass man bei mehreren Darstellungen mit unterschiedlichen Ausführungen eine Schnittmenge der übereinstimmenden Merkmale bilden könne. Dies sei dann der Schutzumfang. In dem Fall ging es um das folgende Design eines Sofas:

Sitzmoebel_1 Sitzmoebel_2 Sitzmoebel_3

Die hinterlegten Abbildungen unterschieden sich. Teilweise war die Vorderkante S-förmig geschwungen und wurde durch ein zustellbares Modul ergänzt. Teilweise lief der linke Sofaschenkel in einem „Polstertropfen“ aus, teilweise in einer Armlehne. Dennoch hatte der BGH angenommen, die Abweichungen seien irrelvant und deshalb verletze der Vertrieb des folgenden Sofas diese Design:

Verletzung der "Schnittmenge"?

Verletzung der „Schnittmenge“?

Diese Rechtsprechung hat der BGH nun aufgegeben. Ein Design könne immer nur einen einheitlichen Schutz haben. Der Schutzumfang müsse sich unmittelbar aus den Darstellungen des Registers ergeben. Eine Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmalen würde aber nur im Kopf des Betrachters existieren. Das sei mit Rechtssicherheit nicht vereinbar. Ein einheitlicher Schutz für die Darstellungen verschiedener Helme sei nicht zu ermitteln. Der BGH hat die Sache nun an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Dieses muss das Design nun für nichtig erklären.

Tipp: Bei der Anmeldung zur Eintragung als Gemeinschaftsgeschmacksmuster können bis zu sieben verschiedene Ansichten des Musters eingereicht werden. Die deutsche Designverordnung erlaubt bei der Anmeldung eines deutschen Designs sogar bis zu zehn Ansichten. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Eigenart, d. h. die Unterscheidbarkeit von anderen Mustern, in mehren Abbildungen darzustellen. Was das Muster eigenartig macht, muss aus den Abbildungen hervorgehen. Bei dreidimensionalen Erzeugnissen empfiehlt sich die Einreichung von Abbildungen des Erzeugnisses aus allen relevanten Perspektiven. Unbedingt müssen die Abbildungen ein und dasselbe Modell betreffen.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Geschmacksmuster und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

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Das Sperren von Mitbewerbern auf Amazon mit unwirksamen Geschmacksmustern oder Designs

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Geschmacksmuster und Designs sind ungegeprüfte Schutzrechte

In letzter Zeit haben Amazon Marketplace-Händler vermehrt mit einem Phänomen zu tun, das aus den Besonderheiten des Design- und Gebrauchsmusterrechts resultiert: Die Anmeldung eines Designs beim DPMA oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim EUIPO wird von den Ämtern so gut wie nicht geprüft. Insbesondere die Rechtsgültigkeit des angemeldeten Geschmacksmusters oder Designs prüfen die Ämter nicht. Alleine der Umstand, dass das Muster eingetragen ist, heißt längst nicht, dass das Design oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Anmeldezeitpunkt auch neu war und Eigenart hatte. Das prüfen nämlich weder das DPMA, noch das EUIPO. (mehr …)

#Influencermarketing: Nicht jede Nennung von Marken ist Werbung – KG Berlin, Urteil v. 8.1.2019 – 5 U 83/18

Einer der beanstandeten Instagram-Posts der Influencerin

Einer der beanstandeten Instagram-Posts der Influencerin

Kennzeichnungspflicht von Werbung

Der kommerzielle Zweck einer geschäftlichen Handlung muss gekennzeichnet werden. Das gilt auch für Influencer-Marketing. Sonst handelt es sich um unzulässige getarnte Werbung (§ 5a VI UWG). Ausnahme: Der kommerzielle Zweck ergibt sich aus den Umständen. Produktempfehlungen in soziale Medien müssen also als Werbung gekennzeichnet werden, wenn sich der kommerzielle Zweck nicht aus den Umständen ergibt. Nicht jede Nennung von Marken ist dabei schon eine geschäftliche Handlung mit kommerziellem Zweck. Man muss vielmehr unterscheiden, ob der Beitrag redaktionell ist oder ob es sich um Werbung handelt. Keinen kommerziellen Zweck verfolgen private Meinungsäußerungen (d.h. als Nichtunternehmer) oder rein redaktionelle Inhalte. Influencer berufen sich daher gerne darauf, sie handelten privat oder es seien redaktionelle Inhalte.

Der Fall: Eine Influencerin postet das oben abgebildete ein Bild eines luxuriösen Flugzeugsitzes. In dem Text hierzu freut sie sich über ein erhaltenes Upgrade für einen Flug. Wenn man das Bild anklickte, erschienen Tags. Ein Kopfhörer (nicht von Sony) war mit dem Tag „sony“ versehen, der wiederum verlinkt war mit dem Instagram-Account von Sony.

Ein Wettbewerbsverband meinte, dieser Post hätte als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Denn es handele sich nicht um einen redaktionellen Beitrag, sondern um Werbung.

Redaktioneller Beitrag oder Schleichwerbung?

Ein Beitrag in einem sozialen Medium ist redaktionell, wenn er nicht dazu dient, Produkte anzukaufen oder zu verkaufen, sondern vielmehr nur eine Meinung kundtun will. Das kann beispielsweise eine weltanschauliche, wissenschaftliche oder verbraucherpolitische Äußerung sein. Auch wenn ein Beitrag sowohl Werbung als auch redaktionelle Beiträge enthält, ist der Beitrag insgesamt Werbung, wenn die Werbung nicht auf den ersten Blick als solche erkennbar ist (BGH Urteil v. 31.10.2012 – I ZR 205/11Preisrätselgewinnauslobung V).

Die Nennung einer Marke oder eines Unternehmens in einem Tag gibt einem Post aber nicht schon alleine deswegen einen kommerziellen Charakter. Das ist nur dann der Fall, wenn die Erwähnung der Marken mit dem Inhalt des sonstigen Textes oder des Bildes nicht zusammenhängt. Redaktionell ist die Nennung von Marken wiederum dann, wenn die Tags verlinkt sind mit den Instagram-Accounts der Hersteller oder Händler der jeweils abgebildeten Produkte. Voraussetzung eines redaktionellen Beitrags ist aber außerdem, dass die Influencerin für die Produktabbildung nicht bezahlt wurde und die Produkte mit eigenem Geld gekauft hat. In einem solchen Fall soll die Nennung der Marke nur dazu dienen, entsprechenden Anfragen von Nutzern oder Followern nach den betreffenden Marken zuvorzukommen. In solchen Fällen muss der Post auch nicht als Werbung gekennzeichnet werden (so jedenfalls KG Berlin, Urteil v. 8.1.2019 – 5 U 83/18).

Das war in dem ebenfalls vom KG Berlin zu entscheidenden zweiten Instagram-Post der Influencerin der Fall:

Ein weiterer der beanstandeten Instagram-Posts der Influencerin

Ein weiterer der beanstandeten Instagram-Posts der Influencerin

Dieser zeigte diese in einem blauen Sweatshirt mit Brosche und einer Bauchtasche. Sie hatte die Produkte selbst gekauft und wurde für deren Abbildung nicht bezahlt. Auf dem Bild sind die Produkte mit Tags der Hersteller versehen. Die Tags erscheinen, sobald man das Bild anklickt und sind verlinkt mit den betreffenden Instagram-Accounts der Hersteller. Das war nach Ansicht des Kammergerichts als redaktioneller Beitrag zulässig.

Im Fall des ersten Beitrags gab das Kammergericht dem Wettbewerbsverband aber recht: Der Post war Werbung. Denn der Tag „sony“ stand weder im Zusammenhang mit dem Bild (weil es sich um den Kopfhörer eines anderen Herstellers handelte) noch im Zusammenhang mit dem Text (der überhaupt keinen Bezug zu Elektronikartikeln hatte).

Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


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Nutzung von Marken in Domain und Google Ads durch einen Wiederverkäufer-BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung

Urteilsgründe BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung – am 2.1.2019 veröffentlicht

Die Benutzung der Marken im Webshop des Beklagten

Die Benutzung der Marken im Webshop des Beklagten

Am 2.1.2019 hat der BGH die Gründe seines Urteils vom 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung – veröffentlicht. In dem Urteil ging es um die Frage, wann die Nutzung von Marken in der Domain des Onlineshops eines Wiederverkäufers, im Inhalt eines Onlineshops und in der AdWords-Werbung (nunmehr: „Google Ads“) erlaubt ist.

Ein Onlinehändler für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger und Vorwerk-Zubehör hatte seinen Onlineshop unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ konnektiert. In seinem Onlineshop bot er außerdem auch Zubehör anderer Marken an (siehe Bild oben).

Der Kläger behauptete, dies sei eine Markenrechtsverletzung, nämlich eine Verletzung der bekannten Marke Vorwerk nach § 14 II Nr. 3 MarkenG. Außerdem würden auch seine – nicht (i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG) bekannten Marken „Kobold“ und „Tiger“ verletzt. Denn diese würden auf der Website auch als Rubriken verwendet, unter denen aber auch kompatible Konkurrenprodukte angeboten würden. Dabei würde ein erklärender Zusatz „passend für“ fehlen (siehe Bild oben).

Der Beklagte berief sich auf eine erlaubte Markennennung nach § 23 Nr. 3 MarkenG. Nach dieser Vorschrift darf eine Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware (z.B. für Vorwerk-Staubsauger) benutzt werden. Er berief sich außerdem auf den Erschöpfungsgrundsatz: Da die angebotenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in der EU verkauft worden waren, sei das Markenrecht für den Weitervertrieb „erschöpft“. Die Ware habe daher auch in der Werbung benutzt werden dürfen.

Gedankliche Verbindung zwischen „Vorwerk“ und „keine-vorwerk-vertretung“?

Bei bekannten Marken ist es nicht erforderlich, dass die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird. Es reicht aus, dass man die Bezeichnung „keine-vorwerk-vertretung“ gedanklich mit der bekannten Marke „Vorwerk“ verbindet und die Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird.

Der BGH stellte zunächst klar, dass man die Domain mit der Marke gedanklich in Verbindung bringt. Denn ihrem Sinn nach besage sie nur, dass der Händler außerhalb der Vertriebsstruktur der Klägerin stehe. Sie besage aber nicht, dass unter der Domain keine Vorwerk-Originalwaren angeboten würden. Man würde die Domain vielmehr so verstehen, dass es sich um einen freien Händler handele, der Originalprodukte anbietet.

Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke?

Voraussetzung der Verletzung der bekannten Marke ist es, dass deren Unterscheidungskraft unlauter ohne rechtfertigenden Grund ausgenutzt wird. Das beurteilt die Rechtsprechung durch „Würdigung aller relevanten Umstände“. Besonders berücksichtigt sie hier den Grad der Bekanntheit und der Unterscheidungskraft, die Ähnlichkeit von bekannter Marke und angegriffenem Zeichen und die Nähe der betroffenen Produkte. Bei dieser Würdigung berücksichtigt die Rechtsprechung auch § 23 Nr. 3 MarkenG, wonach eine Benutzung einer Marke dann erlaubt ist, wenn dies unbedingt nötig ist, um auf die Bestimmung einer Ware als Ersatzteil oder Zubehör hinzuweisen.

War Benutzung der Marken unbedingt notwendig?

Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn man über den Zweck des Produkts nicht anders, als durch Angabe der Marke, informieren kann. Die Angabe der Marke muss hierfür unerlässlich sein und ihre Verwendung muss sich auf ein notwendiges Minimum beschränken. Andere Möglichkeiten der Information über die Produktbestimmung dürfen nicht zur Verfügung stehen (vgl. BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16keine-vorwerk-vertretung, Rz. 25f.).

Der BGH meinte, die Nutzung der bekannten Marke „Vorwerk“ schon in der Domain sei für die Bestimmung der Vorwerk-kompatiblen Konkurrenzprodukte nicht nötig gewesen. Eine Kompatibilität hätte man auch im Angebotstext erwähnen können. Die Nutzung der bekannten Marke in der Domain verstieß daher gegen die guten Sitten. Auch die Nutzung der Marken „Hobold“ und „Tiger“ war nicht durch § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Denn in der Navigationsleiste wurden unter den Rubriken „Kobold“ und „Tiger“ nicht nur Originalprodukte, sondern auch kompatible Produkte anderer Hersteller angeboten. Es fehlte außerdem ein erklärender Hinweis wie etwa „passend für“.

Erschöpfungsgrundsatz

Was aber den „Erschöpfungsgrundsatz“ betraf, hat der BGH seine Rechtsprechung präzisiert. Grundsätzlich ist es nach dem Markenrecht Sache des Markeninhabers, zu entscheiden, wo und wie er die Markenware erstmals in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Markt („in den Verkehr“) bringt.

Der Begriff „Erschöpfung“ bedeutet, dass der Markeninhaber die Weiterverbreitung einer mit seiner Zustimmung in der EU in Verkehr gebrachten Ware nicht mehr verbieten kann. Die Weitervertriebsrechte des Markeninhabers sind dann also „erschöpft“. Erlaubt ist dann auch eine Werbung mit der Marke (BGH, Urteil vom 17. 7. 2003 – I ZR 256/00 – Vier Ringe über Audi) und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob die Nennung der Marke unbedingt nötig war.

In seiner AIDOL-Entscheidung hatte der BGH eine Erschöpfung nur für solche Internetseite angenommen, auf denen auch Originalprodukte angeboten werden: Die Adwords-Werbung muss sich gerade auf solche Internetseite beziehen, auf denen die betreffenden Markenprodukte auch angeboten werden. Sie ist nicht erlaubt, wenn sich die Werbung auf solche Seiten (Landingpages) bezieht, auf denen andere Produkte angeboten werden (BGH, Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04AIDOL).

Dies hat der BGH nun für die Situation von Wiederverkäufern, die neben Originalwaren auch Produkte anderer Hersteller vertreiben, relativiert: In diesen Fällen kommt es darauf an, ob berechtigte Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Denn ein Wiederverkäufer für Produkte mehrerer Marken muss diese Marken ja benutzen, um auf sein Geschäft hinzuweisen.

Konsequenzen für Google-Ads (früher: Adwords)

Diese Relativierung der AIDOL-Rechtsprechung hatte auch Konsequenzen für die von dem Beklagten geschalteten Adwords-Anzeigen. Diese sahen so aus:

Die Adwords-Werbung des Beklagten

Die Adwords-Werbung des Beklagten

Auch hier nahm der BGH eine Erschöpfung an. Die Marke „Vorwerk“ habe zulässigerweise auch in der Adwords-Anzeige benutzt werden dürfen, auch wenn in dem Onlineshop auch andere Produkte, als Original-Vowerk-Produkte, beworben wurden. Bei einem Wiederverkäufer fehle es nicht am Bezug auf konkret von der Erschöpfung erfassten Produkte, nur weil er neben Markenprodukten auch Fremdprodukte anbietet. Der BGH zweifelte aber auch hier, ob der Markeninhaber sich nach § 24 II MarkenG gegen die Benutzung der Bezeichnung aus berechtigten Gründen wehren konnte.

Kann sich der Markeninhaber dennoch aus berechtigen Interessen gegen die Marken wehren?

Der BGH hat daher den Fall an das Oberlandesgericht Köln zurückverwiesen. Dieses muss nun prüfen, ob es berechtigte Gründe für den Markeninhaber gibt, mit denen er sich einer Nutzung der Marken widersetzen kann. Der BGH hat gleichwohl die Marschrichtung vorgegeben: Er tendiert dazu, die Nutzung der Marke in der Domain für unzulässig zu halten, weil sie das für einen Hinweis auf die Markenwaren erforderliche Maß übersteigt. Das gleiche gilt für die Nutzung der Marken in den Rubriken des Onlineshops und den Adwordsanzeigen. Bei letzterem zweifelt der BGH, ob man hier nicht hätte deutlich machen müssen, dass zwischen dem Beklagten und dem Markeninhaber keine wirtschaftlichen Verbindungen bestehen.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz: Verlust der wettbewerblichen Eigenart durch Zweitvertrieb unter Luxusmarke OLG Düsseldorf v. 28.6.2018 – 20 U 3/18 – Badelatsche

Wettbewerbliche Eigenart wieder verloren? (Bildquelle: OLG München v. 12.7.2018 - 29 U 1311/18)

Wettbewerbliche Eigenart wieder verloren (Bildquelle: OLG München v. 12.7.2018 – 29 U 1311/18)

Kann eine wettbewerbliche Eigenart verloren gehen?

Ein weltweit führende Sportartikelhersteller vertrieb  seit dem Jahr 2016 die oben dargestellten „Badelatschen“ unter der Bezeichnung „The Fur Slide, Puma Fenty by Rihanna“. „Creative Director“ sei die Popsängerin Rihanna gewesen. Die Sohlen der Schuhe hatten eine schlangenhautähnliche Musterung und einen Kunstfell-Riemen. Sie wandte sich gegen einen Konkurrenten, der weitgehend identische Schuhe vertrieb. Dies sei eine unlautere wettbewerbsrechtliche Nachahmung sog. („ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz“).

Neben dem Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses muss für einen solchen Anspruch das nachgeahmte Produkt „wettbewerbliche Eigenart“ haben. Das bedeutet: Die Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses können das Publikum auf dessen betriebliche Herkunft oder dessen Besonderheit hinweisen (BGH v. 15.9.2005, I ZR 151/02Jeans I). Dabei kommt es auf das Gesamtdesign an (BGH v. 17.7.2013, I ZR 21/12 –  Einkaufswagen III, Rz. 21). Ebenso wie bei Marken die Kennzeichnungskraft, kann auch die wettbewerbliche Eigenart durch  Bekanntheit gesteigert sein (BGH a.a.O. – Einkaufswagen III, Rz. 25). Die wettbewerbliche Eigenart kann aber auch wieder verloren gehen.

Das Landgericht verurteilte den Mitbewerber. Die Schuhe würden sich in der Kombination von Sohle und Fellriemen von anderen damals bekannten Schuhen unterscheiden und hätten daher wettbewerbliche Eigenart. Das Gericht verurteilte daher den Wettbewerber.

In der Berufungsverhandlung behauptete der Mitbewerber, diese wettbewerbliche Eigenart sei wieder verloren gegangen. Denn der folgende vergleichbare Schuh mit Echtfell-Riemen

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(Bildquelle: OLG Düsseldorf v. 28.6.2018 – 20 U 3/18)

würde von „Givenchy“ vertrieben und zwar mit Zustimmung der Antragstellerin. Daher würde man dieses Modell nicht mehr nur einem Hersteller zuordnen.

Das OLG Düsseldorf gab dem Wettbewerber recht: Dadurch dass ein vergleichbares Modell mit Zustimmung der Antragstellerin vertrieben werde, sei die wettbewerbliche Eigenart verloren gegangen. Man würde diesen Schuh nicht mehr einem bestimmten Hersteller zuordnen. Auf die Berufung des Wettbewerbers wurde der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.

Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


Thomas Seifried

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Markenanmeldungen: Kann eine unwahrscheinlichere Benutzungsabsicht eine fehlende Unterscheidungskraft überwinden? BGH v. 21.6.2018 – I ZB 61/17 – #darferdas?

Unterscheidungskraft durch beabsichtigte Verwendung auf Etikett (rechts)?

Unterscheidungskraft durch beabsichtigte Verwendung auf Etikett (rechts)?

Die fehlende Unterscheidungskraft als Schutzhindernis

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung zur Eintragung als deutsche Marke oder Unionsmarke anmeldet, muss über die Hürden der absoluten Eintragungshindernisse springen. Das wichtigste solche Eintragungshindernis ist die fehlende Unterscheidungskraft8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I b) UMV). Eine fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden. Manchmal aber versuchen Anmelder, die fehlende Unterscheidungskraft auf andere Art zu überwinden. Sie behaupten dann im Anmeldeverfahren, dass sie das angemeldete Zeichen auf eine weniger wahrscheinliche Art benutzen möchten. Kann das gelingen?

Bundespatentgericht verneint Schutzfähigkeit für die „wahrscheinlichste Verwendungsform“

Der Fall: Mit einer deutschen Markenanmeldung begehrt die Anmelderin Schutz für die Bezeichnung

                    „#darferdas?“

u.a. für Bekleidungsstücke. Das DPMA wies die Anmeldung zurück. Die Bezeichnung sei für Bekleidungsstücke nicht schutzfähig, die Unterscheidungskraft würde fehlen.

Im Beschwerdeverfahren war das Bundespatentgericht der selben Meinung (BPatG, Beschluss v. 3.5.2017 – 27 W(pat) 551/16): Die Bezeichnung sei eine verständliche, in deutsche Sprache formulierte Frage. Als solche würde man sie auch verstehen. Die regelverletzende Zusammenschreibung und Kleinschreibung des ersten Buchstabens würde an der fehlenden Unterscheidungskraft nichts ändern. Solche Regelverletzungen seien vielmehr in der Werbung üblich. Das gleiche gelte für den Hashtag. Auch dass die Bezeichnung nicht eng auf die angemeldeten Waren (Bekleidungsstücke) beziehen würde und für diese auch nicht beschreibend sei, würde daran nichts ändern. Denn gerade bei Bekleidungsstücken seien „Fun-Sprüche“ und „Botschaften nach außen“ weit verbreitet. Die angemeldete Bezeichnung würde man daher als Motiv verstehen und nicht als Herkunftshinweis.

Mit der Rechtsbeschwerde ging die Anmelderin zum Bundesgerichtshof. Sie meint, richtigerweise müsse man nicht nur die wahrscheinlichste Verwendungsform berücksichtigen, sondern auch andere naheliegende Verwendungsformen. Beispielsweise möchte sie die Bezeichnung „#darferdas?“ auch auf Etiketten aufbringen. In einer Verwendung auf Etiketten würde man einen Herkunftshinweis sehen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht übergab die Anmelderin als Verwendungsbeispiel eine T-Shirt mit eingenähtem Innenetikett mit der Aufschrift „#darferdas?“.

Ist nur die „wahrscheinlichste“ Verwendungsform zu berücksichtigen?

Tatsächlich hatte der BGH in der Vergangenheit die Verwendung eines Zeichens auf einem Etikett als Herkunftshinweis angesehen (z.B. BGH v. 10.11.2016 – I ZR 191/15Sierpinksi-Dreieck). Er war sich daher nun nicht mehr so sicher, ob er neben der wahrscheinlichsten auch andere naheliegende Verwendungen berücksichtigen muss. Der BGH hat daher den EuGH gefragt (Beschluss vom 21.06.2018 – I ZB 61/17#darferdas?):

Hat ein Zeichen auch dann Unterscheidungskraft, wenn es zwar nicht für die wahrscheinlichste, aber dennoch für bedeutsame Verwendungsformen als Herkunftshinweis dienen kann?

EuGH stellt auf wahrscheinlichste Verwendung ab

Der EuGH hatte in der Vergangenheit zu diesem Problem bereits Stellung genommen und zwar für eine Gemeinschaftsmarke (jetzt: Unionsmarke). In der Entscheidung vom 26.04.2012 – C-307/11 – Deichmann SE/HABM (Umsäumter Winkel) ging es um das folgende Zeichen, angemeldet für „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“:

Unterscheidungskraft für den "umsäumten Winkel"?

Unterscheidungskraft für den „umsäumten Winkel“?

Das Amt hatte die Eintragung abgelehnt. Es handele sich um eine dekorative Applikation oder einen Aufsatz zur Verstärkung, wie sie in der Schuhbranche allgemein verwendet würden. Das Zeichen habe daher keine Herkunftsfunktion. Die Anmelderin entgegnete hierauf, sie wolle das Zeichen an der Außenseite von Sport- und Freizeitschuhen anbringen, also dort, wo bei solchen Schuhen üblicherweise eine Marke angebracht würde. Der EuGH stellte in dem Urteil fest, dass das Amt andere Verwendungsformen, als die wahrscheinlichste, nicht berücksichtigen muss. Da das Amt aber eine wahrscheinlichste Verwendung als Applikation festgestellt hatte und außerdem die Anmeldung „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“ im allgemeinen betraf, nicht aber „Sport- und Freizeitschuhe“, wies der EuGH das Rechtsmittel der Anmelderin zurück.
Auch in seinem „Birkenstock-Sales“-Urteil hatte der EuGH bestätigt, dass es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf die „nicht wenig wahrscheinlichen“ Verwendungen des angemeldeten Zeichens ankommt (EuGH vom 13.09.2018 – C-26/17 PBirkenstock Sales/EUIPO, Rz. 40).

Es ist wenig wahrscheinlich, dass der EuGH seine Rechtsprechung hierzu ändert. Zum einen betont der EuGH in ständiger Rechtsprechung, dass er für Tatsachen- und Beweiswürdigung nicht zuständig ist und Fragen zur wahrscheinlichen Benutzung hierzu zählen (z.B. EuGH vom 13.09.2018 – C-26/17 PBirkenstock Sales/EUIPO). Zum anderen würde die Berücksichtigung von nicht nur der  wahrscheinlichsten Verwendung dazu führen, dass die fehlende Unterscheidungskraft eines Zeichens fast immer umgangen werden könnte. Für den Bekleidungsbereich müsste ein Anmelder hierfür nur angeben, dass er sein Zeichen auf Etiketten anbringen möchte.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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Geschmacksmusterschutz einer eTPU-Schuhsohle – LG München I, Urteil vom 16.01.2018 – 133 O 15848/17

Der beanstandete Schuh

Der beanstandete Schuh

Ein bekannter Sportartikelhersteller ging in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen den Vertrieb des oben wiedergegebenen Sicherheitsschuhs vor. Der Schuh war mit einer Sohle aus expandiertem thermoplastischen Polyurethan („eTPU“) ausgestattet:

eTPU-Schuhsohle, Detailansicht

eTPU-Schuhsohle, Detailansicht

Für den Sportartikelhersteller war das folgende Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen:

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 002219956-0038, Inhaber: adidas AG

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 002219956-0038, Inhaber: adidas AG

Nach Ansicht des Sportartikelherstellers weise das Muster die folgenden Merkmale auf:

(1) Markant eingeprägte, gleich große und gleichmäßige aneinandergereihte, gleichseitige Hegaxone („Hexagonalstruktur“);

(2) dahinter eine dezent angedeutete Mosaikstruktur („Mosaikstruktur“);

(3) einen weiß leuchtenden, feinporigen Hintergrund.

Das Landgericht München I hatte mit einstweiliger Verfügung vom 8.11.2017 den Vertrieb des Schuhs verboten. Hiergegen hatte die Antragsgegnerin Widerspruch eingelegt. Sie meinte, das Muster verfüge über keine Eigenart. Vergleichbare Schuhsohlengestaltungen habe es vor dem Anmeldezeitpunkt am 12.04.2013 schon gegeben. Die „Mosaikstruktur“ sei außerdem nicht schutzfähig, weil sie technisch bedingt sei. Im Widerspruchsverfahren legte die Antragsgegnerin verschiedene Schuhsohlengestaltungen vor, von denen eine zumindest bereits vor dem Anmeldezeitpunkt ein Hexagonalmuster trug.

Auf den Widerspruch der Verfügungsbeklagten hat das Landgericht München I dennoch die einstweilige Verfügung bestätigt. Das Landgericht München I befand, dass die Sohle des Sicherheitsschuhs die wesentlichen prägenden Gestaltungsmerkmale des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters „nahezu identisch“ übernommen habe. Auf die ebenfalls den Gesamteindruck prägenden Reliefe und Vertiefungen der beanstandeten Sohle ging das Landgericht nicht ein.

Das Landgericht meinte, das Geschmacksmuster verfüge über einen weiten Schutzumfang wobei es bei Schuhsohlen lediglich eine durchschnittliche Musterdichte mit einer durchschnittlichen Gestaltungsfreiheit des Designers gebe. Das allerdings widerspricht höchstrichterlicher Rechtsprechung. Denn  bei der Bestimmung des Schutzumfangs nach Art. 10 II GGV – ebenso wie bei der Bestimmung der Eigenart nach Art. 6 II GGV – ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen. Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters eine Wechselwirkung: Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führt zu einem engen Schutzumfang des Musters Dagegen führt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Musters (BGH, Urteil vom 19. 5. 2010 – I ZR 71/08Untersetzer).

Ohne Begründung hatte das Landgericht auch den Vortrag der Antragstellerin übernommen, das Muster verfüge über einen „weiß leuchtenden, feinporigen Hintergrund“. Das Geschmacksmuster ist tatsächlich aber weder weiß, noch „leuchtend“. Die Eintragung gibt vielmehr ein graues Muster wieder (siehe Abbildung oben). Die Farbe aber ist ein wesentliches Merkmal, das die Erscheinungsform eines Erzeugnisses mitbestimmt (vgl. Art 3 (a) GGV). Das Landgericht meinte auch, die Antragsgegnerin habe nicht ausreichend glaubhaft gemacht, dass die Mosaikstruktur ausschließlich technisch bedingt sei. Jedenfalls aber habe es vorher keine Kombination von Hexagonalstruktur, Mosaikstruktur und „weiß leuchtenden, feinporigen Hintergrund“ gegeben. Das Landgericht München I hat hier übersehen, dass richtigerweise technisch bedingte Gestaltungsmerkmale bei der Prüfung, ob ein Geschmacksmuster verletzt wird, auszublenden sind (vgl. ebenfalls zu eTPU-Sohlen: OLG Düsseldorf v. 19.04.2016 – I-20 U 143/15). Es ist nicht bekannt, ob die Antragsgegnerin Berufung gegen das Urteil eingelegt hat.

Entscheidungen anderer Gerichte zum Geschmacksmusterschutz von eTPU-Sohlen

Schuhsohlen aus expandiertem thermoplastischen Polyurethan (eTPU) waren bereits Gegenstand gerichtlicher Entscheidung. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte die spezifische Oberfächenstruktur (im Fall des Landgerichts München I: „Mosaikstruktur“) als nicht schutzfähig angesehen (OLG Düsseldorf v. 19.04.2016 – I-20 U 143/15). Auch das Landgericht Frankfurt sah die als Ergebnis des Produktionsprozesses entstandene Oberflächenstruktur als technisch bedingt und damit als nicht schutzfähig an (LG Frankfurt, Urteil v. 17.06.2015 – 2-06 O 459/13Ausschluss technisch bedingter Gestaltungsmerkmale). Beklagte war in diesem Verfahren allerdings die Antragstellerin des hier beschriebenen Verfügungsverfahrens.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Geschmacksmuster und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

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EuGH Urteil vom 12.06.2018- C-163/16 – Christian Louboutin – Rote Schuhsohle ist als Marke schutzfähig

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Die von "Van Haren" angebotenen Schuhe

Die von „Van Haren“ angebotenen Schuhe

Das Unternehmen „Van Haren“ hatte die oben abgebildeten Damenschuhe mit hohen Absätzen und roter Sohle verkauft. In einem Rechtsstreit vor der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) behauptet Christian Louboutin, dies würde seine folgende rote Positionsmarke für Sohlen von Damenschuhen mit Absatz (Benelux-Marke Nr. 0874489) verletzen:

Die Benelux-Marke Nr. 0874489 von Christian Louboutin

Die Benelux-Marke Nr. 0874489 von Christian Louboutin

Die Beklagte, das Unternehmen „Van Haren“ meinte hingegen, die Marke sei in Wirklichkeit eine zweidimensionale Marke in Rot, die auf die Sohlen der Schuhe aufgebracht sei. Sie würde der Form dieser Schuhe entspreche und ihnen einen wesentlichen Wert verleihe. Sie sei daher für nichtig zu erklären.

In der Markenbeschreibung heißt es ausdrücklich, dass die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst ist, sondern nur dazu dient, die Position der von der Eintragung erfassten roten Farbe zu zeigen.

Nach Art. 3 I e) iii) der alten Markenrechtsrichtlinie ist ein Zeichen, dass ausschließlich aus der Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht schutzfähig. Ist eine solche Marke dennoch eingetragen worden, kann sie nach dieser Vorschrift für nichtig erklärt werden.


Es geht in dem Verfahren C-163/16 um den Art. 3 I e) iii) der alten Markenrechtsrichtlinie RL (EU) 2008/95. Die Markenrechtsrichtlinie ist auch Grundlage der meisten Bestimmungen im deutschen Markengesetz. Die entsprechende Vorschrift ist hier § 3 II Nr. 3 MarkenG.

Art. 3 I e) iii) der alten Markenrechtsrichtlinie war Grundlage einer entsprechenden Vorschrift im Markenrecht der Benelux-Staaten. Sie findet sich auch in der neuen Markenrechtsrichtlinie, der Richtlinie (EU) 2015/2436, wieder, wobei jetzt nicht nur eine wertbestimmende Form, sondern auch andere charakteristische Merkmale schutzausschließend sind, Art. 4 I e) iii) Markenrechtsrichtlinie (neu). Eine identische Vorschrift gibt es auch in der Verordnung über die Unionsmarke, Art. 7 I e) iii) UMV.


Die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) setzte das Verfahren aus und stellte dem EuGH die folgende Frage:

„Beschränkt sich der Begriff der Form im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?“

Zweck des Art. 3 I e) iii) der Richtlinie 2008/95 ist es, Formen, die für das Publikum besonders anziehend sind, für den Markt frei zu halten. Der Ruf der Louboutin-Marke beruht nach Ansicht des vorlegenden Gerichts im Wesentlichen auf der roten Farbe der Schuhsohle und nicht auf der Form der Schuhsohle.

EuGH: Marke Christian Louboutin schützt Farbe, nicht Form

Der EuGH hat mit heutigem Urteil verkündet, dass der Schutzausschließungsgrund des Art. 3 I e) iii) der Richtlinie 2008/95 hier nicht anwendbar ist. Er hat explizit auch auf die der Markenanmeldung beigefügten Beschreibung hingewiesen. Die Marke würde eben gerade nicht „ausschließlich aus der Form“ bestehen. Eine Farbe sei eben keine Form. Aus der Markenbeschreibung ergebe sich, dass die Kontur des Schuhs nicht geschützt sein soll, sondern nur dazu dient, die Position der roten Farbe anzuzeigen.

Die Entscheidung stärkt die Positionsmarke. Letztendlich wird zwar jeder Wert von externen Faktoren bestimmt, nämlich vom Publikum (dem Markt). Wertbestimmend für die Marke Christian Louboutin ist tatsächlich die rote Farbe, nicht die Form der Schuhsohle. Umgekehrt wird durch die Marke auch nicht die Form der Schuhsohle monopolisiert (was Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95  verhindern will). Denn geschützt ist nicht generell eine Schuhsohle mit Absatz, sondern eine solche nur, wenn sie Rot ist.

Schweiz lehnte Markenschutz für rote Sohle ab

Im vergangenen Jahr hatte das Eidgenössische Insitut für Geistiges Eigentum einen Schutz der roten Sohle als Marke in der Schweiz abgelehnt. Der EuGH hat hier anders, als  das Amt in der Schweiz, einen Markenschutz bejaht.

In Europa (d.h. der Union) hingegen wird Christian Louboutin weiterhin gegen Anbieter von Damenschuhen mit Absätzen und roten Sohlen vorgehen können.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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Wer eine Facebook-Fanpage nutzt, ist für die Datenverarbeitung durch Facebook mitverantwortlich, EuGH v. 5.6.2018 – C-210/16 – Landeszentrum für Datenschutz Schleswig Holstein gegen Wirtschaftsakademie

Fanpage-Betrieber mitverantwortlich für die Datenerhebung durch Facebook? EuGH sagt "ja!"

Fanpage-Betrieber mitverantwortlich für die Datenerhebung durch Facebook? EuGH sagt „ja!“

Wer ist der „für die Verarbeitung Verantwortliche“

Der EuGH hat mit heutigem Urteil entschieden, dass der Betreiber einer Facebook-Fanpage für die Datenverarbeitung durch Facebook mitverantwortlich ist, wobei die Mitverantwortlichkeit nicht notwendigerweise gleich groß sein muss. Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur für das Social-Media-Marketing, sondern für das gesamte Onlinemarkting.

Es ging in der Sache C-210/16 um die Frage, wer der „für die Verarbeitung Verantwortliche“ im Sinne des Art. 2 d) der RL 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) ist. Nach Art. 2 d) Datenschutzrichtlinie ist Verantwortlicher jede Person, die alleine oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet. Diese Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem nun geltenden Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Sie hat daher auch Konsequenzen für die nun geltende DSGVO. Es ging um die grundsätzliche Frage, ob derjenige, der Datenerhebung durch Drittanbieter ermöglicht, mitverantwortlich ist für die Datenverarbeitung durch den Drittanbieter.

Der Fall: Das schleswig-holsteinische Landeszentrum für Datenschutz ordnete im Jahr 2011 die Schließung der Facebook-Fanpage der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH an. Eine Facebook-Fanpage ist eine Art einfach zu erstellende „Miniwebsite“ innerhalb von Facebook. Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein als Bertreiberin der Facebook-Fanpage sei zumindest mitverantwortlich für eine Erhebung von personenbezogenen Daten durch Facebook. Denn Facebook-Fanpages setzen beim Nutzer bei jedem Aufruf zumindest einen Cookie, der zwei Jahre lang gültig ist. Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein hingegen sah alleine Facebook in der Verantwortung. Facebook alleine sei der „für die Verarbeitung Verantwortliche“.

Sind Cookies personenbezogene Daten?

Cookies, kleine Textdateien, die im Rechner des Nutzers gespeichert werden, werden aus unterschiedlichen Gründen gesetzt. Sie dienen der Wiedererkennung des Nutzers und vereinfachen oft die Nutzung der betreffenden Website. Cookies helfen z.B. die einmal eingestellte Sprachauswahl wiederzuerkennen oder im Bestellprozess die im Warenkorb eingelegten Produkte. Sie helfen auch das Nutzerverhalten zu analysieren und Werbung zu personalisieren.

Ob Cookies personenbezogene Daten sind oder nicht, hängt davon ab, ob mit deren Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann. Die abstrakte Möglichkeit, eine Person zu identifizieren, reicht hierfür aus (Art. 2 lit. a Datenschutzrichtlinie und nunmehr Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Der Facebook-Cookie war mit einer eindeutigen ID-Nummer versehen. Diese ID-Nummer wird von Facebook mit den registrierten Facebook-Nutzern verknüpft. Der Nutzer war und ist damit eindeutig identifizierbar. Der Cookie wurde so zum personenbezogenen Datum.

Fanpage-Betreiber mitverantwortlich für Datenverarbeitung durch Facebook

Der EuGH hat heute klargestellt, dass der Betreiber einer Facebook-Fanpage für die Datenverarbeitung durch Facebook mitverantwortlich ist. Denn er ist zumindest an der Erhebung personenbezogener Daten beteiligt. Indem er nämlich die ihm von Facebook zur Verfügung gestellten Statistiken („Facebook-Insights“) durch Auswahl von Filtern (z.B. demografische Daten seiner Zielgruppe) beeinflussen könne, trage er nämlich zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten seiner Besucher bei. Damit sei auch der Betreiber einer Facebook-Fanpage ein „Verantwortlicher“ für die Datenverarbeitung.

Konsequenzen angesichts der nun geltenden DSGVO: Kaum erfüllbare Informationspflichten

Die Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen haben. Denn Art. 4 Nr. 7 DSGVO entspricht im Wesentlichen Art. 2 d) der Datenschutzrichtlinie, um die es in dem Fall ging. Die DSGVO ist anwendbar auf alle betroffenen Nutzer in der Union, auch wenn die Drittanbieter in den USA sitzen (Art. 3 II DSGVO). Es ist gut denkbar, dass als Konsequenz der Entscheidung des EuGH jeder, der Webtracking betreibt oder eine Datenerhebung für Dritte ermöglicht, den Nutzer umfangreich über die Datenerhebung unterrichten muss und zwar BEVOR die Daten übertragen werden, d.h. die Seite geladen wird oder etwa – wie im Fall der „Zwei-Klick-Lösung“ – der Nutzer auf das Plugin klickt.

Zu diesem Zeitpunkt müsste der Plugin-Verwender den Nutzer über die Datenerhebung und Übertragung an den Plugin-Anbieter informieren (vgl. Art. 13 DSGVO). Dazu gehören u.a. der Zweck und Dauer der Datenverarbeitung sowie die Angabe der Datenempfänger. Das aber wird er so lange nicht können, wie Facebook, Google und andere nicht offenbaren, was sie mit den erhobenen Daten anstellen. Der Verwender von Plugins von Drittanbietern wird schlicht gar nicht wissen, was etwa Facebook oder Google mit diesen Daten machen. Außerdem müsste er den Nutzer auf seine Rechte hinweisen. Dabei dürfte etwa das Widerspruchsrecht reine Kosmetik sein, weil die Nutzer tatsächlich keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung bei Google oder Facebook haben.

Streng genommen wird derjenige, der mit Hilfe eines Plugins oder eines Tracking Codes eine Datenerhebung und -verarbeitung durch einen Drittanbieter ermöglicht, oft noch nicht einmal wissen, ob diese Daten überhaupt einen Personenbezug herstellen können. Nur dann wären es personenbezogene Daten und nur dann wäre die DSGVO überhaupt erst abwendbar.

Vorwegnahme der „Fashion ID“-Entscheidung?

Der beanstandete Button in der Sache "Fashion ID"

Der beanstandete Button in der Sache „Fashion ID“

In der heute verkündeten Entscheidung ging es streng genommen nur um die Facebook Fanpage der Wirtschaftsakademie. Die Entscheidung dürfte aber auch die Richtung für die noch ausstehende Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-40/17 – Fashion ID (Peek & Cloppenburg) – vorwegnehmen, in der es eben um den Facebook „Like-Button“ ging. Der Generalanwalt, dem der EuGH auch im vorliegenden Fall gefolgt ist, erwähnte in seinen Schlussanträgen vom 24.10.2017 (Rz. 69) diesen Fall explizit. Er sieht

keinen grundlegenden Unterschied zwischen dem Fall eines Fanpage-Betreibers und dem des Betreibers einer Website, der den Code eines Webtracking-Dienstleisters in seine Website einbindet und somit ohne Wissen des Internetnutzers die Übermittlung von Daten, das Setzen von Cookies und die Erhebung von Daten zugunsten des Webtracking-Dienstleisters unterstützt.

Denn ebenso wie der Betreiber einer Fanpage könne auch derjenige, der in seine Website Social Plugins einbinde die Analysetools von „Facebook Insights“ nutzen. Und ebenso wird durch das Social Plugin eine Übermittlung personenbezogener Daten ausgelöst, so der Generalanwalt.

Konsequenzen der Entscheidung für Social-Plugins und Tracking Codes

Die Entscheidung dürfte daher Konsequenzen nicht nur für das Social-Media-Marketing, sondern für das gesamte personalisierte Onlinemarketing haben. Jeder, der die Besucher seiner Website analysiert und zu diesem Zweck mit einem Plugin oder einem Tracking Code Daten an Drittanbieter (z.B. Facebook oder Google) überträgt oder eine direkte Datenerhebung des Drittanbieters beim Nutzer ermöglicht, ist für die anschließende Datenverarbeitung durch den Drittanbieter mitverantwortlich.

Es  bleibt abzuwarten, ob die Sozialen Netze und Analysedienstleister nun mehr über die Art und Weise ihrer Datenverarbeitung preisgeben. Nur dann könnten deren Kunden auch ihre Informationspflichten nach der DSGVO erfüllen. Andernfalls drohen den Nutzern von Social Plugins oder Tracking Codes nicht nur datenschutzrechtliche Maßnahmen der Datenschutzbehörden, sondern auch Abmahnungen im Wettbewerbsrecht durch Wettbewerber und Verbände.

Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

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Verletzung einer drei-Streifen-Positionsmarke – Auch eigene ältere Marke half nicht – BGH, Urteil vom 9.11.2017 – I ZR 110/16 – form-strip II

Adidas verbietet Vertrieb von Puma-Modellen

Geklagt hatte die adidas AG als Inhaber der folgenden abstrahiert eingetragenen Positionsmarke für Schuhwaren, angemeldet am 3.11.2003:

adidas_003517646

Die Marke der Klägerin (adidas)

Beklagt war die Puma SE. Sie vertrieb im Jahr 2013 u.a. das folgende Modell „BioWeb“:

Puma Verletzungsform

Puma-Modell „BioWeb“

Gleichzeitig war die Beklagte Inhaberin der folgenden abstrahiert eingetragenen Unionsmarke für Schuhwaren mit Priorität vom 31.10.2003:

Ältere Puma-Marke

Ältere Puma-Marke

Die Klägerin sah im Vertrieb des „BioWeb“ eine Verletzung seiner Marke. Die Beklagte meinte, es läge keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vor. Außerdem sei der Vertrieb des „BioWebs“ eine berechtigte Benutzung der eigenen älteren Marke.

Verwechslungsgefahr

Das Landgericht München I wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht München verurteilte Puma. Der BGH nahm ebenso wie das Oberlandesgericht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr an: Bei der Verwechslungsgefahr sei die besondere Kennzeichnungskraft (d.h. deren „Stärke“) der Klagemarke zu berücksichtigen. Eine geringere Ähnlichkeit zwischen Marke und angegriffenem Zeichen könne durch eine höhere Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch (Schuhe). Die Klagemarke werde umfangreich im europäischen Spitzensport benutzt und sei daher außerordentlich bekannt und kennzeichnungskräftig. Es liege daher eine Verwechslungsgefahr vor, so der BGH.

Eigene Benutzung der älteren Marke?

Nach Art. 9 II Unionsmarkenverordnung (UMV) besteht das Verbietungsrecht des Markeninhabers nur „unbeschadet“ der von dem Markeninhaber vor dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag erworbenen Rechte. Eine Markenrechtsverletzung liegt also nicht vor, wenn ältere Rechte des Beklagten entgegenstehen. Hieraus leitete die Beklagte ab, dass die Klägerin ihre Rechte ihr gegenüber nicht durchsetzen könne. Denn schließlich benutze sie mit dem „BioWeb“ nur ihr eigene ältere Marke vom 31.10.2003. Der BGH war anderer Ansicht: Der Einwand des Art 9 II UMV setze voraus, dass die ältere Marke der Beklagten die jüngere Klagemarke durch Nichtigkeit zu Fall bringen könne. Das sei aber nur der Fall, wenn die ältere Beklagtenmarke

Ältere Puma-Marke

Ältere Puma-Marke

mit der jüngeren Klagemarke

adidas_003517646

Die Marke der Klägerin (adidas)

kollidieren könne. Dass das nicht der Fall war, räumte selbst die Beklagte ein.

Großer Schutzumfang der Klagemarke

Die Klagemarke hat einen großen Schutzumfang. Das Berufungsgericht hatte in seiner nun vom BGH bestätigten Entscheidung auf den Beschluss des EuGH vom 17.02.2016 – C-396/15 P – verwiesen. Darin hatte der EuGH entschieden, dass die Klägerin aufgrund ihrer Marke

adidas_003517646

Die Marke der Klägerin (adidas)

auch die Eintragung einer jüngeren Marke

Gefiel adidas nicht: Angemeldete Zwei-Streifen-Marke

Gefiel adidas nicht: Angemeldete Zwei-Streifen-Marke

wegen Verwechslungsgefahr nicht dulden muss. Der EuG als Vorinstanz hatte in diesem Verfahren ausgeführt, dass für den durchschnittlichen Konsumenten die Anzahl der Streifen „nicht wichtig“ sei (EuG – T-145/14 – adidas AG/HABM und Shoe Banding BVBA, Rz. 40).

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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