Kartellrecht: Wer seinen Kunden nur bittet, bei der Preissetzung seine Interessen zu berücksichtigen, handelt noch nicht kartellrechtswidrig – OLG Düsseldorf v. 18.09.2019 – U (Kart) 3/19

Onlineshop

Vertragskündigung nach vergeblicher Bitte um Einhaltung der Preisempfehlungen

Ein Onlinehändler für Möbel verlangte € 1.150.551,00 als entgangenen Gewinn von einem Möbelhersteller. Die Begründung: Der Möbelhersteller habe dessen Preise überwacht und bei höheren Rabatten als 6 % mit Vertragskündigung gedroht. Deshalb habe er nur geringere Rabatte als beabsichtigt gewähren können. Dadurch sei ihm ein Gewinn in Millionenhöhe entgangen. Tatsächlich hatte der Onlinehändler seinen Kunden Rabatte von bis zu 25% gewährt. Dies störte auch die stationären Abnehmer des Möbelherstellers. Sie beschwerten sich bei dem Möbelhersteller und dieser kündigte schließlich den Vertrag mit dem Onlinehändler. Der Onlinehändler behauptete, der Hersteller habe mit einer Liefersperre gedroht und so kartellrechtswidrig seine Preisvorstellungen durchsetzen wollen.

Drohungen mit Liefersperre zur Durchsetzung von Preisvorstellungen sind verboten

Nach § 21 II GWB dürfen Unternehmen andere Unternehmen keine Nachteile androhen, um sie zu einem kartellrechtswidrigen Verhalten zu veranlassen. Ein kartellrechtswidriges Verhalten ist es, einen Abnehmer daran zu hindern, seine Verkaufspreise selbst festzusetzen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte zunächst fest, dass einer Liefersperre ein solcher Nachteil im Sinne des Verbots des § 21 II GWB ist. Es stellte aber klar, dass man nicht immer schon dann von einer kartellrechtswidrigen Einwirkung sprechen könne, wenn Lieferant und Abnehmer über Preise sprächen. Entscheidend sei, ob der Abnehmer mit einem Nachteil rechnen müsse, wenn er die Preisvorstellungen des Lieferanten nicht erfülle. Konkret ging es um u.a. um eine Emailnachricht des Herstellers an den Onlinehändler. Darin hieß es:

„ …, auf Ihrer aktuellen Seite im Internet ist mir aufgefallen, dass Sie nach wie vor den …Sessel und den … Tisch zum Sonderpreis anbieten.

Diese Verkaufaktion ist von uns zum 31.12.2013 beendet worden.

Selbstverständlich können Sie noch vorhandene Lagerbestände zu diesem Preis verkaufen. Bei Neubestellungen können wir Ihnen diesen Sonderpreis jedoch nicht mehr bestätigen.“

Hierin sah das OLG Düsseldorf weder eine Aufforderung zur Preisanpassung, noch konnte das Gericht eine Drohung mit einem Nachteil erkennen. Im Gegenteil: Das Oberlandesgericht stellte klar, dass für sich alleine die Bitte des Hersteller, dessen Preisinteressen zu berücksichtigen, kartellrechtlich unbedenklich ist. Wörtlich führte es aus:

„Wer einen anderen lediglich darum bittet, bei der Preisfestsetzung auch auf seine Belange Rücksicht zu nehmen, repektiert dessen Preissetzungshoheit und wirkt nicht in einer nach §21 II GWB verbotenen Art und Weise auf die Preisbildung ein.“

Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


Mehr zum Thema Kartellrechtlicht – Belieferungsansprüche, Preiseinflussnahmen und selektive Vertriebssysteme:

(mehr …)

Wer Cookies setzen möchte, muss zuvor hierüber informieren und die Einwilligung des Nutzers einholen – EuGH, Urteil vom 1.10.2019 – C-673/17 – Planet49 GmbH/Verbraucherzentrale

Titel: „Macau Koi Kei Bakery Almond Biscuits 2“, Urheber: I, Mo707 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Titel: „Macau Koi Kei Bakery Almond Biscuits 2“,
Urheber: I, Mo707 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

EuGH, Urteil vom 1.10.2019 – C-673/17 – Planet49 GmbH/Verbraucherzentrale

Informationspflichten und Einwilligung beim Setzen von Cookies

Wer Cookies setzen möchte, braucht die Einwilligung des Nutzers. Zuvor muss er über die Funktionsdauer der Cookies informieren und darüber, ob andere auf die Cookies zugreifen können. Es kommt nicht darauf an, ob es sich bei den Cookies um personenbezogene Daten handelt. Das hat der EuGH mit Urteil vom 1.10.2019 entschieden. Der Fall:

Die Beklagte veranstaltete im Internet ein Gewinnspiel. Nach Eingabe der Postleitzahl gelangte der Nutzer auf eine Seite, auf der er seinen Name und seine Anschrift einzutragen sollte. Unter den Eingabefeldern für die Adresse befanden sich zwei mit Ankreuzfeldern versehene Hinweistexte. Der erste Hinweistext, dessen Ankreuzfeld nicht mit einem voreingestellten Häkchen versehen war, lautete:

[   ] „Ich bin einverstanden, dass einige Sponsoren und Kooperationspartner mich postalisch oder telefonisch oder per E-Mail/SMS über Angebote aus ihrem jeweiligen Geschäftsbereich informieren. Diese kann ich hier selbst bestimmen, ansonsten erfolgt die Auswahl durch den Veranstalter. Das Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Weitere Infos dazu hier.“

Der mit „Sponsoren und Kooperationspartner“ und „hier“ bezeichnete Link führte zu einer Liste, die 57 Unternehmen, ihre Adresse, den zu bewerbenden Geschäftsbereich und die für die Werbung genutzte Kommunikationsart (E-Mail, Post oder Telefon) sowie nach jedem Unternehmen das unterstrichene Wort „Abmelden“ enthielt. Der Liste vorangestellt war folgender Hinweis:

„Durch Anklicken auf dem Link ,Abmelden’ entscheide ich, dass dem genannten Partner/Sponsoren kein Werbeeinverständnis erteilt werden darf. Wenn ich keinen oder nicht ausreichend viele Partner/Sponsoren abgemeldet habe, wählt P [die Beklagte] für mich Partner/Sponsoren nach freiem Ermessen aus (Höchstzahl: 30 Partner/Sponsoren).“

Eine Teilnahme am Gewinnspiel war nur möglich, wenn mindestens das Häkchen vor diesen Hinweistext gesetzt wurde.

Der zweite Hinweistext, der mit einem voreingestellten Häkchen versehen war, lautete:

[✓]  „Ich bin einverstanden, dass der Webanalysedienst Remintrex bei mir eingesetzt wird. Das hat zur Folge, dass der Gewinnspielveranstalter [die Beklagte] nach Registrierung für das Gewinnspiel Cookies setzt, welches [die Beklagte] eine Auswertung meines Surf- und Nutzungsverhaltens auf Websites von Werbepartnern und damit interessengerichtete Werbung durch R ermöglicht. Die Cookies kann ich jederzeit wieder löschen. Lesen Sie Näheres hier.“

Wenn man im zweiten Hinweistext auf das Wort „hier“ klickte, wurde folgende Information angezeigt:

„Bei den gesetzten Cookies […] handelt es sich um kleine Dateien, die auf Ihrer Festplatte von dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden […]. Die Cookies enthalten eine bestimmte zufallsgenerierte Nr. (ID), die gleichzeitig Ihren Registrierungsdaten zugeordnet ist. Besuchen Sie anschließend die Webseite eines für Remintrex registrierten Werbepartners […], wird automatisiert aufgrund eines dort eingebundenen iFrames von Remintrex erfasst, dass Sie […] die Seite besucht haben, für welches Produkt Sie sich interessiert haben und ob es zu einem Vertragsschluss gekommen ist.

Anschließend kann [die Beklagte] aufgrund des bei der Gewinnspielregistrierung gegebenen Werbeeinverständnisses Ihnen Werbemails zukommen lassen, die Ihre auf der Website des Werbepartners gezeigten Interessen berücksichtigen. Nach einem Widerruf der Werbeerlaubnis erhalten Sie selbstverständlich keine E-Mail-Werbung mehr.

Die durch die Cookies übermittelten Informationen werden ausschließlich für Werbung verwendet, in der Produkte des Werbepartners vorgestellt werden. Die Informationen werden für jeden Werbepartner getrennt erhoben, gespeichert und genutzt. Keinesfalls werden Werbepartner-übergreifende Nutzerprofile erstellt. Die einzelnen Werbepartner erhalten keine personenbezogenen Daten. […]“

Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Er war der Meinung, die Einverständniserklärungen seien rechtswidrig.

Einwilligung und Information nach ePrivacy-Richtlinie und Cookie-Richtlinie

Nach Art. 5 III ePrivacy-Richtlinie (RL 2002/58/EG geändert durch die vom deutschen Gesetzgeber immer noch nicht umgesetzte „Cookie-Richtlinie“, RL 2009/136/EG) darf man Cookies nur dann im Endgerät eines Nutzers speichern oder auf diese Informationen zugreifen, wenn man den Nutzer zuvor „klar und umfassend“ informiert hat. Außerdem muss der Nutzer zuvor seine Einwilligung gegeben haben. Die ePrivacy-Richtlinie ist auch nach Inkrafttreten der DSGVO noch in Kraft (vgl. Art. 95 DSGVO). Auch die inzwischen durch durch die DSGVO ersetzte Datenschutzrichtlinie sah eine eine entsprechende Einwilligung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor. Ebenso tut dies natürlich die ebenfalls anwendbare DSGVO (Art. 6 I a) DSGVO).

Ist eine Opt-Out-Einwilligung zulässig?

Der EuGH hatte zunächst die folgende, ihm vom Bundesgerichtshof (BGH v. 5.10.2017 – I ZR 7/16 – Cookie Einwilligung) vorgelegte Frage zu beantworten: Reicht es für eine Einwilligung des Nutzers aus, wenn das Kreuzchen voreingestellt ist, der Nutzer seine Einwilligung also abwählen muss? Nein, meint der EuGH. Denn eine Einwilligung müsse „ohne jeden Zweifel“ erteilt werden. Das erfordere ein aktives Verhalten des Nutzers. Ein voreingestelltes Häkchen könne daher keine Einwilligung begründen. Denn hieraus geht nicht hervor, ob der Nutzer irgendwie aktiv wurde.

Sind Cookies personenbezogene Daten?

Der BGH hatte den EuGH gefragt, ob Cookies personenbezogene Daten sind. Dies hat der EuGH jedenfalls für den vorliegenden Fall bejaht (Rz. 45 und 67 des Urteils). Allerdings kommt es nach der durch die „Cookie-Richtlinie“ geänderten ePrivacy-Richtlinie ohnehin nicht darauf an, ob Cookies personenbezogene Daten sind oder nicht. Die Richtlinie knüpft an das Setzen von „Informationen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind“ an, unabhängig davon, ob diese einen Personenbezug ermöglichen oder nicht.

Informationspflichten beim Cookie-Setzen

Schließlich hat der EuGH auch auch zu den Informationspflichten beim Cookie-Setzen Stellung genommen. Angaben zur Funktionsdauer der Cookies gehören ebenso hierzu, wie Angaben, ob Dritte auf die Cookies zugreifen können, so der EuGH.

Konsequenzen der Entscheidung

Die ePrivacy-Richtlinie erlaubt zwar in Art. 5 III in der durch die„Cookie-Richtlinie“ geänderten Fassung, technisch „unbedingt erforderliche“ Cookies auch ohne Einwilligung zu setzen. Technische unbedingt erforderliche Cookies werden die Ausnahme sein. Viele Cookies, z.B. Session-Cookies oder solche, die Spracheinstellungen steuern, erleichtern zwar die Bedienung für den Nutzer. Sie sind aber nicht „unbedingt“ erforderlich. Für Cookies, die einen Personenbezug herstellen, gelten diese Ausnahmen ohnehin nicht.

Auch der Umstand, dass die Cookie-Richtlinie an sich bis zum 25.5.2011 in deutsches Recht hätte umgesetzt werden müssen, dies aber immer noch nicht geschehen ist, ändert daran nichts. Denn nach Ablauf der Umsetzungsfrist müssen die Gerichte innerstaatliches Recht so weit wie möglich am Wortlaut und Zweck der Richtlinie auslegen (EuGH EuZW 2004, S. 691, Rn. 100 – 113; OLG Bremen v. 3.4.2007 – Verg 2/07). Wer Cookies setzen möchte, tut also gut daran, vorher den Nutzer über die betreffenden Cookies zu informieren und dessen Zustimmung einzuholen.

Zum Urteil: EuGH, Urteil vom 1.10.2019 – C-673/17 – Planet49 GmbH/Verbraucherzentrale

Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


Mehr zum Thema:

(mehr …)

Nichtigkeit eines Designs wegen unterschiedlicher Darstellungen – BGH v. 20.12.2018 – I ZB 25/18 – Sporthelm

BGH v. 20.12.2018 – I ZB 25/18 – Sporthelm

Können verschiedene Helme einheitlich geschützt sein?

402008001032-0001.3 402008001032-0001.2 402008001032-0001.7 402008001032-0001.6

Am 9.7.2019 hat der BGH seine Entscheidung „Sporthelm“ veröffentlicht. Die zentrale Frage der Entscheidung lautete: Kann der Schutzumfang eines Designs, das unterschiedliche Ausführungen ein und desselben Erzeugnisse (Sporthelm) wiedergibt, einheitlich sein? Der BGH hat hier seine aus dem Jahr 2001 stammende „Sitz-Liegemöbel“-Rechtsprechung entgültig aufgegeben.

Der Fall: Beim Deutschen Patent- und Markenamt sind für das Design 402008001032-0001 die oben abgebildeten Darstellungen hinterlegt. Diese zeigen für ein und dieselbe Einzelanmeldung verschiedene Helme. Die Helme unterscheiden sich in der Grundfarbe, im Dekor und in den Riemen (mit und ohne Ohrenklappen). Teilweise enthalten die Helme einen „Reiterknopf“. Ein Nichtigkeitsantrag an das DPMA wurde damit begründet, dies sei tatsächlich nicht „ein“ Design mit einem Schutzumfang. Vielmehr handele es sich um mehrere Designs. Ein einheitlicher Schutzumfang könne man daher nicht feststellen. Es sei nicht feststellbar, welche Merkmale geschützt sein sollen und welche nicht. Das Bundespatentgericht lehnte es aber ab, das Design für nichtig zu erklären. Es gebe eine „Schnittmenge“ übereinstimmender Merkmale: Allen Helmen gemein sei jedenfalls eine identisch geformte Helmschale.

Ein Design ist nach dem Gesetz (§ 1 Nr. 1 DesignG) die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses. Ein Design, das in der Anmeldung mehrere Darstellungen unterschiedlicher Ausführungen enthält, ist nichtig (vgl. § 33 I Nr. 1 DesignG). Die bisherige Rechtsprechung war in diesen Fällen allerdings großzügiger.

Die „Sitz-Liegemöbel“-Entscheidung: Schutz für Schnittmenge der Übereinstimmungen?

In der „Sitz-Liegemöbel“-Entscheidung (BGH v. 15.2.2001 – I ZR 333/98 – Sitz-Liegemöbel) ging der BGH noch davon aus, dass man bei mehreren Darstellungen mit unterschiedlichen Ausführungen eine Schnittmenge der übereinstimmenden Merkmale bilden könne. Dies sei dann der Schutzumfang. In dem Fall ging es um das folgende Design eines Sofas:

Sitzmoebel_1 Sitzmoebel_2 Sitzmoebel_3

Die hinterlegten Abbildungen unterschieden sich. Teilweise war die Vorderkante S-förmig geschwungen und wurde durch ein zustellbares Modul ergänzt. Teilweise lief der linke Sofaschenkel in einem „Polstertropfen“ aus, teilweise in einer Armlehne. Dennoch hatte der BGH angenommen, die Abweichungen seien irrelvant und deshalb verletze der Vertrieb des folgenden Sofas diese Design:

Verletzung der "Schnittmenge"?

Verletzung der „Schnittmenge“?

Diese Rechtsprechung hat der BGH nun aufgegeben. Ein Design könne immer nur einen einheitlichen Schutz haben. Der Schutzumfang müsse sich unmittelbar aus den Darstellungen des Registers ergeben. Eine Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmalen würde aber nur im Kopf des Betrachters existieren. Das sei mit Rechtssicherheit nicht vereinbar. Ein einheitlicher Schutz für die Darstellungen verschiedener Helme sei nicht zu ermitteln. Der BGH hat die Sache nun an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Dieses muss das Design nun für nichtig erklären.

Tipp: Bei der Anmeldung zur Eintragung als Gemeinschaftsgeschmacksmuster können bis zu sieben verschiedene Ansichten des Musters eingereicht werden. Die deutsche Designverordnung erlaubt bei der Anmeldung eines deutschen Designs sogar bis zu zehn Ansichten. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Eigenart, d. h. die Unterscheidbarkeit von anderen Mustern, in mehren Abbildungen darzustellen. Was das Muster eigenartig macht, muss aus den Abbildungen hervorgehen. Bei dreidimensionalen Erzeugnissen empfiehlt sich die Einreichung von Abbildungen des Erzeugnisses aus allen relevanten Perspektiven. Unbedingt müssen die Abbildungen ein und dasselbe Modell betreffen.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Geschmacksmuster und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

(mehr …)

Das Sperren von Mitbewerbern auf Amazon mit unwirksamen Geschmacksmustern oder Designs

amazon-de-logo-490x270

Geschmacksmuster und Designs sind ungegeprüfte Schutzrechte

In letzter Zeit haben Amazon Marketplace-Händler vermehrt mit einem Phänomen zu tun, das aus den Besonderheiten des Design- und Gebrauchsmusterrechts resultiert: Die Anmeldung eines Designs beim DPMA oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim EUIPO wird von den Ämtern so gut wie nicht geprüft. Insbesondere die Rechtsgültigkeit des angemeldeten Geschmacksmusters oder Designs prüfen die Ämter nicht. Alleine der Umstand, dass das Muster eingetragen ist, heißt längst nicht, dass das Design oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Anmeldezeitpunkt auch neu war und Eigenart hatte. Das prüfen nämlich weder das DPMA, noch das EUIPO. (mehr …)

Influencer Marketing und Recht: Private Meinungsäußerung oder kennzeichnungspflichtige Werbung?

Instagram 012111746

[Update 29.11.2019] OLG Frankfurt v. 23.10.2019 – 6 W 68/19 – Getarnte Werbung durch „Influencer“:

Wer sich für Gegenleistung bedankt und Marken-Tags ohne redaktionellen Beitrag setzt, muss alle seine Posts als Werbung kennzeichnen

Werbung muss man kennzeichnen. Sonst handelt es sich um unzulässige getarnte Werbung (§ 5a VI UWG).  Das gilt ganz generell und nicht nur für soziale Netze. Ausnahme: Der kommerzielle Zweck ergibt sich aus den Umständen. Keinen kommerziellen Zweck verfolgen private Meinungsäußerungen (d. h. als Nichtunternehmer) oder rein redaktionelle Inhalte. Beim Influencer Marketing verschwimmen die Grenzen. Eine Influencerin lebt ja gerade davon, dass sie ihr Privatleben kommerzialisiert.

Influencer oder Influencerinnen berufen sich daher gerne darauf, sie handelten privat. Besonders, wenn sie wegen Schleichwerbung  vor Gericht stehen. Dann behaupten Influencer fast immer, sie hätten für einen Post keinerlei Gegenleistung erhalten (z.B. KG Berlin v. 8.1.2019 – 5 U 83/18 – siehe unten; LG München I v. 29.4.2019 – 4 HK O 14312/18). Das Gegenteil zu behaupten, wäre an sich Sache des Klägers. Ob ein Influencer für einen Post bezahlt wurde, weiß dieser aber so gut wie nie. Dieser Verteidigungsstrategie der Influencer hat das Oberlandesgericht Frankfurt mit einem Beschluss vom 23.10.2019 – 6 W 68/19 – Getarnte Werbung durch „Influencer“ – einen Strich durch die Rechnung gemacht.

DER FALL: Eine Influencerin mit 582.000 Followern auf Instagram postet einen Beitrag mit Tag, die mit den Instagram-Account eines Hotels mit Restaurant verlinkt ist. Im Beitrag bedankt sie sich  für die Einladung in die Region, die Planung der Reise, die tolle Unterkunft und Verpflegung. Die Influencerin behauptete auch hier, sie habe keinerlei Gegenleistung erhalten. Außerem sei sie mit der Tochter des Hotelinhabers befreundet. Schließlich sei auch aus den Umständen erkennbar, dass es sich um einen gewerblich genutzten Instagram-Account handele.

Dank der Influencerin weist auf geschäftliche Handlung hin

Das Oberlandesgericht stellte entscheidend darauf ab, dass die Influencerin sich bei dem Hotel bedankt habe. Das belege, dass es sich um eine geschäftliche Handlung gehandelt habe. Denn sie habe eine Gegenleistung für Ihre Werbung erhalten. Auch wenn sie mit der Tochter des Inhabers befreundet sei, ändere das nichts daran, dass es sich zugleich um eine geschäftliche Handlung gehandelt habe. Der Posts habe auch keinen redaktionellen Inhalt gehabt, der einen Tag gerechtfertigt hätte.


Jetzt bestellen und Abmahnungen vermeiden: „Rechtssicher werben“ von Thomas Seifried – Erhältlich im Buchhandel oder bei Amazon

"Rechtssicher werben" - Abmahnungen vermeiden bei Erstellung und Durchführung von Werbekampagnen

„Rechtssicher werben“ – Abmahnungen vermeiden bei Erstellung und Durchführung von Werbekampagnen

Aus dem Inhalt:

  • Leads generieren mit Gewinnspielen
  • Auswahl von Begriffen, Texten, Medien und Designs
  • Werbung mit fremden Marken
  • Marken- und Designrecherchen durchführen
  • Irreführende und vergleichende Werbung
  • Preis- und Rabattwerbung
  • E-Mail-Werbung und Telefonakquise
  • Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA)
  • Social Media und Influencer-Marketing

Kommerzieller Zweck erfasst den ganzen Instagram-Account

Jedenfalls aber sei es unstreitig, dass die Influencerin bereit ist, für Produktplazierungen bezahlt zu werden. Deshalb sei jeder plazierte Tag eine geschäftliche Handlung, weil sie damit auch um Unternehmen werbe, die mit ihr kooperieren möchten.

Diese Ansicht steht nur zum Teil im Einklang mit Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte. Auch das Kammergericht Berlin ist der Ansicht, dass der produktempfehlende Post einen kommerziellen Charakter habe, wenn die Influencerin das präsentierte Produkt kostenlos erhalten habe (Kammergericht Berlin, Urteil  v. 8.1.2019 – 5 U 83/18). Und auch wenn es für die Markennennung keinen publizistischen Anlass gibt, sei dies ein gewichtiges Indiz für eine geschäftliche Handlung (OLG Braunschweig, Beschluss v. 8.1.2019 – 2 U 89/18).

In einem anderen Punkt aber widerspricht das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt den Entscheidungen anderer Oberlandesgerichte. Wenn die Produkte weder kostenlos überlassen, noch die Beiträge bezahlt wurden, soll die Nennung der Marke nur dazu dienen, entsprechenden Anfragen von Nutzern oder Followern zuvorzukommen (so jedenfalls das Kammergericht Berlin, Urteil  v. 8.1.2019 – 5 U 83/18, siehe unten). In solchen Fällen soll der Post auch nicht als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Man müsse daher von Post zu Post entscheiden, ob dieser kommerziell sei oder nicht. Eine solche Unterscheidung machte das OLG Frankfurt am Main nicht mit. Der kommerziellen Zweck der Post bestünde nämlich auch darin, für das eigene Unternehmen um Kooperationen zu werben. Damit sie nicht nur der einzelne Post kommerziell, sondern der gesamte Instagram-Account.

Ausnahme wegen Erkennbarkeit des kommerziellen Zwecks?

Auch unter einem anderen Gesichtspunkt ist das OLG Frankfurt andere Ansicht als andere Gerichte in Entscheidungen zum Influencer Marketing: Es geht um die Ausnahme vom Grundsatz, dass ein kommerzieller Zweck (Werbung) gekennzeichnet werden muss. Nicht gekennzeichnet werden muss nämlich, wenn der kommerzielle Zweck unmittelbar erkennbar ist. Hier setzte das LG München I an. Jedem sei klar, dass eine Influencerin mit 485.000 Follower kommerziell handele. Kein Mensch habe so viele Freunde. Schließlich wüssten auch Kinder und Jugendliche, dass Influencer nicht aus reiner Menschenliebe handelten (LG München I v. 29.4.2019 – 4 HK O 14312/18).

Das OLG Frankfurt ist andere Ansicht: Die Influencerin wende sich an jugendliche Verbraucher. Sie präsentiere sich als Privatperson, die ihre Follower an ihrem Privatleben teilhaben lässt und nicht als Unternehmerin. Das OLG Frankfurt kommt damit zum Kern des Influencer Marketings indem es feststellt:

„Es entspricht gerade dem Konzept des Influencer-Marketings, dass Influencer nicht als Werbefiguren erscheinen, sondern als Privatpersonen“.

Der kommerzielle Zweck sei gerade nicht aus den Umständen erkennbar gewesen, so das OLG. Die Werbung war daher wettbewerbswidrig.

(mehr …)

Nutzung von Marken in Domain und Google Ads durch einen Wiederverkäufer-BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung

Urteilsgründe BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung – am 2.1.2019 veröffentlicht

Die Benutzung der Marken im Webshop des Beklagten

Die Benutzung der Marken im Webshop des Beklagten

Am 2.1.2019 hat der BGH die Gründe seines Urteils vom 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung – veröffentlicht. In dem Urteil ging es um die Frage, wann die Nutzung von Marken in der Domain des Onlineshops eines Wiederverkäufers, im Inhalt eines Onlineshops und in der AdWords-Werbung (nunmehr: „Google Ads“) erlaubt ist.

Ein Onlinehändler für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger und Vorwerk-Zubehör hatte seinen Onlineshop unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ konnektiert. In seinem Onlineshop bot er außerdem auch Zubehör anderer Marken an (siehe Bild oben).

Der Kläger behauptete, dies sei eine Markenrechtsverletzung, nämlich eine Verletzung der bekannten Marke Vorwerk nach § 14 II Nr. 3 MarkenG. Außerdem würden auch seine – nicht (i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG) bekannten Marken „Kobold“ und „Tiger“ verletzt. Denn diese würden auf der Website auch als Rubriken verwendet, unter denen aber auch kompatible Konkurrenprodukte angeboten würden. Dabei würde ein erklärender Zusatz „passend für“ fehlen (siehe Bild oben).

Der Beklagte berief sich auf eine erlaubte Markennennung nach § 23 Nr. 3 MarkenG. Nach dieser Vorschrift darf eine Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware (z.B. für Vorwerk-Staubsauger) benutzt werden. Er berief sich außerdem auf den Erschöpfungsgrundsatz: Da die angebotenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in der EU verkauft worden waren, sei das Markenrecht für den Weitervertrieb „erschöpft“. Die Ware habe daher auch in der Werbung benutzt werden dürfen.

Gedankliche Verbindung zwischen „Vorwerk“ und „keine-vorwerk-vertretung“?

Bei bekannten Marken ist es nicht erforderlich, dass die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird. Es reicht aus, dass man die Bezeichnung „keine-vorwerk-vertretung“ gedanklich mit der bekannten Marke „Vorwerk“ verbindet und die Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird.

Der BGH stellte zunächst klar, dass man die Domain mit der Marke gedanklich in Verbindung bringt. Denn ihrem Sinn nach besage sie nur, dass der Händler außerhalb der Vertriebsstruktur der Klägerin stehe. Sie besage aber nicht, dass unter der Domain keine Vorwerk-Originalwaren angeboten würden. Man würde die Domain vielmehr so verstehen, dass es sich um einen freien Händler handele, der Originalprodukte anbietet.

Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke?

Voraussetzung der Verletzung der bekannten Marke ist es, dass deren Unterscheidungskraft unlauter ohne rechtfertigenden Grund ausgenutzt wird. Das beurteilt die Rechtsprechung durch „Würdigung aller relevanten Umstände“. Besonders berücksichtigt sie hier den Grad der Bekanntheit und der Unterscheidungskraft, die Ähnlichkeit von bekannter Marke und angegriffenem Zeichen und die Nähe der betroffenen Produkte. Bei dieser Würdigung berücksichtigt die Rechtsprechung auch § 23 Nr. 3 MarkenG, wonach eine Benutzung einer Marke dann erlaubt ist, wenn dies unbedingt nötig ist, um auf die Bestimmung einer Ware als Ersatzteil oder Zubehör hinzuweisen.

War Benutzung der Marken unbedingt notwendig?

Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn man über den Zweck des Produkts nicht anders, als durch Angabe der Marke, informieren kann. Die Angabe der Marke muss hierfür unerlässlich sein und ihre Verwendung muss sich auf ein notwendiges Minimum beschränken. Andere Möglichkeiten der Information über die Produktbestimmung dürfen nicht zur Verfügung stehen (vgl. BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16keine-vorwerk-vertretung, Rz. 25f.).

Der BGH meinte, die Nutzung der bekannten Marke „Vorwerk“ schon in der Domain sei für die Bestimmung der Vorwerk-kompatiblen Konkurrenzprodukte nicht nötig gewesen. Eine Kompatibilität hätte man auch im Angebotstext erwähnen können. Die Nutzung der bekannten Marke in der Domain verstieß daher gegen die guten Sitten. Auch die Nutzung der Marken „Hobold“ und „Tiger“ war nicht durch § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Denn in der Navigationsleiste wurden unter den Rubriken „Kobold“ und „Tiger“ nicht nur Originalprodukte, sondern auch kompatible Produkte anderer Hersteller angeboten. Es fehlte außerdem ein erklärender Hinweis wie etwa „passend für“.

Erschöpfungsgrundsatz

Was aber den „Erschöpfungsgrundsatz“ betraf, hat der BGH seine Rechtsprechung präzisiert. Grundsätzlich ist es nach dem Markenrecht Sache des Markeninhabers, zu entscheiden, wo und wie er die Markenware erstmals in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Markt („in den Verkehr“) bringt.

Der Begriff „Erschöpfung“ bedeutet, dass der Markeninhaber die Weiterverbreitung einer mit seiner Zustimmung in der EU in Verkehr gebrachten Ware nicht mehr verbieten kann. Die Weitervertriebsrechte des Markeninhabers sind dann also „erschöpft“. Erlaubt ist dann auch eine Werbung mit der Marke (BGH, Urteil vom 17. 7. 2003 – I ZR 256/00 – Vier Ringe über Audi) und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob die Nennung der Marke unbedingt nötig war.

In seiner AIDOL-Entscheidung hatte der BGH eine Erschöpfung nur für solche Internetseite angenommen, auf denen auch Originalprodukte angeboten werden: Die Adwords-Werbung muss sich gerade auf solche Internetseite beziehen, auf denen die betreffenden Markenprodukte auch angeboten werden. Sie ist nicht erlaubt, wenn sich die Werbung auf solche Seiten (Landingpages) bezieht, auf denen andere Produkte angeboten werden (BGH, Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04AIDOL).

Dies hat der BGH nun für die Situation von Wiederverkäufern, die neben Originalwaren auch Produkte anderer Hersteller vertreiben, relativiert: In diesen Fällen kommt es darauf an, ob berechtigte Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Denn ein Wiederverkäufer für Produkte mehrerer Marken muss diese Marken ja benutzen, um auf sein Geschäft hinzuweisen.

Konsequenzen für Google-Ads (früher: Adwords)

Diese Relativierung der AIDOL-Rechtsprechung hatte auch Konsequenzen für die von dem Beklagten geschalteten Adwords-Anzeigen. Diese sahen so aus:

Die Adwords-Werbung des Beklagten

Die Adwords-Werbung des Beklagten

Auch hier nahm der BGH eine Erschöpfung an. Die Marke „Vorwerk“ habe zulässigerweise auch in der Adwords-Anzeige benutzt werden dürfen, auch wenn in dem Onlineshop auch andere Produkte, als Original-Vowerk-Produkte, beworben wurden. Bei einem Wiederverkäufer fehle es nicht am Bezug auf konkret von der Erschöpfung erfassten Produkte, nur weil er neben Markenprodukten auch Fremdprodukte anbietet. Der BGH zweifelte aber auch hier, ob der Markeninhaber sich nach § 24 II MarkenG gegen die Benutzung der Bezeichnung aus berechtigten Gründen wehren konnte.

Kann sich der Markeninhaber dennoch aus berechtigen Interessen gegen die Marken wehren?

Der BGH hat daher den Fall an das Oberlandesgericht Köln zurückverwiesen. Dieses muss nun prüfen, ob es berechtigte Gründe für den Markeninhaber gibt, mit denen er sich einer Nutzung der Marken widersetzen kann. Der BGH hat gleichwohl die Marschrichtung vorgegeben: Er tendiert dazu, die Nutzung der Marke in der Domain für unzulässig zu halten, weil sie das für einen Hinweis auf die Markenwaren erforderliche Maß übersteigt. Das gleiche gilt für die Nutzung der Marken in den Rubriken des Onlineshops und den Adwordsanzeigen. Bei letzterem zweifelt der BGH, ob man hier nicht hätte deutlich machen müssen, dass zwischen dem Beklagten und dem Markeninhaber keine wirtschaftlichen Verbindungen bestehen.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

(mehr …)

Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz: Verlust der wettbewerblichen Eigenart durch Zweitvertrieb unter Luxusmarke OLG Düsseldorf v. 28.6.2018 – 20 U 3/18 – Badelatsche

Wettbewerbliche Eigenart wieder verloren? (Bildquelle: OLG München v. 12.7.2018 - 29 U 1311/18)

Wettbewerbliche Eigenart wieder verloren (Bildquelle: OLG München v. 12.7.2018 – 29 U 1311/18)

Kann eine wettbewerbliche Eigenart verloren gehen?

Ein weltweit führende Sportartikelhersteller vertrieb  seit dem Jahr 2016 die oben dargestellten „Badelatschen“ unter der Bezeichnung „The Fur Slide, Puma Fenty by Rihanna“. „Creative Director“ sei die Popsängerin Rihanna gewesen. Die Sohlen der Schuhe hatten eine schlangenhautähnliche Musterung und einen Kunstfell-Riemen. Sie wandte sich gegen einen Konkurrenten, der weitgehend identische Schuhe vertrieb. Dies sei eine unlautere wettbewerbsrechtliche Nachahmung sog. („ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz“).

Neben dem Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses muss für einen solchen Anspruch das nachgeahmte Produkt „wettbewerbliche Eigenart“ haben. Das bedeutet: Die Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses können das Publikum auf dessen betriebliche Herkunft oder dessen Besonderheit hinweisen (BGH v. 15.9.2005, I ZR 151/02Jeans I). Dabei kommt es auf das Gesamtdesign an (BGH v. 17.7.2013, I ZR 21/12 –  Einkaufswagen III, Rz. 21). Ebenso wie bei Marken die Kennzeichnungskraft, kann auch die wettbewerbliche Eigenart durch  Bekanntheit gesteigert sein (BGH a.a.O. – Einkaufswagen III, Rz. 25). Die wettbewerbliche Eigenart kann aber auch wieder verloren gehen.

Das Landgericht verurteilte den Mitbewerber. Die Schuhe würden sich in der Kombination von Sohle und Fellriemen von anderen damals bekannten Schuhen unterscheiden und hätten daher wettbewerbliche Eigenart. Das Gericht verurteilte daher den Wettbewerber.

In der Berufungsverhandlung behauptete der Mitbewerber, diese wettbewerbliche Eigenart sei wieder verloren gegangen. Denn der folgende vergleichbare Schuh mit Echtfell-Riemen

Badelatsche_OLG-D_20_U_3_18_Urteil_20180628_1

(Bildquelle: OLG Düsseldorf v. 28.6.2018 – 20 U 3/18)

würde von „Givenchy“ vertrieben und zwar mit Zustimmung der Antragstellerin. Daher würde man dieses Modell nicht mehr nur einem Hersteller zuordnen.

Das OLG Düsseldorf gab dem Wettbewerber recht: Dadurch dass ein vergleichbares Modell mit Zustimmung der Antragstellerin vertrieben werde, sei die wettbewerbliche Eigenart verloren gegangen. Man würde diesen Schuh nicht mehr einem bestimmten Hersteller zuordnen. Auf die Berufung des Wettbewerbers wurde der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.

Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


Thomas Seifried

Thomas Seifried

Haben Sie Fragen zum Thema? Rufen Sie uns unverbindlich an: 069 915076-0

Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

(mehr …)

Markenanmeldungen: Kann eine unwahrscheinlichere Benutzungsabsicht eine fehlende Unterscheidungskraft überwinden? BGH v. 21.6.2018 – I ZB 61/17 – #darferdas?

Unterscheidungskraft durch beabsichtigte Verwendung auf Etikett (rechts)?

Unterscheidungskraft durch beabsichtigte Verwendung auf Etikett (rechts)?

Die fehlende Unterscheidungskraft als Schutzhindernis

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung zur Eintragung als deutsche Marke oder Unionsmarke anmeldet, muss über die Hürden der absoluten Eintragungshindernisse springen. Das wichtigste solche Eintragungshindernis ist die fehlende Unterscheidungskraft8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I b) UMV). Eine fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden. Manchmal aber versuchen Anmelder, die fehlende Unterscheidungskraft auf andere Art zu überwinden. Sie behaupten dann im Anmeldeverfahren, dass sie das angemeldete Zeichen auf eine weniger wahrscheinliche Art benutzen möchten. Kann das gelingen?

Bundespatentgericht verneint Schutzfähigkeit für die „wahrscheinlichste Verwendungsform“

Der Fall: Mit einer deutschen Markenanmeldung begehrt die Anmelderin Schutz für die Bezeichnung

                    „#darferdas?“

u.a. für Bekleidungsstücke. Das DPMA wies die Anmeldung zurück. Die Bezeichnung sei für Bekleidungsstücke nicht schutzfähig, die Unterscheidungskraft würde fehlen.

Im Beschwerdeverfahren war das Bundespatentgericht der selben Meinung (BPatG, Beschluss v. 3.5.2017 – 27 W(pat) 551/16): Die Bezeichnung sei eine verständliche, in deutsche Sprache formulierte Frage. Als solche würde man sie auch verstehen. Die regelverletzende Zusammenschreibung und Kleinschreibung des ersten Buchstabens würde an der fehlenden Unterscheidungskraft nichts ändern. Solche Regelverletzungen seien vielmehr in der Werbung üblich. Das gleiche gelte für den Hashtag. Auch dass die Bezeichnung nicht eng auf die angemeldeten Waren (Bekleidungsstücke) beziehen würde und für diese auch nicht beschreibend sei, würde daran nichts ändern. Denn gerade bei Bekleidungsstücken seien „Fun-Sprüche“ und „Botschaften nach außen“ weit verbreitet. Die angemeldete Bezeichnung würde man daher als Motiv verstehen und nicht als Herkunftshinweis.

Mit der Rechtsbeschwerde ging die Anmelderin zum Bundesgerichtshof. Sie meint, richtigerweise müsse man nicht nur die wahrscheinlichste Verwendungsform berücksichtigen, sondern auch andere naheliegende Verwendungsformen. Beispielsweise möchte sie die Bezeichnung „#darferdas?“ auch auf Etiketten aufbringen. In einer Verwendung auf Etiketten würde man einen Herkunftshinweis sehen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht übergab die Anmelderin als Verwendungsbeispiel eine T-Shirt mit eingenähtem Innenetikett mit der Aufschrift „#darferdas?“.

Ist nur die „wahrscheinlichste“ Verwendungsform zu berücksichtigen?

Tatsächlich hatte der BGH in der Vergangenheit die Verwendung eines Zeichens auf einem Etikett als Herkunftshinweis angesehen (z.B. BGH v. 10.11.2016 – I ZR 191/15Sierpinksi-Dreieck). Er war sich daher nun nicht mehr so sicher, ob er neben der wahrscheinlichsten auch andere naheliegende Verwendungen berücksichtigen muss. Der BGH hat daher den EuGH gefragt (Beschluss vom 21.06.2018 – I ZB 61/17#darferdas?):

Hat ein Zeichen auch dann Unterscheidungskraft, wenn es zwar nicht für die wahrscheinlichste, aber dennoch für bedeutsame Verwendungsformen als Herkunftshinweis dienen kann?

EuGH stellt auf wahrscheinlichste Verwendung ab

Der EuGH hatte in der Vergangenheit zu diesem Problem bereits Stellung genommen und zwar für eine Gemeinschaftsmarke (jetzt: Unionsmarke). In der Entscheidung vom 26.04.2012 – C-307/11 – Deichmann SE/HABM (Umsäumter Winkel) ging es um das folgende Zeichen, angemeldet für „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“:

Unterscheidungskraft für den "umsäumten Winkel"?

Unterscheidungskraft für den „umsäumten Winkel“?

Das Amt hatte die Eintragung abgelehnt. Es handele sich um eine dekorative Applikation oder einen Aufsatz zur Verstärkung, wie sie in der Schuhbranche allgemein verwendet würden. Das Zeichen habe daher keine Herkunftsfunktion. Die Anmelderin entgegnete hierauf, sie wolle das Zeichen an der Außenseite von Sport- und Freizeitschuhen anbringen, also dort, wo bei solchen Schuhen üblicherweise eine Marke angebracht würde. Der EuGH stellte in dem Urteil fest, dass das Amt andere Verwendungsformen, als die wahrscheinlichste, nicht berücksichtigen muss. Da das Amt aber eine wahrscheinlichste Verwendung als Applikation festgestellt hatte und außerdem die Anmeldung „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“ im allgemeinen betraf, nicht aber „Sport- und Freizeitschuhe“, wies der EuGH das Rechtsmittel der Anmelderin zurück.
Auch in seinem „Birkenstock-Sales“-Urteil hatte der EuGH bestätigt, dass es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf die „nicht wenig wahrscheinlichen“ Verwendungen des angemeldeten Zeichens ankommt (EuGH vom 13.09.2018 – C-26/17 PBirkenstock Sales/EUIPO, Rz. 40).

Es ist wenig wahrscheinlich, dass der EuGH seine Rechtsprechung hierzu ändert. Zum einen betont der EuGH in ständiger Rechtsprechung, dass er für Tatsachen- und Beweiswürdigung nicht zuständig ist und Fragen zur wahrscheinlichen Benutzung hierzu zählen (z.B. EuGH vom 13.09.2018 – C-26/17 PBirkenstock Sales/EUIPO). Zum anderen würde die Berücksichtigung von nicht nur der  wahrscheinlichsten Verwendung dazu führen, dass die fehlende Unterscheidungskraft eines Zeichens fast immer umgangen werden könnte. Für den Bekleidungsbereich müsste ein Anmelder hierfür nur angeben, dass er sein Zeichen auf Etiketten anbringen möchte.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

(mehr …)

Geschmacksmusterschutz einer eTPU-Schuhsohle – LG München I, Urteil vom 16.01.2018 – 133 O 15848/17

Der beanstandete Schuh

Der beanstandete Schuh

Ein bekannter Sportartikelhersteller ging in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen den Vertrieb des oben wiedergegebenen Sicherheitsschuhs vor. Der Schuh war mit einer Sohle aus expandiertem thermoplastischen Polyurethan („eTPU“) ausgestattet:

eTPU-Schuhsohle, Detailansicht

eTPU-Schuhsohle, Detailansicht

Für den Sportartikelhersteller war das folgende Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen:

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 002219956-0038, Inhaber: adidas AG

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 002219956-0038, Inhaber: adidas AG

Nach Ansicht des Sportartikelherstellers weise das Muster die folgenden Merkmale auf:

(1) Markant eingeprägte, gleich große und gleichmäßige aneinandergereihte, gleichseitige Hegaxone („Hexagonalstruktur“);

(2) dahinter eine dezent angedeutete Mosaikstruktur („Mosaikstruktur“);

(3) einen weiß leuchtenden, feinporigen Hintergrund.

Das Landgericht München I hatte mit einstweiliger Verfügung vom 8.11.2017 den Vertrieb des Schuhs verboten. Hiergegen hatte die Antragsgegnerin Widerspruch eingelegt. Sie meinte, das Muster verfüge über keine Eigenart. Vergleichbare Schuhsohlengestaltungen habe es vor dem Anmeldezeitpunkt am 12.04.2013 schon gegeben. Die „Mosaikstruktur“ sei außerdem nicht schutzfähig, weil sie technisch bedingt sei. Im Widerspruchsverfahren legte die Antragsgegnerin verschiedene Schuhsohlengestaltungen vor, von denen eine zumindest bereits vor dem Anmeldezeitpunkt ein Hexagonalmuster trug.

Auf den Widerspruch der Verfügungsbeklagten hat das Landgericht München I dennoch die einstweilige Verfügung bestätigt. Das Landgericht München I befand, dass die Sohle des Sicherheitsschuhs die wesentlichen prägenden Gestaltungsmerkmale des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters „nahezu identisch“ übernommen habe. Auf die ebenfalls den Gesamteindruck prägenden Reliefe und Vertiefungen der beanstandeten Sohle ging das Landgericht nicht ein.

Das Landgericht meinte, das Geschmacksmuster verfüge über einen weiten Schutzumfang wobei es bei Schuhsohlen lediglich eine durchschnittliche Musterdichte mit einer durchschnittlichen Gestaltungsfreiheit des Designers gebe. Das allerdings widerspricht höchstrichterlicher Rechtsprechung. Denn  bei der Bestimmung des Schutzumfangs nach Art. 10 II GGV – ebenso wie bei der Bestimmung der Eigenart nach Art. 6 II GGV – ist der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Geschmacksmusters zu berücksichtigen. Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters eine Wechselwirkung: Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führt zu einem engen Schutzumfang des Musters Dagegen führt eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Musters (BGH, Urteil vom 19. 5. 2010 – I ZR 71/08Untersetzer).

Ohne Begründung hatte das Landgericht auch den Vortrag der Antragstellerin übernommen, das Muster verfüge über einen „weiß leuchtenden, feinporigen Hintergrund“. Das Geschmacksmuster ist tatsächlich aber weder weiß, noch „leuchtend“. Die Eintragung gibt vielmehr ein graues Muster wieder (siehe Abbildung oben). Die Farbe aber ist ein wesentliches Merkmal, das die Erscheinungsform eines Erzeugnisses mitbestimmt (vgl. Art 3 (a) GGV). Das Landgericht meinte auch, die Antragsgegnerin habe nicht ausreichend glaubhaft gemacht, dass die Mosaikstruktur ausschließlich technisch bedingt sei. Jedenfalls aber habe es vorher keine Kombination von Hexagonalstruktur, Mosaikstruktur und „weiß leuchtenden, feinporigen Hintergrund“ gegeben. Das Landgericht München I hat hier übersehen, dass richtigerweise technisch bedingte Gestaltungsmerkmale bei der Prüfung, ob ein Geschmacksmuster verletzt wird, auszublenden sind (vgl. ebenfalls zu eTPU-Sohlen: OLG Düsseldorf v. 19.04.2016 – I-20 U 143/15). Es ist nicht bekannt, ob die Antragsgegnerin Berufung gegen das Urteil eingelegt hat.

Entscheidungen anderer Gerichte zum Geschmacksmusterschutz von eTPU-Sohlen

Schuhsohlen aus expandiertem thermoplastischen Polyurethan (eTPU) waren bereits Gegenstand gerichtlicher Entscheidung. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte die spezifische Oberfächenstruktur (im Fall des Landgerichts München I: „Mosaikstruktur“) als nicht schutzfähig angesehen (OLG Düsseldorf v. 19.04.2016 – I-20 U 143/15). Auch das Landgericht Frankfurt sah die als Ergebnis des Produktionsprozesses entstandene Oberflächenstruktur als technisch bedingt und damit als nicht schutzfähig an (LG Frankfurt, Urteil v. 17.06.2015 – 2-06 O 459/13Ausschluss technisch bedingter Gestaltungsmerkmale). Beklagte war in diesem Verfahren allerdings die Antragstellerin des hier beschriebenen Verfügungsverfahrens.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt für Geschmacksmuster und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 

(mehr …)

EuGH Urteil vom 12.06.2018- C-163/16 – Christian Louboutin – Rote Schuhsohle ist als Marke schutzfähig

Rote_Sohle_Verletzungsform_2

Die von "Van Haren" angebotenen Schuhe

Die von „Van Haren“ angebotenen Schuhe

Das Unternehmen „Van Haren“ hatte die oben abgebildeten Damenschuhe mit hohen Absätzen und roter Sohle verkauft. In einem Rechtsstreit vor der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) behauptet Christian Louboutin, dies würde seine folgende rote Positionsmarke für Sohlen von Damenschuhen mit Absatz (Benelux-Marke Nr. 0874489) verletzen:

Die Benelux-Marke Nr. 0874489 von Christian Louboutin

Die Benelux-Marke Nr. 0874489 von Christian Louboutin

Die Beklagte, das Unternehmen „Van Haren“ meinte hingegen, die Marke sei in Wirklichkeit eine zweidimensionale Marke in Rot, die auf die Sohlen der Schuhe aufgebracht sei. Sie würde der Form dieser Schuhe entspreche und ihnen einen wesentlichen Wert verleihe. Sie sei daher für nichtig zu erklären.

In der Markenbeschreibung heißt es ausdrücklich, dass die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst ist, sondern nur dazu dient, die Position der von der Eintragung erfassten roten Farbe zu zeigen.

Nach Art. 3 I e) iii) der alten Markenrechtsrichtlinie ist ein Zeichen, dass ausschließlich aus der Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht schutzfähig. Ist eine solche Marke dennoch eingetragen worden, kann sie nach dieser Vorschrift für nichtig erklärt werden.


Es geht in dem Verfahren C-163/16 um den Art. 3 I e) iii) der alten Markenrechtsrichtlinie RL (EU) 2008/95. Die Markenrechtsrichtlinie ist auch Grundlage der meisten Bestimmungen im deutschen Markengesetz. Die entsprechende Vorschrift ist hier § 3 II Nr. 3 MarkenG.

Art. 3 I e) iii) der alten Markenrechtsrichtlinie war Grundlage einer entsprechenden Vorschrift im Markenrecht der Benelux-Staaten. Sie findet sich auch in der neuen Markenrechtsrichtlinie, der Richtlinie (EU) 2015/2436, wieder, wobei jetzt nicht nur eine wertbestimmende Form, sondern auch andere charakteristische Merkmale schutzausschließend sind, Art. 4 I e) iii) Markenrechtsrichtlinie (neu). Eine identische Vorschrift gibt es auch in der Verordnung über die Unionsmarke, Art. 7 I e) iii) UMV.


Die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) setzte das Verfahren aus und stellte dem EuGH die folgende Frage:

„Beschränkt sich der Begriff der Form im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?“

Zweck des Art. 3 I e) iii) der Richtlinie 2008/95 ist es, Formen, die für das Publikum besonders anziehend sind, für den Markt frei zu halten. Der Ruf der Louboutin-Marke beruht nach Ansicht des vorlegenden Gerichts im Wesentlichen auf der roten Farbe der Schuhsohle und nicht auf der Form der Schuhsohle.

EuGH: Marke Christian Louboutin schützt Farbe, nicht Form

Der EuGH hat mit heutigem Urteil verkündet, dass der Schutzausschließungsgrund des Art. 3 I e) iii) der Richtlinie 2008/95 hier nicht anwendbar ist. Er hat explizit auch auf die der Markenanmeldung beigefügten Beschreibung hingewiesen. Die Marke würde eben gerade nicht „ausschließlich aus der Form“ bestehen. Eine Farbe sei eben keine Form. Aus der Markenbeschreibung ergebe sich, dass die Kontur des Schuhs nicht geschützt sein soll, sondern nur dazu dient, die Position der roten Farbe anzuzeigen.

Die Entscheidung stärkt die Positionsmarke. Letztendlich wird zwar jeder Wert von externen Faktoren bestimmt, nämlich vom Publikum (dem Markt). Wertbestimmend für die Marke Christian Louboutin ist tatsächlich die rote Farbe, nicht die Form der Schuhsohle. Umgekehrt wird durch die Marke auch nicht die Form der Schuhsohle monopolisiert (was Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95  verhindern will). Denn geschützt ist nicht generell eine Schuhsohle mit Absatz, sondern eine solche nur, wenn sie Rot ist.

Schweiz lehnte Markenschutz für rote Sohle ab

Im vergangenen Jahr hatte das Eidgenössische Insitut für Geistiges Eigentum einen Schutz der roten Sohle als Marke in der Schweiz abgelehnt. Der EuGH hat hier anders, als  das Amt in der Schweiz, einen Markenschutz bejaht.

In Europa (d.h. der Union) hingegen wird Christian Louboutin weiterhin gegen Anbieter von Damenschuhen mit Absätzen und roten Sohlen vorgehen können.

Autor: Thomas Seifried, Rechtsanwalt für Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

(mehr …)