Versender von O2-Werbeemails muss 11.000,00 Euro Vertragsstrafe bezahlen – OLG München v. 23.01.2017 – 21 U 4747/15 – Vertragsstrafe wegen unverlangter Werbe-E-Mails

Der Versender von O2-Werbeemails, u.a. für „O2-Freikarten“, muss für den Versand von 22 Werbeemails Euro 11.000,00 an deren Empfänger bezahlen.

 

Marke O2 Freikarte

Der Fall: Weil sie im Jahr 2011 Werbeemails ohne Einwilligung versandt hatte, hatte die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Anschließend hatte sie zahlreiche Emailnachrichten an verschieden Emailadressen des Klägers versandt. Dieser verlangte daher von der Beklagten für jede dieser Emailnachrichten eine Vertragsstrafe. Für 22 dieser Emailnachrichten sprach das Oberlandesgericht München dem Kläger eine Vertragsstrafe von insgesamt Euro 11.000,00 zu.

Nur konkrete Emailadresse von strafbewehrten Unterlassungserklärung erfasst?

Zunächst ging es in dem Rechtsstreit um den Umfang der Unterlassungspflicht. Die Werbemails der Beklagten gingen an verschiedene Emailadressen des Klägers. In seiner wettbewerbsrechtlichen Abmahnung hatte er die Beklagte aufgefordert, es zu unterlassen

„Emails jeglicher Art an E-Mail-Adressen zu ….@m….de zu senden.“

Laut strafbewehrter Unterlassungserklärung verpflichtete sich die Beklagte, es künftig zu unterlassen,

„ihn [den Beklagten] zum Zweck der Werbung zu o2 Produkten per Email zu kontaktieren“.

Die Beklagte meinte daher, eine Vertragsstrafe müsse sie nur bezahlen, wenn ihre Werbeemail an eben diese Adresse eingegangen sei. Denn nach Ansicht des OLG Celle (OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14 – E-Mail Werbung) könne eine Unterlassungserklärung, die ausdrücklich nur für eine konkrete Emailadresse abgegeben wurde, eben nur für Emailwerbung an jene Emailadresse einen Vertragsstrafeanspruch entstehen lassen (freilich mit der Folge, dass eine solche Unterlassungserklärung auch die Wiederholungsgefahr nicht entfallen lässt, vgl. OLG Celle a.a.O.).

Das OLG München widersprach: Denn der Kläger hatte es sich vor dem Prozess der Beklagten gegenüber die Zusendung von E-Mails an „real und nicht real existierende Benutzer auf meiner Domain“ zu unterlassen. Unter diesem Gesichtspunkt müsse die strafbewehrte Unterlassungserklärung der Beklagten ausgelegt werden. Sie kann daher nur so verstanden werden, dass mit dem Wort „ihn“ [zu kontaktieren], alle Emailadressen des Klägers gemeint waren.

Bestätigungsemail im Double-Opt-Verfahren als Werbeemail?

Ein Teil der strittigen Emailnachrichten, waren an den Kläger im sog. „Double-Opt-In“-Verfahren versandt worden. Nur kurz nahm das OLG München daher Stellung zu seinem umstrittenen Urteil, wonach auch eine Bestätigungsemail, mit der im Double-Opt-In-Verfahren der Adressat einer in einem Onlineformular eingegebenen Emailadresse gefragt wird, ob tatsächlich Emailwerbung erhalten wolle, Emailwerbung sei (OLG München v. 27.09.2012, 29 U 1682/12 zum Double-Opt-In). Andere Oberlandegerichte lehnen diese Auffassung ab (OLG Celle, Urteil vom 15.05.2014, Az. 13 U 15/14 – E-Mail-Werbung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.03.2016, Az. 15 U 64/15 – Werbeanfragen im Reisebuchungssystem).

Im Fall kam es darauf nicht an. Denn die Beklagte konnte schon nicht nachweisen, dass es überhaupt eine Anfrage gegeben hatte, die eine solche Bestätigungsemail hätte auslösen können. Zwar sagte ein Zeuge der Beklagten aus, eine Double-Opt-In-Anfrage werde grundsätzlich nur versandt, wenn eine O2-Freikarte online bestellt worden sei. Er konnte aber nicht sagen, ob eine Bestellung auch unter eben jener Emailadresse aufgegeben wurde. Das nachzuweisen sei aber Sache des Emailversenders, so das OLG München.

Dokumentationsobliegenheit im Double-Opt-In-Verfahren nach BGH v. 10.02.2011 – I ZR 164/09 – Double-opt-in-Verfahren

Der Versender einer Bestätigungsemail im Double-Opt-In-Verfahren sollte den erstmaligen Kontakt des Adressaten beweisen und dokumentieren. Das OLG München verwies hierbei auf die Anforderungen, die der BGH hierfür aufstellt (BGH v. 10.02.2011 – I ZR 164/09 – Double-opt-in-Verfahren). In diesem Urteil hatte der BGH klargestellt, dass jede einzelne Einverständniserklärung des Verbrauchers vollständig dokumentiert werden muss. Wer die Einwilligung in Form eines Online-Gewinnspiel generieren möchte, muss zunächst die Formulareintragung dokumentieren und auch die Versendung der Bestätigungsemail an eben die eingegebene Adresse. Es reicht hierbei nicht, nur die IP-Adresse zu dokumentieren (BGH.a.a.O.).

Die Beklagte konnte schon diesen Erstkontakt nicht beweisen. Daher seien die Emails an den Kläger in jedem Falle Werbung. Für insgesamt 22 nachgewiesen Werbe-Emails an den Beklagten verurteilte das OLG München deren Versender zur Bezahlung von € 500,00 je Email, insgesamt also € 22.000,00.

Autor: Anwalt für Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


Unterlassungserklärung ohne Vertragsstrafe – geht das? Die notarielle Unterlassungserklärung

notarielle-unterlassungserklaerung

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für Versender von O2-Werbeemails muss 11.000,00 Euro Vertragsstrafe bezahlen – OLG München v. 23.01.2017 – 21 U 4747/15 – Vertragsstrafe wegen unverlangter Werbe-E-Mails

Drei nutzlose Designanmeldungen und was man aus Ihnen lernen kann

Bekanntlich prüfen weder das Deutsche Patent und Markenamt (DPMA), noch das europäische Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), ob ein angemeldetes Muster überhaupt als eingetragenes Design oder eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster schutzfähig ist.

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für Drei nutzlose Designanmeldungen und was man aus Ihnen lernen kann

Textilkennzeichnung: „Acryl“ und „Acrylic“ statt „Polyacryl“ ist wettbewerbswidrig, „Cotton“ statt „Baumwolle“ aber nicht – OLG München v. 20.10.2016 – 6 U 2046/16 – Acryl und Cotton als Textilkennzeichnung

Jogginghose Cotton

Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG  verkaufte Jogginghosen, die in der oben abgebildeten Verpackung geliefert wurden. Als Information über die Textilfaserzusammensetzung war darauf zu lesen:

„52% Cotton 40 % Polyester 8 % Acrylic“

Angeboten wurden die Jogginghosen im Onlineshop:

Jogginghose Acryl

Die Produktbeschreibung enthielt für die Textilfaserzusammensetzung u.a. folgende Hinweise:

„Material: 52% Baumwolle, 40% Polyester, 8% Acryl“

Ein großer deutscher Bekleidungshersteller beanstandete mit einer einstweiligen Verfügung eine falsche Textilfaserbezeichnung. Die richtige Bezeichnung nach der Textilkennzeichnungsverordnung laute „Polyacryl“ und nicht etwa „Acryl“ oder „Acrylic“. Auch die Bezeichnung „Cotton“ sei nicht erlaubt. Es müsse richtigerweise „Baumwolle“ heißen. Denn Art. 16 Abs. 3 Unterabsatz 1 Textilkennzeichnungsverordnung schreibe vor, dass in der jeweiligen Amtssprache des Mitgliedsstaates zu kennzeichnen sei. Das Oberlandesgericht München gab dem Bekleidungshersteller teilweise Recht (Urteil v. 20.10.2016, Az. 6 U 2046/16Acryl und Cotton als Textilkennzeichnung):

Textilkennzeichnungspflicht gilt für Hersteller und Händler

Zunächst muss nicht nur der Hersteller, sondern auch der Händler richtig kennzeichnen (Art. 15 Abs. 3 Textilkennzeichnungsverordnung), und zwar auch in Internetangeboten (Art. 16 Abs. 2 S. 2 Textilkennzeichnungsverordnung).

„Acryl“ und „Acrylic“ ist wettbewerbswidrig

Als Faserzusammensetzungen auf Kennzeichnungen und Etiketten dürfen nur die in der Textilkennzeichnungsverordnung genannten Bezeichnungen benutzt werden. Nr. 26 im Anhang I der Textilkennzeichnungsverordnung sehe aber den Begriff „Polyacryl“ vor und nicht „Acryl“, so das OLG München. Der  Begriff „Acryl“ könne auch nicht ohne weiteres mit „Polyacryl“ gleichgesetzt werden. Denn Nr. 29 des Anhangs zur Textilkennzeichnungsverordnung nenne auch die Faser „Modacryl“. Ein Verbraucher könne daher nicht wissen, ob mit „Acryl“ nun „Polyacryl“ oder aber „Modacryl“ gemeint sei. Dieser Verstoß gegen die Textilkennzeichnungsverordnung sei zugleich ein spürbarer Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.

OLG München: „Cotton“ statt „Baumwolle“ nicht wettbewerbswidrig

Abgewiesen hatte das OLG München den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, soweit er die Bezeichnung „Cotton“ statt „Baumwolle“ betraf. Es sei zwar richtig, dass nach Art. 16 Abs. 3 Textilkennzeichnungsverordnung die Textilfaserzusammensetzung in der jeweiligen Amtssprache des Mitgliedsstaates angegeben werden müsse. § 4 Abs. 1 TextilkennzeichnungsG ordnet dementsprechend eine Kennzeichnung „in deutscher Sprache“ an. Dieser Verstoß sei aber dennoch nicht wettbewerbswidrig. Denn hinzukommen müsse auch, dass der durchschnittliche Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst werde, die er sonst nicht getroffen hätte (§ 5a Abs. 2 Nr. 2 UWG). Dieses Erfordernis hatte die Rechtsprechung bis zur letzten Reform des UWG im Jahr 2015 als „Spürbarkeitserfordernis“ (§ 3 UWG a.F.) behandelt.


Abgemahnt? Die erste Hilfe Taschenfibel in neuer Version (März 2015) erschienen

Abgemahnt? Die erste Hilfe Taschenfibel in neuer Version (März 2018) erschienen

ABMAHNUNG ERHALTEN?

Jetzt kostenlos „Abgemahnt – Die erste Hilfe Taschenfibel 2018“ herunterladen!

Jetzt kostenlos herunterladen: Ebook über Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Internetrecht, Rechtsstand März 2018 – Mit drei Muster-Unterlassungserklärungen

ZUM DOWNLOAD (ohne Anmeldung): Download „Abgemahnt – Die erste-Hilfe Taschenfibel“


Das OLG München meinte hier, der Begriff „Cotton“ würde von „breitesten Bevölkerungskreisen“ als „Baumwolle“ verstanden werden. Daher könne ein Verbraucher auch nicht zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst werden, die er sonst nicht getroffen hätte. Der Verstoß sei daher nicht „spürbar“. Dem Verbraucher sei daher eine wesentliche Information nicht vorenthalten worden. Schließlich sei als Materialzusammensetzung „Cotton“ genannt worden.

Andere Gerichte hätten wohl anders entscheiden

Der 6. Zivilsenat des OLG München war sich wohl bewusst, dass diese Entscheidung längst nicht so eindeutig ist, wie es die Urteilsformulierung erscheinen lässt. Immerhin hatte das Gericht in der Entscheidung eine entgegengesetzte Entscheidung des 29. Zivilsenats des OLG München selbst erwähnt. In dieser Entscheidung (Urteil v. 18.02.2016 – 29 U 2899/15) war ein formaler Verstoß als „spürbar“ qualifiziert worden. Auch das Oberlandesgericht Köln hält Verstöße die Pflicht zur Information über die Textilfaserzusammensetzung für wesentlich. Solche Informationen düften dem Verbraucher nicht vorenthalten werden und ein Verstoß hiergegen sei stets „spürbar“ (OLG Köln v. 19.6.2015 – 6 U 183/14 – Textilkennzeichnung  bei Amazon. Schließlich hält auch der BGH selbst unklare Informationen als Verstöße gegen wesentliche Informationspflichten  (BGH, Urt. v. 4.2.2016 – I ZR 194/14  – Fressnapf, Rz. 23).

UPDATE: BGH, Urt. v. 31.10.2018I ZR 73/17 – Jogginghosen BGH bestätigt die Entscheidung

Der BGH hat die Entscheidung des OLG München bestätigt (BGH, Urt. v. 31.10.2018I ZR 73/17 – Jogginghosen): „Cotton“ habe sich in der Umgangssprache als Begriff für „Baumwolle“ eingebürgert.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte aber nur die Bezeichnungen benutzen, die im Anhang I der Textilkennzeichnungsverordnung aufgeführt sind. Verstöße gegen die Textilkennzeichnungsverordnung werden nämlich nicht nur wie hier von Mitbewerbern beanstandet, sondern auch von den Wettbewerbsverbänden.

Autor: Anwalt Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für Textilkennzeichnung: „Acryl“ und „Acrylic“ statt „Polyacryl“ ist wettbewerbswidrig, „Cotton“ statt „Baumwolle“ aber nicht – OLG München v. 20.10.2016 – 6 U 2046/16 – Acryl und Cotton als Textilkennzeichnung

Die notarielle Unterlassungserklärung – Ernsthaft ohne Vertragsstrafe? Erfahrung mit einer Exotin

notarielle-unterlassungserklaerung

Zweck einer Unterlassungserklärung

Wer ein Schutzrecht (z.B. Marke, Design bzw. Geschmacksmuster, Patent) verletzt oder gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hat, bei dem vermutet man, dass er es wieder tun kann. Das ist die Vermutung der sogenannten „Wiederholungsgefahr„. Diese Vermutung kann nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden (z.B. BGH v. 9.11.1995 – I ZR 212/93Wegfall der Wiederholungsgefahr I). Diese Grundsätze gelten auch für alle anderen Unterlassungsansprüche.

Arten von Unterlassungserklärungen

Eine Unterlassungserklärung muss an sich „strafbewehrt“ sein („strafbewehrte Unterlassungserklärung“). Sonst wird sich nicht als ernsthaft angesehen und die Wiederholungsgefahr (genauer: deren Vermutung) bleibt bestehen. Das heißt: Für jeden künftigen Verstoß gegen die Pflicht, das Schutzrecht nicht mehr zu verletzen oder das wettbewerbswidrige Verhalten einzustellen, muss der Rechtsverletzer (Unterlassungsschuldner) eine Vertragsstrafe versprechen.

Üblicherweise wird entweder eine feste Vertragsstrafe (z.B. € 10.000,00) versprochen. Der Verletzer kann aber auch eine Vertragsstrafe nach (neuem) „Hamburger Brauch“ versprechen. Hier wird es zunächst dem Gegner (Unterlassungsgläubiger) überlassen, für einen künftigen Verstoß eine konkrete Vertragsstrafe von dem Verletzer zu verlangen. Gleichzeitig wird vereinbart, dass man es von einem Gericht überprüfen lassen kann, ob die verlangte Vertragsstrafe angemessen hoch oder etwa zu hoch ist.

Eine dritte Art ist die sog. „notarielle Unterlassungserklärung“. Hier wird zunächst überhaupt keine Vertragsstrafe versprochen. Vielmehr unterwirft sich der Verletzer in einer notariellen Unterlassungserklärung der sofortigen Zwangsvollstreckung. Damit hieraus ein scharfes Schwert wird, muss dann der Unterlassungsgläubiger bei Gericht einen Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln erwirken. In gerichtlichen Urteilen oder in einer einstweiligen Verfügung ist diese Androhung üblicherweise schon enthalten. Das Verfahren mit einer notariellen Unterlassungserklärung ist damit sozusagen ein Zwitterwesen zwischen vertraglicher Unterlassungspflicht und gerichtlichem Titel.


Abgemahnt? Die erste Hilfe Taschenfibel in neuer Version (März 2015) erschienen

Abgemahnt? Die erste Hilfe Taschenfibel in neuer Version (März 2018) erschienen

Kostenloser Download: Abgemahnt – Die erste Hilfe Taschenfibel 2018

Abmahnung erhalten? Jetzt kostenlos herunterladen: Ebook über Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Internetrecht, Rechtsstand März 2018 – Mit drei Muster-Unterlassungserklärungen

ZUM DOWNLOAD (ohne Anmeldung): Download „Abgemahnt – Die erste-Hilfe Taschenfibel“


Verstöße gegen die notarielle Unterlassungserklärung lösen keine Vertragsstrafe aus

Erst nach Zustellung des beantragten Ordnungsmittelandrohungsbeschlusses kann der Unterlassungsgläubiger bei zukünftigen Verstößen wie bei einem gerichtlichen Unterlassungsurteil gegen den erneuten Verletzer die Zwangsvollstreckung betreiben, indem er beispielsweise gerichtlich ein Ordnungsgeld (vgl. § 890 ZPO) festsetzen lässt. Ein solches Ordnungsgeld flösse dann aber nicht wie bei einer strafbewehrten Unterlassungserklärung an den Gegner, sondern in die Staatskasse. Der Anreiz für den Unterlassungsgläubiger, künftige Verstöße gegen eine Unterlassungserklärung zu verfolgen, kann also bei einer notariellen Unterlassungserklärung geringer sein, weil Verstöße sein eigenes Vermögen nicht mehren können. Soweit die Theorie.

Die notarielle Unterlassungserklärung in der Rechtsprechung: BGH v. 21.04.2016 – I ZR 100/16Notarielle Unterlassungserklärung

Der BGH hält eine notarielle Unterlassungserklärung grundsätzlich für geeignet, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen (BGH v. 21.04.2016 – I ZR 100/15Notarielle Unterlassungserklärung, Rz. 30). Voraussetzung: Die notarielle Unterlassungserklärung ist ernsthaft, indem der Verletzer erklärt, die Kosten der anschließenden Ordnungsmittelandrohung tragen zu wollen. Die Tücken stecken aber im Detail, vor allem im zeitlichen Ablauf.

Dem BGH ist nicht entgangen, dass der Unterlassungsgläubiger vom Zugang der notariellen Unterlassungserklärung bis zum gerichtlichen Beschluss über die Androhung des Ordnungsmittels manche Klippen zu umschiffen hat. Zunächst muss er mit der notariellen Unterlassungserklärung zu einem Gericht gehen, um einen Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln zu erwirken. Wenn dieser dann dem Verletzer zugestellt wurde, muss er noch zwei Wochen warten, bis er vollstrecken darf (§ 798 ZPO).

BGH: Rechtsschutzbedürfnis für Klage trotz notarieller Unterlassungserklärung

Für eilige Fälle – und in der Regel geht es im Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Designrecht um eilige Fälle – ist die notarielle Unterlassungserklärung daher nicht geeignet. Sie ist aber einem Unterlassungsgläubiger auch nicht zumutbar. Denn schon über die Frage, welches Gericht für einen Ordnungsmittelandrohungsbeschluss zuständig ist, herrscht Streit (dazu unten). Ein Unterlassungsschuldner muss sich auf eine notarielle Unterlassungserklärung daher nicht einlassen. Er kann sich vielmehr entscheiden: Geht er mit der Erklärung zu Gericht und beantragt einen Ordnungsmittelandrohungsbeschluss oder lässt er sich hierauf nicht ein und beantragt stattdessen eine einstweilige Verfügung oder erhebt Klage (BGH v. 21.04.2016 – I ZR 100/15Notarielle Unterlassungserklärung).

Die notarielle Unterlassungserklärung in der Praxis

Der Fall: Für einen Markenhersteller gingen wir zunächst in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen die Onlinetochter eines großen europäischen Einzelhandelskonzerns vor. Dieser hatte designverletzende Heimtextilien angeboten. Nach Erlass der einstweiligen Verfügung hatte der Gegner im anschließenden Hauptsacheverfahren Nichtigkeitswiderklage erhoben. Der Onlinehändler wurde antragsgemäß wegen Designverletzung verurteilt, die Nichtigkeitswiderklage wurde abgewiesen. Über das Vermögen des ebenfalls verklagten Lieferanten wurde während des Prozesses das Insolvenzverfahren eröffnet.  Vor den gerichtlichen Verfahren wurde zudem ein Betreiber der stationären Supermärkte des Einzelhandelskonzerns abgemahnt. Dieser hatte bis dahin nicht auf die Abmahnung reagiert. Nach Verurteilung der Onlinetochter übersandte uns der Betreiber der stationären Supermärkte eine notarielle (d.h. nicht strafbewehrte) Unterlassungserklärung.

Erster Akt: Amtsgericht erklärt sich für unzuständig

Mit der strafbewehrten Unterlassungserklärung in der Hand beantragten wir beim Amtsgericht am Sitz des Notars den erforderlichen Ordnungsmittelandrohungsbeschluss. Das Amtsgericht reagiert schon nach drei Tagen: Der zuständige Dezernent sei im Urlaub,  außerdem sei es wohl nicht zuständig. Welches Gericht zuständig sein soll, behielt es für sich. Wir erwiderten, dass das angerufene Amtsgericht nicht nur zuständig ist, sondern ein Verweisungsbeschluss (entgegen § 281 ZPO) ausnahmsweise nicht bindend wäre (vgl. OLG München v. 5.3.2015 – 34 AR 35/15). Daraufhin kommt eine Kostenrechnung.

Zweiter Akt: Überraschende Kostenrechnung

Das Amtsgericht fordert den üblichen Gerichtskostenvorschuss an. Überraschend berechnet es eine Verfahrensgebühr in Höhe von € 3.078,00.gerichtkosten_eur-3078

Wir schreiben dem Amtsgericht, dass die Ordnungsmittelandrohung ein Verfahren der Zwangsvollstreckung sei und die Gebühr richtigerweise € 20,00 betragen müsste. Das Amtsgericht sendet eine neue Kostennachricht:gerichtkosten_eur-20

Dritter Akt: Amtsgericht will mündlich verhandeln

Nachdem der Vorschuss bezahlt ist, lädt das Amtsgericht überraschenderweise zur mündlichen Verhandlung. Wir bitten das Amtsgericht freundlich, den Gegner anzuhören und ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss zu entscheiden. So sieht es immerhin das Gesetz vor (§ 891 S. 1 ZPO). Das Amtsgericht hat ein Einsehen und endlich, mehr als drei Monate nach Antragstellung kommt der beantragte Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln.

Resumée

Das Verfahren über die Androhung von Ordnungsmitteln aus einer notariellen (nicht strafbewehrten) Unterlassungserklärung ist in jeder Hinsicht exotisch. Sie kommt in der Praxis aus gutem Grund kaum vor. Kommt Sie doch vor, werden die nach der Rechtsprechung zuständigen Amtsgerichte nicht selten überfordert sein. Denn mit Unterlassungspflichten wegen der Verletzung von Marken, Designs, Patenten oder des Wettbewerbsrechts haben Sie normalerweise nichts zu tun. Hierfür sind die Landgerichte zuständig. Auch in Fragen des Kernbereichs einer Unterlassungserklärung haben Amtsgerichte üblicherweise keine Erfahrung. Wer sich auf eine notarielle Unterlassungserklärung einlässt, sollte sich das also gut überlegen. Sie dürfte nur dann in Betracht kommen, wenn die Rechtsverletzung so lange her ist, dass sie ohnehin nicht mehr in einem Verfügungsverfahren geltend gemacht werden kann und der Verletzer erkennbar einsichtig ist und keine unmittelbaren weiteren Verletzungen drohen.

Immerhin: Ein Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln aufgrund einer notariellen Unterlassungserklärung ist ein vergleichsweise günstiger Titel. Aus ihm kann man bei einem erneuten Verstoß die Zwangsvollstreckung betreiben, ohne dass man zuvor ein teures gerichtliches Verletzungsverfahren geführt haben muss.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz (mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für Die notarielle Unterlassungserklärung – Ernsthaft ohne Vertragsstrafe? Erfahrung mit einer Exotin

Birkenstock-Sohlenmuster als Marke für Bekleidung und Lederwaren nicht schutzfähig – EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO

Update 18.09.2018: EuGH bestätigt Entscheidung des EuG

Der EuGH hat mit Urteil vom 13.09.2018, C‑26/17 P – Birkenstock Sales/EUIPO – die Entscheidung des EuG bestätigt.

Marke-Birkenstock

Markenfähig oder nicht? Die Birkenstock-Schuhsohle als Unionsmarkenanmeldung 1132742

Die Birkenstock Sales GmbH hatte am 27.06.2012 beim Internationalen Büro der WIPO das oben abgebildete reliefartige Oberflächenmuster als IR-Marke registriert, u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Bei der IR-Registrierung hatte sie die Europäische Union benannt. Das Muster stellt eine Schuhsohle dar. Die Birkenstock Sales GmbH hatte angegeben, das Muster seit mehr als 40 Jahren zu benutzen.

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) lehnt am 29.08.2013 die Schutzrechtserstreckung auf die Europäische Union ab. Die Begründung: Es fehle die Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung) und sei daher nicht schutzfähig.

Auf die Beschwerde von Birkenstock bestätigte die erste Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung: Das Muster könne auf jeder Oberfläche aufgebracht werden und würde mit der Ware selbst „verschmelzen“. Solche Zeichen könnten nicht als Marke geschützt werden. Man würde sie nicht als Herkunftshinweis (d.h. als Marke) auffassen. Birkenstock klagte daraufhin vor dem EuG und beantragte, die Entscheidung des EUIPO, mit der die Eintragung abgelehnt wurde, aufzuheben.

EuG: Oberflächenmuster nicht markenfähig

Das EuG wies die Klage, soweit sie die Waren „Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren“ betraf ab (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO). Er bestätigte damit die Entscheidung des EUIPO. Das EuG war ebenfalls der Meinung, dass das Muster mit der Erscheinung für die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) verschmelze. Das Zeichen stelle sich dar als eine Serie regelmäßig wiederholender Bestandteile. Solche Zeichen eigneten sich ganz besonders für Oberflächenmuster. Die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) hätten eben oft Oberflächenmuster. Das Zeichen werde daher nicht als „Herkunftshinweis“ (d.h. als Marke) wahrgenommen, sondern als Oberflächenmuster. Als Marke sei daher dieses Muster für Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen und Schuhe nicht schutzfähig.

Eintragungspraxis von Mustern als Marke uneinheitlich

Die Anmeldung von Mustern als Marke ist tatsächlich oft ein juristisches Glücksspiel. Die verschiedenen Ämter entscheiden unterschiedlich, ob ein Muster als Marke schutzfähig ist oder nicht. Das zeigt sich schon an der Marke, die als Basisanmeldung für die internationale Registrierung diente. Es handelte sich um die deutsche Marke 302012022812, eingetragen u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren:

DPMA sagte „Ja“. Vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen: Die deutsche Marke 302012022812

DPMA sagte „Ja“. Vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen: Die deutsche Marke 302012022812

Als Unionsmarke aber wurde das Muster nicht eingetragen (s.o.)

Das deutsche Patent und Markenamt (DPMA) hatte also das identische Muster als Marke eingetragen. Es hielt das Muster also für geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen und sah es als markenrechtlich schutzfähig an. Auch das EUIPO trug in der Vergangenheit schon typische Oberflächenmuster als Marken ein:

Bsp.: Unionsmarke 002708220 (Paul Smith) u. a. für Bekleidungsartikel eingetragen

Bsp.: Unionsmarke 002708220 (Paul Smith) u. a. für Bekleidungsartikel eingetragen

Auch die folgenden Zeichen wurden vom EUIPO als Marke eingetragen:

Unionsmarke 0972697 – Celina S.A.

Unionsmarke 0972697 – Celina S.A.

Das „Club Blason“ Dekor - Unionsmarke 006716435 – Celine S.A.

Das „Club Blason“ Dekor – Unionsmarke 006716435 – Celine S.A.

Dem letzteren Muster, dem sog. „Club Blason“ Dekor wurde auch gerichtlich bescheinigt, als Herkunftshinweis auf (Hand-)taschen aufgefasst zu werden. Man sei bei Taschen an dekorartige Marken gewohnt (LG Frankfurt, am Main, Urteil vom 02.06.2009 – 2/18 O 376/08). Derartige Muster würden daher „markenmäßig benutzt“ werden.

Das EUIPO hingegen hatte dem Muster der Birkenstock-Sohle eine Markenfähigkeit auch explizit für Handtaschen und Taschen abgesprochen (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO, Rz. 116 ff.).

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für Birkenstock-Sohlenmuster als Marke für Bekleidung und Lederwaren nicht schutzfähig – EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO

Eintragungen von Geschmacksmustern und Designs richtig lesen

Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und (deutsche) Designs sind im Wesentlichen so geschützt, wie sie im Register eingetragen sind. Was aus der oder den Wiedergaben im Register nicht zu sehen ist, ist nicht geschützt. Der Registereintrag bestimmt also, was geschützt ist und was nicht.

Bei eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern und eingetragenen Designs haben sich bestimmte Darstellungsweisen durchgesetzt, mit deren Hilfe der Anmelder zu erkennen gibt, dass er den Schutzumfang des jeweiligen Schutzrechts einschränken oder erweitern möchte. Zwei dieser Darstellungscodes werden hier vorgestellt: Die abstrahierende Darstellung und die gepunktete oder gestrichelte Linie.

Die „abstrahierende Darstellung“ eines Geschmacksmusters: Farbneutraler Schutz für Schwarz-Weiß-Zeichnungen

Ein in „abstrahierender Darstellung“ hinterlegtes Muster beansprucht grundsätzlich farbunabhängigen Schutz für die hinterlegte Gestaltung. Derartige Muster werden üblicherweise in einer Schwarz-Weiß-Grafik dargestellt. Das Muster wird dadurch sozusagen von den Farben „abstrahiert“. Geschützt ist hier aber nur eine einheitliche Farbgebung (BGH v. 24.03.2011 – I ZR 211/08Schreibgeräte). Ein abstrahiert angemeldetes Muster erweitert also zunächst den Schutzbereich. Denn es gibt an, dass das Muster farbunabhängig geschützt sein soll. Dies gilt aber nur für einheitliche Färbungen. Wenn beim angegriffenen Muster überhaupt keine einheitliche Farbgebung verwendet wird, sondern z. B. Kontrastfarben, kann dies zu einem anderen Gesamteindruck führen (BGH – Schreibgeräte – a.a.O.; OLG Frankfurt v. 25.02.2013 – 6 U 11/13Farbneutrale Damenhandtasche). Dasselbe gilt, wenn bei dem beanstandeten Muster der Gesamteindruck von der farblichen Gestaltung geprägt wird.

Beispiel: Abstrahiert eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000916325-0006

Beispiel: Abstrahiert eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000916325-0006

Beispiel: Abstrahiert eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000916325-0006

Ein im Gesamteindruck identischer einheitlich blau gefärbter Clog würde dieses abstrahiert eingetragene Muster verletzen, nicht aber der folgende farbig-geblümte Clog:

Clog geblümt

Denn dessen Gesamteindruck wird geprägt von dem Blumendesign. Dieses führt dazu, dass diese Gartenclogs einen anderen Gesamteindruck hervorrufen.

Ausnahmen vom Schutzbereich: Gestrichelte oder gepunktete Linien zeigen

Gestrichelte oder gepunkteten Linien kennzeichnen üblicherweise, dass der gestrichelte oder punktiert gezeichnete Gegenstand oder Erzeugnisteil nicht vom Schutz umfasst ist (vgl. EuG, Urteil vom 14.06.2011,  T-68/10, Sphere Time).

Beispiel: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000839352-0004 (Manschettenknopf)

Beispiel: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000839352-0004 (Manschettenknopf)

Beispiel: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000839352-0004 (Manschettenknopf)

Bei diesem (abstrahiert wiedergegebenen) Manschettenknopf ist der Verschluss mit den beiden Stangen gestrichelt gezeichnet. Der Anmelder hat damit angegeben, dass der Verschluss mit den beiden Stangen vom Schutz nicht umfasst sein soll. Geschützt ist hier also nur der Knopf selbst.

Autor: Anwalt für Geschmacksmuster und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz


Thomas Seifried

Thomas Seifried

Haben Sie Fragen zum Thema? Rufen Sie uns kostenlos an: 069 915076-0

Ihr Ansprechpartner: Thomas Seifried, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz


(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für Eintragungen von Geschmacksmustern und Designs richtig lesen

In Prospekten muss bei Bestellmöglichkeit Widerrufsbelehrung und u. U. auch das Muster-Widerrufsformular angegeben werden

OLG Düsseldorf v. 18.02.2016 – 11 O 40/15 – Fehlende Muster-Widerrufsbelehrung in Prospekt und EuGH vom 23.1.2019 – C-430/17 – Walbusch/Wettbewerbszentrale

Ein Outdoorshop hatte mit einem sechsseitigen Printprospekt geworben. Der Prospekt wurde als Beilage in Zeitungen und Zeitschriften vertrieben, maß 19 x 23,7 cm und konnte zweimal ausgeklappt werden. Ausgeklappt wies er eine doppelseitig bedruckte Fläche von zwei DIN A4 –Seiten auf und enthielt – unter anderem die folgenden Seiten:

I_15_U_54_15_Urteil_1

OLG Düsseldorf I-15 U 54715_1

Die rechte Ausklappseite enthielt in der unteren Hälfte eine heraustrennbare Bestellpostkarte:

I_15_U_54_15_Urteil_20160218_41

OLG Düsseldorf I-15 U 54715_2

Die Rückseite der Bestellkarte wies darauf hin, dass der Käufer ein garantiertes Rückgaberecht für 14 Tage (Kauf auf Probe) habe und dass das gesetzliche Widerrufsrecht bestehe:

I_15_U_54_15_Urteil_20160218_51

OLG Düsseldorf I-15 U 54715_3

Nähere Informationen über die Ausübung des Widerrufsrechts (Bedingungen, Fristen, Verfahren) enthielten weder der Prospekt, noch die angefügte Bestellkarte. Ebenso wenig waren dort das gesetzlich vorgeschriebene Muster-Widerrufsformular (Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer 2 EGBGB) wiedergegeben. Immerhin war auf dem Prospekt die Internetadresse angegeben. Dort konnte über den Link „AGB“ die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular abgerufen werden.

Geklagt hatte ein Wettbewerbsverband. Er meinte, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über die Ausübung des Widerrufsrechts sowie das gesetzlich vorgesehene Muster-Widerrufsformular hätten auf dem Prospekt wiedergegeben werden müssen. Der Prospekt mit Bestellkarte sei ein Fernabsatzmittel. Der beklagte Outdoorshop meinte dagegegen, ihm würde Art. 246a § 3 EGBGB zur Seite stehen. Denn auf dem Prospekt hätten die Informationen über das Widerrufsrecht und das Muster-Widerrufsformular mangels Platz gar nicht untergebracht werden können.

„Begrenzter Raum“ und daher Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular unnötig?

Nach Art. 246a § 3 EGBGB muss bei „Fernkommunikationsmitteln“ nur darüber informiert werden, dass ein Widerrufsrecht besteht. Ebens muss man die anderen „Kerninformationen“ nennen: Produkteigenschaften, Unternehmensidentität, Preis, Vertragslaufzeit. Es muss aber nicht darüber informiert werden, wie das Widerrufsecht ausgeübt werden kann. Ebenso wenig muss das Muster-Widerrufsformular zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzungen allerdings: Das Fernkommunikationsmittel bietet nur begrenzten Raum (oder im Fall von Radio- oder Videowerbung: begrenzte Zeit) für diese Informationen und die fehlenden Informationen werden „in geeigneter Weise“ (Art 246a § 3 S. 2 EGBGB) und „in einer den benutzten Fernkommunikation angepassten Weise zur Verfügung“ gestellt (Art 246a § 4 III S. 1 EGBGB). Wenn das Fernkommunikationsmittel nur begrenzten Raum bietet, dürfen die Kerninformationen auch in einem anderen Medium (z.B. einer angegebenen Website) angegeben werden. Ein solcher Verweis auf ein anderes Medium ist – bei ausreichendem Raum – für die vollständigen Pflichtinformationen mit Muster-Widerrufsbelehrung nicht erlaubt (vgl. OLG Düsseldorf v. 18.02.2016 – I-15 U 54/15, Rn. 81, 95 – Fehlendes Muster-Widerrufsformular in Prospekt).

Werbeprospekt als „Fernkommunikationsmittel“?

Der Prospekt mit Bestellkarte war ein „Fernkommunikationsmittel“ im Sinne des Gesetzes. Das OLG verwies lapidar auf die Definition in § 312c II 2 BGB („Briefe, Kataloge, Telekopien“), wonach auch Printmedien Fernkommunikationsmittel sein können.

Wer bestimmt, ob nur „begrenzter Raum“ verfügbar ist?

Der Kern des Rechtsstreits drehte sich daher um die Frage, ob der Prospekt „nur begrenzten Raum […] für die dem Verbraucher zu erteilende Informationen bietet“ (Art 246a § 3 EGBGB). Der Gesetzeswortlaut ist nicht eindeutig. Ebenso wenig ist es die dem Gesetz zu Grunde liegende EU-Richtlinie (RL 2011/83/EU). „Bieten“ könne jedenfalls darauf hindeuten, dass der Werbende entscheiden könne, ob nach seiner Ansicht das Medium ausreichend Platz für die vollständigen Pflichtinformationen habe. Das OLG Düsseldorf lehnte aber eine solche Auslegung ab. Sonst könne jeder durch Auswahl des Formats selbst bestimmen, ob er die Pflichtinformationen erteilt oder nicht.

Insbesondere widerspräche eine solche Auslegung dem Zweck der zu Grunde liegenden Richtlinie. Diese solle nämlich ein möglichst hohes Verbraucherschutzniveau sichern. Es soll vor allem nach  der zu Grunde liegenden Richtlinie auch besonders schutzwürdige Verbraucher schützen. Das sind nach Ansicht des OLG Düsseldorf solche, die mit modernen elektronischen Medien nicht vertraut sind. Aus diesem Grund kann es nicht dem werbenden Unternehmen überlassen werden, zu bestimmen, ob auf dem Prospekt nur begrenzter Raum verfügbar ist oder nicht. Das muss vielmehr objektiv bestimmt werden.

Entscheidend sind „medienimmanente Beschränkungen“

Ein solches Beispiel objektiver Grenzen nennen die Gesetzes- bzw. Richtlinienbegründungen „technische Beschränkungen“, etwa beim Einsatz von SMS oder andere medienimmanente Beschränkungen, etwa die kurze Dauer von Radio- oder Fernsehspots. Entscheidend aus Sicht des OLG Düsseldorf ist die Frage, ob der werbende Unternehmer Einfluss auf diese medienimmanenten Beschränkungen hat oder nicht. Hat er Einfluss hierauf, muss er vollständig über das Widerrufsrecht informieren und das Muster-Widerrufsformular zur Verfügung stellen. Hat er keinen Einfluss, darf er sich auf die Kerninformationen beschränken und für die vollständige Widerrufsbelehrung und das gesetzliche Muster-Widerrufsformular auf ein anderes Medium (z.B. eine Internetseite) verweisen.

Keine medienimmanenten Beschränkungen bei Werbeprospekt

Einem mehrseitigen Werbeprospekt hat das OLG Düsseldorf medienimmanente Beschränkungen abgesprochen. Es gäbe keine Anhaltspunkte dafür, dass dort nicht ausreichend Platz für die vollständigen Pflichtinformationen gewesen wäre. Man könne einen solchen Prospekt ja auch anders gestalten.

Die Entscheidung betrifft grundsätzlich die höchstrichterlich noch nicht geklärte Auslegung des Art. 246a § 3 EGBGB. Das OLG Düsseldorf hat daher die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Diese wird dort geführt unter dem Aktenzeichen I ZR 54/16.

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für In Prospekten muss bei Bestellmöglichkeit Widerrufsbelehrung und u. U. auch das Muster-Widerrufsformular angegeben werden

EuGH v. 17.02.2016 – C-396/15: Adidas muss die Anmeldung einer Zwei-Streifen-Positionsmarke nicht dulden

EuGH v. 17.02.2016 – C-396/15 – Shoe Branding Europe BVBA / adidas AG u.a.

Gefiel adidas nicht: Angemeldete Zwei-Streifen-Marke

Gefiel adidas nicht: Angemeldete Zwei-Streifen-Marke

Am 1.7.2009 meldete das Unternehmen Shoe Branding die oben abgebildete Gemeinschaftsmarke (nunmehr: Unionsmarke) in Form einer Positionsmarke für Schuhwaren an. Die Anmeldung beanspruchte Schutz für eine Markierung eines Sportschuhs mit den zwei abgebildeten Streifen in der abgebildeten Position. Die Form des Schuhs selbst sollte nicht geschützt sein. Gegen diese Anmeldung legte die Firma adidas Widerspruch ein, im Wesentlichen wegen Verwechslungsgefahr mit der eigenen älteren Positionsmarke für Schuhwaren. Diese sieht so aus:

Eine Drei-Streifen-Marke von adidas

Eine Drei-Streifen-Marke von adidas

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (nunmehr: Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum – EUIPO) wies den Widerspruch zurück. Auch die hiergegen eingelegte Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Amtes zurück. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien unähnlich. Die vernünftigen gut informierten Verkehrskreise würden die sich gegenüberstehenden Zweistreifengestaltung mit der Dreistreifengestaltung nicht verwechseln können.

Diese Entscheidung focht adidas mit Klage beim Gericht der Europäischen Union an. Dieser gab im Wesentlichen adidas Recht und hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf. Hiergegen wiederum legte Shoe Branding Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof ein.

EuG: Anzahl der Streifen unwichtig

Der EuGH wies das Rechtmittel zurück und bestätigte die Entscheidung des EuG. Dieser hatte festgestellt: Der durchschnittliche, umsichtige, vernünftige und gut informierte Konsument sei durchschnittlich aufmerksam, wenn es um den Kauf von Sportschuhen geht. Die Differenzen in der Schiefe und Positionierung würde eine nähere Prüfung erfordern, um diese zu erkennen. Die Anzahl der Streifen wiederum sei für den durchschnittlichen Konsumenten nicht wichtig (EuG – T-145/14adidas AG/HABM und Shoe Banding BVBA, Rz. 40). Die Verwechslungsgefahr sei durch die Unterschiede in der Anzahl, im Winkel, in der Länge und in der Position der Streifen der Shoe Branding-Marke nicht ausgeschlossen.

Was der durchschnittlichen Konsumenten wahrnimmt, beurteilt die Tatsacheninstanz und nicht der EuGH

Shoe Branding beanstandete zunächst die Ansicht der Vorinstanz, der Käufer von Sportbekleidung sei nicht sehr aufmerksam, weil es sich um alltägliche Konsumartikel handele. Der EuGH hielt dieses Argument, der durchschnittliche Käufer von Sportbekleidung könne aufgrund seiner besonderen Aufmerksamkeit entgegen der Ansicht der Vorinstanz sehr wohl zwischen verschiedenen Sportmarken unterscheiden, schon für unzulässig. Die Beurteilung der Aufmerksamkeit der Konsumenten sei Tatsachenfrage und daher nicht Sache des EuGH (weil dieser nur über Rechtsfragen entscheiden darf). Die Klärung von Tatsachen sei aber Aufgabe der Vorinstanz. Diese habe aber gerade festgestellt, dass der Konsument durchschnittlich aufmerksam, umsichtig, vernünftige und gut informierte sei, wenn es um den Kauf von Sportschuhen geht. Daher sei auch die Begründung mit der eine Verwechslungsgefahr angenommen wurde, nicht zu beanstanden. Das Gericht der Europäischen Union habe vielmehr auch die Unterschiede zwischen den beiden Marken berücksichtigt. Es habe auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken angenommen, weil es dabei auf zutreffenderweise auf den Gesamteindruck abgestellt habe.

Indiz für den Verletzungsfall

Der EuGH hatte hier in einem Widerspruchsverfahren zu entscheiden, nicht in einem Verfahren über die Verletzung einer Marke. In einem Widerspruchsverfahren geht es um die Frage, ob der Inhaber einer älteren Marke die Eintragung einer jüngeren Marke dulden muss. In einem Verletzungsverfahren geht es um die Frage, ob ein Markeninhaber generell die Benutzung eines anderen Zeichens (ob eingetragen oder nicht) dulden muss. Der BGH hat in der Vergangenheit angedeutet, dass bei der Beurteilung, ob ein Markeninhaber in einem Widerspruchsverfahren eine jüngere verwechslungsgefährliche Marke dulden muss, strengere Maßstäbe anzusetzen sind, als in Verletzungsverfahren. Denn in diesen Fällen begehrt der jüngere Anmelder selbst ein dauerhaftes Registerrecht, das er übertragen und lizenzieren kann (BGH v. 2.4.2015 – I ZR 59/13, Rz. 48 – Springender Pudel).

Es spricht im vorliegenden Fall aber viel dafür, dass auch Verletzungsgerichte die Shoe Branding-Schuhe als eine Verletzung der bekannten Drei-Streifen-Marke von adidas ansehen würde. Entscheidungen, in denen Zwei-Streifen-Kennzeichnungen als Verletzung von adidas-Marken angesehen wurden, gibt es jedenfalls seit längerem (z.B.: OLG München v. 26.7.2001 – 29 U 2361/97Drei-Steifen-Kennzeichnung; im Ergebnis ebenso EuGH v. 10.4.2008 – C-102/07adidas AG/Marca Mode, C&A, H&M, Vendex).

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für EuGH v. 17.02.2016 – C-396/15: Adidas muss die Anmeldung einer Zwei-Streifen-Positionsmarke nicht dulden

„Gemeinschaftsmarke“ wird am 23.03.2016 zur „Unionsmarke“ – Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen

Neue Unionsmarkenverordnung tritt am 23.03.2016 in Kraft

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante heißt künftig „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)“ (Bildquelle: HABM)

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante heißt künftig „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)“ (Bildquelle: HABM)

Am 23.03.2016 wird die „Gemeinschaftsmarke“ zur „Unionsmarke“. Das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – HABM“  heißt dann „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum/European Union Intellectual Property Office  – EUIPO“. Die Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke sind aber nicht nur kosmetischer Natur. Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen:

Neue Markenformen, Art. 4 a) Unionsmarkenverordnung (UMV)

Art. 4 der neuen Unionsmarkenverordnung (UMV) nennt nun auch explizit Farben und Klänge als  Markenformen. Farbmarken und Klangmarken sind in der Praxis freilich längst etabliert. Die Verordnung passt sich hier also lediglich der Rechtspraxis an.

Grafische Darstellbarkeit wird durch Darstellbarkeit ersetzt, Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung

Aufgegeben wurde das Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“ einer Unionsmarke im Register. Bei Anmeldungen von Klang- oder Hörmarken hatte man in der Praxis bisher zumeist Sonogramme oder ein Notenblatt (vgl. hierzu BPatG v. 11.12.2000 – 30 W (pat) 43/00Anmeldung einer Hörmarke) eingereicht.

Die neue Unionsmarkenverordnung spricht nur noch davon, dass das als Unionsmarke anzumeldende Zeichen so dargestellt werden muss, dass der Schutzgegenstand im Register eindeutig bestimmt werden kann (Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung). Da das Register auf grafische Darstellungen angewiesen ist, dürfte sich am Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nichts ändern. Es bleibt abzuwarten, ob es dennoch nun wieder Versuche gibt, Geruchsmarken anzumelden (hierzu EuGH v. 12.12.2002 – C-273/00Sieckmann).

Kein Markenschutz für charakteristische Warenmerkmale (Art. 7 Abs. 1 e) Unionsmarkenverordnung)

Nach der derzeit noch geltenden Gemeinschaftsmarkenverordnung können solche Zeichen nicht als Marke angemeldet werden, die im Wesentlichen die beanspruchte Ware selbst, ihre technische Wirkung oder ihren Wert darstellt. So hatte der EuGH in dem Urteil v. 20.9.2007 – C-371/06Bennetton/G-Star – entschieden, dass das populäre Hosenmodell „Elwood“ von G-Star als Beneluxmarke nicht eintragungsfähig ist:

"Elwwod" von G-Star (Bildquelle: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000784249)

(Bildquelle: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000784249)

Denn die Form der Hose würde ihr einen wesentlichen Wert verleihen.

Nunmehr werden ausdrücklich auch „charakteristische Merkmale“ der Ware genannt, die die Ware aufweist, für ihre technische Funktion erforderlich sind oder ihr Wert verleiht. Nicht mehr das Aussehen der ganzen Ware ist für eine Eintragungsfähigkeit entscheidend, sondern einzelne Merkmale können einer Eintragung entgegenstehen, wenn diese charakteristisch sind. Das HABM hatte allerdings in der Vergangenheit schon auf einzelne charakteristische Merkmale abgestellt.

Bsp.: Jeans-Hosentasche mit Ziernaht („Pocket Stitch“): HABM, Urteil vom 20.12.2006 – R 833/05:

https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/003705886/download/CLW/APL/2007/DE/0834-2005-4

https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/003705886/download/CLW/APL/2007/DE/0834-2005-4

Das HABM sah in dieser Markenanmeldung „keine charakteristischen Merkmale, die es von anderen, auf Bekleidungsstücken angebrachten Taschen, welche zur Zierde mit Steppnähten versehen sind, unterscheidbar macht“. An der Eintragungspraxis des Amtes dürfte sich also wenig ändern.

Unionsmarke schützt nunmehr auch gegen reine unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung

Die wichtigste Änderung betrifft den Schutzumfang der Marke: Die künftige Unionsmarke schützt nunmehr auch gegen eine Benutzung als reines Unternehmenskennzeichen.  Das war bisher nicht so und die Rechtsprechung lehnte einen solchen Schutz ständig ab. Bisher schied nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs eine Markenverletzung aus, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung – also firmenmäßig zur Kennzeichnung des Unternehmens und nicht nur eines Produktes – verwendet wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 -C-23/01, Slg. 2002, I – Robeco/Robelco; BGH, Urteil vom 13. September 2007 – I ZR 33/05THE HOME STORE).

Ein Produktkatalog mit dem Logo

Bauhaus-Logo aus BGH v. 13.9.7 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE

Bauhaus-Logo aus BGH v. 13.9.7 – I ZR 33/05 -THE HOME STORE

verletzt nur dann die Gemeinschaftsmarke „THE HOME DEPOT“

BGH, Urteil vom 13. THE HOME DEPOT-Logo aus BGH v. 13.9.07 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE

Gemeinschaftsmarke „THE HOME DEPOT“ aus BGH v. 13.9.07 – I ZR 33/05 – THE HOME STORE,

wenn man das Zeichen in den Produktkatalogen nicht nur als Hinweis auf das Unternehmen selbst, sondern auch als Hinweis auf die von den BAUHAUS-Märkten angebotenen Waren ansieht (BGH a.a.O., Rz. 29 – THE HOME STORE).

Das wird mit der neuen Unionsmarke anders. Ausdrücklich heißt es jetzt in Artikel 9 Abs. 2 UMV:

„Der Inhaber dieser Unionsmarke hat […] das Recht, Dritten zu verbieten […]

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen.

Nunmehr wird der Inhaber einer Unionsmarke auch die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens als reine Unternehmenskennzeichnung gerichtlich verbieten lassen können. Damit wird der Schutzumfang der Unionsmarke erheblich ausgeweitet. Ebenso wie der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens die Benutzung als Marke („markenmäßige Benutzung) verbieten lassen kann, kann nun der Inhaber einer Unionsmarke umgekehrt die Benutzung auch als reines Unternehmenskennzeichen verbieten lassen. Im „THE HOME STORE-Fall“ des BGH wäre damit die Benutzung des Bestandteils „THE HOME STORE“ im Bauhaus-Logo in jedem Fall eine Markenverletzung gewesen.

Markenbenutzung in der vergleichenden Werbung

Mit Artikel 9 Abs. 2 f) UMV wird nun klargestellt, dass die Benutzung einer Marke in der zulässigen vergleichenden Werbung erlaubt ist. Das hatte der EuGH bereits in dem Urteil v. 12.6.2008, C-533/06 – O2, festgestellt. Zulässig ist eine Markenbenutzung in der vergleichende Werbung, wenn sie nach Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung (in das deutsche Recht umgesetzt durch § 6 UWG) erlaubt ist.

Auch bloße Durchfuhr rechtsverletzender Ware nun verbietbar

Der Inhaber einer Unionsmarke kann nunmehr auch eine Durchfuhr markenrechtsverletzender Ware durch die Europäische Gemeinschaft („Union“) verbieten, auch wenn die Waren nicht in der Union verkauft werden sollen. Auch die Durchfuhr ist also nun eine Markenrechtsverletzung. Dies ist eine Konsequenz des „Diesel“-Urteils des EuGH. Eine bloße ungebrochene Durchfuhr oder eine Lagerung im Zollverschlussverfahren im Inland bzw. in der Gemeinschaft war nämlich bisher keine rechtsverletzende Benutzung der Marke im Inland bzw. in der Gemeinschaft (EuGH v. 9.11.2006 – C-281/05, Rz. 19 – Diesel).

Vorbereitungshandlungen von Markenschutz umfasst – Schon Etikette, Verpackungen und andere Kennzeichnungsmittel können Marken verletzen

Wenn in der Vergangenheit Etiketten und die Ware, die mit den Etiketten gekennzeichnet werden sollten, getrennt importiert wurden, war das oft keine Markenverletzung. Denn die Ware war noch nicht gekennzeichnet und konnte mangels Markenverletzung auch nicht vernichtet werden. Ein Import der reinen Etiketten wiederum war oft selbst keine Markenverletzung, weil diese nicht „markenmäßig benutzt“ wurden (vgl. BGH v. 12.03.2015 – I ZR 153/14, Rz. 28 – BMW-Emblem). Das wird mit dem neuen Art. 9a UMV nun anders. Danach kann jetzt ein Markeninhaber nun auch explizit sowohl das Anbringen von Etiketten, als auch das Anbieten oder den Besitz von Etiketten verbieten lassen, die eine Markenverletzung vorbereiten sollen.

Klarstellung der territorialen „Erschöpfung

Die Rechte eines Gemeinschaftsmarkeninhabers endeten bisher nach dem Wortlaut der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wenn er oder ein Dritter mit seiner Zustimmung die Ware erstmals in der Gemeinschaft verkauft (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03, Rz. 44 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB) hatte, Art 13 GMV. Markenwaren, die erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in der Gemeinschaft verkauft worden waren, durfte jeder weiterverkaufen. Mit „Gemeinschaft“ waren aber nach allgemeiner Meinung tatsächlich nicht nur die Staaten der Europäischen Union, sondern auch die übrigen EWR-Mitgliedsstaaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) gemeint. Das wurde nun in Artikel 13 Abs. 1 UMV klargestellt.

Zwischenrecht des Inhabers einer jüngeren Marke im Verletzungsverfahren nach dem neuen Art. 13a UMV

In manchen Fällen ist auch der angegriffene Markenverletzer selbst Inhaber einer Marke. Wer wegen der Verletzung einer Unionsmarke angegriffen wird und selbst Inhaber einer entsprechenden (möglicherweise rechtsverletzenden) jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationale Marke) ist, soll sich gegen eine Markenverletzung wehren können. Dies betrifft Fälle, in denen die klagende Unionsmarke selbst mit einem Makel (fehlende Unterscheidungskraft, Nichtbenutzung) behaftet ist. Der neu eingefügten Art 13a UMV ist kompliziert und bertrifft verschiedene Fallkonstellationen. Eine vergleichbare Regelung gibt es für die deutschen Marken bereits in § 22 MarkenG.

Wer seine eigene jüngere Marke benutzt hat und deswegen von dem Inhaber einer identischen oder ähnlichen älteren Unionsmarke in Anspruch genommen wird, verletzt die ältere Unionsmarke nicht, wenn die jüngere Marke nicht für nichtig erklärt werden könnte. Bei Art. 13a UMV handelt es sich um Einreden im Verletzungsverfahren.

Diese Einreden betreffen im Wesentlichen die Fälle, in denen der Inhaber seine ältere Unionsmarke dewegen nicht durchsetzen kann, weil

  • die ältere Unionsmarke ihre Unterscheidungskraft eingebüßt hat und dewegen nicht mit der jüngeren Marke kollidiert;
  • der Inhaber der älteren Unionsmarke die Benutzung der jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationalen Marke) fünf Jahr lang geduldet hat, oder
  • der Inhaber die Benutzung seiner eigenen älteren Unionsmarke nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht nachweisen kann;
  • die ältere Unionsmarke im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt tatsächlich noch gar nicht schutzfähig war (weil ein absolutes Schutzhindernis vorlag, z.B. eine beschreibende Angabe) und erst nach der Anmeldung der jüngeren nationalen Marke infolge Verkehrsdurchsetzung überhaupt schutzfähig geworden ist.

Nach Absatz 3 des Art. 13a UMV kann sich im Verletzungsverfahren auch der Inhaber der jüngeren Marke nicht der Benutzung der älteren Marke widersetzen.

Rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke auch in abgewandelter Form möglich, Art. 15 UMV

Der Schutzumfang einer Marke folgt im Wesentlichen dem Registereintrag. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern sich. Sie werden dann anders benutzt, als sie eingetragen wurden.  Das kann im Verletzungsverfahren Probleme bereiten, wenn der Kläger auf die Nichtbenutzungseinrede des Beklagten die Benutzung seiner Marke nachweisen muss. So geschah es im „Specsavers“-Fall (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd).

Specsavers, eine britische Optikerkette, war Inhaberin der folgenden Gemeinschaftsmarke:

Specsavers_ohne_001358589

Benutzt wurde die Marke aber nur mit Schriftzug:

Specsavers - 005608385

Die Frage an den EuGH: War das noch eine Benutzung der wortlos eingetragenen Marke?

Der EuGH meinte: Ja. Auch die Benutzung der Marke mit Wortbestandteil könne eine Benutzung der wortlosen Marke sein. Voraussetzung: Die benutzte Form verändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Form nicht. Konkret bedeutete dies: Wenn die wortlos eingetragene Marke auch nach Benutzung mit dem Wortbestandteil für den angesprochenen Verkehr noch auf die Waren der Specsafers-Gruppe verweist, konnte sie so rechtserhaltend benutzt werden (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd, Rz. 24).

Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich nun in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Einführung einer „Unionsgewährleistungsmarke“

Schließlich wird auch eine neue Markenform eingeführt, die Unionsgewährleistungsmarke (Art 74a UMV). Mit einer solchen Gewährleistungsmarke soll nicht die Herkunft eines Produkts (Ware oder Dienstleistung) gekennzeichnet werden, sondern bestimmte Produkteigenschaften. Gewährleistungsmarken gab es zwar bisher schon beispielsweise in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Zwar hatte die deutsche Rechtsprechung die „Garantiefunktion“ einer Marke stets betont (Z.B. BGH v. 21.02.2002 – I ZR 140/99Entfernung der Herstellungsnummer III). Marken, die aber hauptsächlich Produkteigenschaften transportieren, gab es aber bisher werder für Deutschland noch einheitlich europaweit.

Typische Anwendungsgebiete sind Prüfzeichen oder Zertifizierungen. Um eine gewisse Neutralität sicherzustellen, kann nur derjenige eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden, der die betreffenden Produkte nicht selbst liefert. Typische Anmelder werden Prüfinstitute oder Zertifizierungsstellen sein. Wer eine Unionsgewährleistungsmarke anmeldet, muss eine Markensatzung einreichen. Die Vorgaben hierzu wird die Kommission treffen (Art. 74b Abs. 3 UMV). In der Satzung muss der Anmelder angeben, wer die Marke benutzen darf, welche Produkteigenschaften gewährleistet werden und wie die Benutzung der Marke überwacht werden soll.

Neue Markenrechtsrichtlinie am 12.1.2016 in Kraft getreten – Umsetzung bis 14.01.2019

Bereits am 12.1.2016 trat die neue Markenrechtsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken) in Kraft. Die bisherige Markenrechtsrichtlinie war Grundlage vieler Vorschriften des deutschen Markengesetzes. Die neue Markenrechtsrichtlinie enthält Änderungen, die denjenigen der neuen Unionsmarkenverordnung entsprechen. Die Mitgliedsstaaten müssen diese neue Markenrechtsrichtlinie zum größten Teil bis zum 14. Januar 2019 in nationales Recht umsetzen. Das deutsche MarkenG muss also bis dahin entsprechend geändert werden.

Bis dahin ist die neue Unionsmarke in mancherlei Hinsicht „stärker“ als die nationale deutsche Marke, insbesondere was diejenigen Änderungen betrifft, die bisher nicht von der Rechtsprechung vorweggenommen wurden, beispielsweise eben der  Schutz auch gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch.

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für „Gemeinschaftsmarke“ wird am 23.03.2016 zur „Unionsmarke“ – Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen

Vom Abmahnanwalt abgemahnt? Glück gehabt! Es hätte schlimmer kommen können.

Sie wurden von einem Abmahnanwalt wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht abgemahnt? Da haben Sie aber Glück gehabt. Es hätte schlimmer kommen können!

Abmahnanwalt

1. Masse statt Klasse

Massenhafte Abmahnungen im Wettbewerbsrecht des immer gleichen Verstoßes sind im Wettbewerbsrecht nicht selten. Kennzeichnungsverstöße, falsche Pflichtangaben oder irreführende Aussagen sind mit einer Google-Suche leicht zu finden. Für Abmahnanwälte ein gefundenes Fressen. Mit einem kooperationsbereiten Mandanten – idealerweise ein Onlinehändler „für alles“- lässt sich von den Abmahnkosten und den Vertragsstrafezahlungen leidlich leben.

2. Oft aus purer Not geboren

Abmahnanwalt wird man häufig aus purer Not. Typischerweise findet man Abmahnanwälte als hoffnungslose Einzelkämpfer oder aber in kleinen Kanzleien ohne funktionierendem Geschäftskonzept. Von Reputation keine Spur. Für ernsthafte Mandate fehlt eine Branchenexpertise. Eine Spezialisierung auf ein Rechtsgebiet ist nicht erkennbar. Da sitzt der Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz neben dem Fachanwalt für Familienrecht. Man hat sich halt zusammengetan wegen der Miete. Solche Kanzleien sind allenfalls Bürogemeinschaften. Ernsthafte Mandate verirren sich nicht dorthin.


Not hat nicht nur der Abmahnanwalt. Auch beim Abmahnenden läuft’s typischerweise schlecht. Erfolgreiche Unternehmer mahnen Mitbewerber nur dann ab, wenn der sie wirklich stört. Ein eBay-Händler aber, der Unternehmertum nur imitiert, ist für Nebeneinkünfte empfänglich. Bonitätsauskünfte über Abmahnende offenbaren oft das ganze Elend und geben erste Hinweise auf den Rechtsmissbrauch.


Abgemahnt? Die erste Hilfe Taschenfibel in neuer Version (März 2015) erschienen

Abgemahnt? Die erste Hilfe Taschenfibel in neuer Version (März 2018) erschienen

Abmahnung erhalten? Jetzt kostenlos herunterladen: Ebook über Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Internetrecht, Rechtsstand März 2018 – Mit drei Muster-Unterlassungserklärungen

ZUM DOWNLOAD (ohne Anmeldung): Download „Abgemahnt – Die erste-Hilfe Taschenfibel“


Für den Abgemahnten kann das ein Glücksfall sein. Denn für eine lange Auseinandersetzung fehlt dem Abmahnenden nicht selten der finanzielle Atem. Er will schnell eine Einigung und ist daher oft zu großen Zugeständnissen bereit, bevor der  Rechtsmissbrauch allzu offensichtlich zu werden droht.

3. Betriebsblindheit für den Einzelfall

Typische Abmahnanwälte konzentrieren sich dann auch auf ganz bestimmte wettbewerbsrechtliche Verstöße. Manche mahnen nur fehlende Angaben im „Impressum“ ab, andere konzentrieren sich auf fehlende Widerrufsbelehrungen, wieder andere entwickeln eine Vorliebe für Verstöße gegen das ElektroG oder die Textilkennzeichnungsverordnung. Jedem Anwalt sein Verstoß. Für ihren Verstoß entwickeln sie mit zunehmender Dauer der Abmahnwelle eine ordentliche Expertise. Und Expertise ist im Anwaltsleben Gold wert.

„Masse statt Klasse“ heißt die Devise. Das Geschäft rechnet sich nur, wenn die einzelne Abmahnung nicht allzu viel Zeit fordert. Daher versucht ein Abmahnanwalt jeden Fall in das ihm bekannte Muster zu quetschen. Auch für den falschen Fall hat er bereits die richtige Abmahnung in der Schublade.

Außer in ihrem Bereich sind klassische Abmahnanwälte oft allenfalls hastig eingelesen. Selbst wenn der Wettbewerbsverstoß im Kern berechtigt ist, enthalten die Abmahnung, die vorformulierte Unterlassungserklärung oder der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oft zahlreiche Mängel, die für den Abmahnenden selbst nicht ohne finanziellen Blessuren ausgehen können.

4. Etablierte Kanzleien mahnen nicht massenhaft ab

Etablierte Kanzleien versenden keine Massenabmahnungen. Abmahnanwälte finden man nicht unter Spitzenjuristen. Denn etablierte Kanzleien leben von ihrem Ruf. Und etablierte Mandanten wissen das zu schätzen.

Autor: Anwalt Wettbewerbsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

(mehr …)

Kategorien: 1. Kommentare deaktiviert für Vom Abmahnanwalt abgemahnt? Glück gehabt! Es hätte schlimmer kommen können.