Nutzung von Marken in Domain und Google Ads durch einen Wiederverkäufer-BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung

Urteilsgründe BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung – am 2.1.2019 veröffentlicht

Die Benutzung der Marken im Webshop des Beklagten

Die Benutzung der Marken im Webshop des Beklagten

Am 2.1.2019 hat der BGH die Gründe seines Urteils vom 28.6.2018, I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung – veröffentlicht. In dem Urteil ging es um die Frage, wann die Nutzung von Marken in der Domain des Onlineshops eines Wiederverkäufers, im Inhalt eines Onlineshops und in der AdWords-Werbung (nunmehr: „Google Ads“) erlaubt ist.

Ein Onlinehändler für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger und Vorwerk-Zubehör hatte seinen Onlineshop unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ konnektiert. In seinem Onlineshop bot er außerdem auch Zubehör anderer Marken an (siehe Bild oben).

Der Kläger behauptete, dies sei eine Markenrechtsverletzung, nämlich eine Verletzung der bekannten Marke Vorwerk nach § 14 II Nr. 3 MarkenG. Außerdem würden auch seine – nicht (i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG) bekannten Marken „Kobold“ und „Tiger“ verletzt. Denn diese würden auf der Website auch als Rubriken verwendet, unter denen aber auch kompatible Konkurrenprodukte angeboten würden. Dabei würde ein erklärender Zusatz „passend für“ fehlen (siehe Bild oben).

Der Beklagte berief sich auf eine erlaubte Markennennung nach § 23 Nr. 3 MarkenG. Nach dieser Vorschrift darf eine Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware (z.B. für Vorwerk-Staubsauger) benutzt werden. Er berief sich außerdem auf den Erschöpfungsgrundsatz: Da die angebotenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in der EU verkauft worden waren, sei das Markenrecht für den Weitervertrieb „erschöpft“. Die Ware habe daher auch in der Werbung benutzt werden dürfen.

Gedankliche Verbindung zwischen „Vorwerk“ und „keine-vorwerk-vertretung“?

Bei bekannten Marken ist es nicht erforderlich, dass die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird. Es reicht aus, dass man die Bezeichnung „keine-vorwerk-vertretung“ gedanklich mit der bekannten Marke „Vorwerk“ verbindet und die Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird.

Der BGH stellte zunächst klar, dass man die Domain mit der Marke gedanklich in Verbindung bringt. Denn ihrem Sinn nach besage sie nur, dass der Händler außerhalb der Vertriebsstruktur der Klägerin stehe. Sie besage aber nicht, dass unter der Domain keine Vorwerk-Originalwaren angeboten würden. Man würde die Domain vielmehr so verstehen, dass es sich um einen freien Händler handele, der Originalprodukte anbietet.

Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke?

Voraussetzung der Verletzung der bekannten Marke ist es, dass deren Unterscheidungskraft unlauter ohne rechtfertigenden Grund ausgenutzt wird. Das beurteilt die Rechtsprechung durch „Würdigung aller relevanten Umstände“. Besonders berücksichtigt sie hier den Grad der Bekanntheit und der Unterscheidungskraft, die Ähnlichkeit von bekannter Marke und angegriffenem Zeichen und die Nähe der betroffenen Produkte. Bei dieser Würdigung berücksichtigt die Rechtsprechung auch § 23 Nr. 3 MarkenG, wonach eine Benutzung einer Marke dann erlaubt ist, wenn dies unbedingt nötig ist, um auf die Bestimmung einer Ware als Ersatzteil oder Zubehör hinzuweisen.

War Benutzung der Marken unbedingt notwendig?

Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn man über den Zweck des Produkts nicht anders, als durch Angabe der Marke, informieren kann. Die Angabe der Marke muss hierfür unerlässlich sein und ihre Verwendung muss sich auf ein notwendiges Minimum beschränken. Andere Möglichkeiten der Information über die Produktbestimmung dürfen nicht zur Verfügung stehen (vgl. BGH v. 28.6.2018, I ZR 236/16keine-vorwerk-vertretung, Rz. 25f.).

Der BGH meinte, die Nutzung der bekannten Marke „Vorwerk“ schon in der Domain sei für die Bestimmung der Vorwerk-kompatiblen Konkurrenzprodukte nicht nötig gewesen. Eine Kompatibilität hätte man auch im Angebotstext erwähnen können. Die Nutzung der bekannten Marke in der Domain verstieß daher gegen die guten Sitten. Auch die Nutzung der Marken „Hobold“ und „Tiger“ war nicht durch § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Denn in der Navigationsleiste wurden unter den Rubriken „Kobold“ und „Tiger“ nicht nur Originalprodukte, sondern auch kompatible Produkte anderer Hersteller angeboten. Es fehlte außerdem ein erklärender Hinweis wie etwa „passend für“.

Erschöpfungsgrundsatz

Was aber den „Erschöpfungsgrundsatz“ betraf, hat der BGH seine Rechtsprechung präzisiert. Grundsätzlich ist es nach dem Markenrecht Sache des Markeninhabers, zu entscheiden, wo und wie er die Markenware erstmals in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Markt („in den Verkehr“) bringt.

Der Begriff „Erschöpfung“ bedeutet, dass der Markeninhaber die Weiterverbreitung einer mit seiner Zustimmung in der EU in Verkehr gebrachten Ware nicht mehr verbieten kann. Die Weitervertriebsrechte des Markeninhabers sind dann also „erschöpft“. Erlaubt ist dann auch eine Werbung mit der Marke (BGH, Urteil vom 17. 7. 2003 – I ZR 256/00 – Vier Ringe über Audi) und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob die Nennung der Marke unbedingt nötig war.

In seiner AIDOL-Entscheidung hatte der BGH eine Erschöpfung nur für solche Internetseite angenommen, auf denen auch Originalprodukte angeboten werden: Die Adwords-Werbung muss sich gerade auf solche Internetseite beziehen, auf denen die betreffenden Markenprodukte auch angeboten werden. Sie ist nicht erlaubt, wenn sich die Werbung auf solche Seiten (Landingpages) bezieht, auf denen andere Produkte angeboten werden (BGH, Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04AIDOL).

Dies hat der BGH nun für die Situation von Wiederverkäufern, die neben Originalwaren auch Produkte anderer Hersteller vertreiben, relativiert: In diesen Fällen kommt es darauf an, ob berechtigte Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Denn ein Wiederverkäufer für Produkte mehrerer Marken muss diese Marken ja benutzen, um auf sein Geschäft hinzuweisen.

Konsequenzen für Google-Ads (früher: Adwords)

Diese Relativierung der AIDOL-Rechtsprechung hatte auch Konsequenzen für die von dem Beklagten geschalteten Adwords-Anzeigen. Diese sahen so aus:

Die Adwords-Werbung des Beklagten

Die Adwords-Werbung des Beklagten

Auch hier nahm der BGH eine Erschöpfung an. Die Marke „Vorwerk“ habe zulässigerweise auch in der Adwords-Anzeige benutzt werden dürfen, auch wenn in dem Onlineshop auch andere Produkte, als Original-Vowerk-Produkte, beworben wurden. Bei einem Wiederverkäufer fehle es nicht am Bezug auf konkret von der Erschöpfung erfassten Produkte, nur weil er neben Markenprodukten auch Fremdprodukte anbietet. Der BGH zweifelte aber auch hier, ob der Markeninhaber sich nach § 24 II MarkenG gegen die Benutzung der Bezeichnung aus berechtigten Gründen wehren konnte.

Kann sich der Markeninhaber dennoch aus berechtigen Interessen gegen die Marken wehren?

Der BGH hat daher den Fall an das Oberlandesgericht Köln zurückverwiesen. Dieses muss nun prüfen, ob es berechtigte Gründe für den Markeninhaber gibt, mit denen er sich einer Nutzung der Marken widersetzen kann. Der BGH hat gleichwohl die Marschrichtung vorgegeben: Er tendiert dazu, die Nutzung der Marke in der Domain für unzulässig zu halten, weil sie das für einen Hinweis auf die Markenwaren erforderliche Maß übersteigt. Das gleiche gilt für die Nutzung der Marken in den Rubriken des Onlineshops und den Adwordsanzeigen. Bei letzterem zweifelt der BGH, ob man hier nicht hätte deutlich machen müssen, dass zwischen dem Beklagten und dem Markeninhaber keine wirtschaftlichen Verbindungen bestehen.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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