Markenanmeldungen: Kann eine unwahrscheinlichere Benutzungsabsicht eine fehlende Unterscheidungskraft überwinden? BGH v. 21.6.2018 – I ZB 61/17 – #darferdas?

Unterscheidungskraft durch beabsichtigte Verwendung auf Etikett (rechts)?

Unterscheidungskraft durch beabsichtigte Verwendung auf Etikett (rechts)?

Die fehlende Unterscheidungskraft als Schutzhindernis

Wer ein Zeichen oder eine Bezeichnung zur Eintragung als deutsche Marke oder Unionsmarke anmeldet, muss über die Hürden der absoluten Eintragungshindernisse springen. Das wichtigste solche Eintragungshindernis ist die fehlende Unterscheidungskraft8 II Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 I b) UMV). Eine fehlende Unterscheidungskraft kann nur durch den Nachweis der Verkehrsgeltung (bzw. was dem für das Unionsmarkenrecht entspricht: Nachweis der erlangten Unterscheidungskraft) überwunden werden. Manchmal aber versuchen Anmelder, die fehlende Unterscheidungskraft auf andere Art zu überwinden. Sie behaupten dann im Anmeldeverfahren, dass sie das angemeldete Zeichen auf eine weniger wahrscheinliche Art benutzen möchten. Kann das gelingen?

Bundespatentgericht verneint Schutzfähigkeit für die „wahrscheinlichste Verwendungsform“

Der Fall: Mit einer deutschen Markenanmeldung begehrt die Anmelderin Schutz für die Bezeichnung

                    „#darferdas?“

u.a. für Bekleidungsstücke. Das DPMA wies die Anmeldung zurück. Die Bezeichnung sei für Bekleidungsstücke nicht schutzfähig, die Unterscheidungskraft würde fehlen.

Im Beschwerdeverfahren war das Bundespatentgericht der selben Meinung (BPatG, Beschluss v. 3.5.2017 – 27 W(pat) 551/16): Die Bezeichnung sei eine verständliche, in deutsche Sprache formulierte Frage. Als solche würde man sie auch verstehen. Die regelverletzende Zusammenschreibung und Kleinschreibung des ersten Buchstabens würde an der fehlenden Unterscheidungskraft nichts ändern. Solche Regelverletzungen seien vielmehr in der Werbung üblich. Das gleiche gelte für den Hashtag. Auch dass die Bezeichnung nicht eng auf die angemeldeten Waren (Bekleidungsstücke) beziehen würde und für diese auch nicht beschreibend sei, würde daran nichts ändern. Denn gerade bei Bekleidungsstücken seien „Fun-Sprüche“ und „Botschaften nach außen“ weit verbreitet. Die angemeldete Bezeichnung würde man daher als Motiv verstehen und nicht als Herkunftshinweis.

Mit der Rechtsbeschwerde ging die Anmelderin zum Bundesgerichtshof. Sie meint, richtigerweise müsse man nicht nur die wahrscheinlichste Verwendungsform berücksichtigen, sondern auch andere naheliegende Verwendungsformen. Beispielsweise möchte sie die Bezeichnung „#darferdas?“ auch auf Etiketten aufbringen. In einer Verwendung auf Etiketten würde man einen Herkunftshinweis sehen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht übergab die Anmelderin als Verwendungsbeispiel eine T-Shirt mit eingenähtem Innenetikett mit der Aufschrift „#darferdas?“.

Ist nur die „wahrscheinlichste“ Verwendungsform zu berücksichtigen?

Tatsächlich hatte der BGH in der Vergangenheit die Verwendung eines Zeichens auf einem Etikett als Herkunftshinweis angesehen (z.B. BGH v. 10.11.2016 – I ZR 191/15Sierpinksi-Dreieck). Er war sich daher nun nicht mehr so sicher, ob er neben der wahrscheinlichsten auch andere naheliegende Verwendungen berücksichtigen muss. Der BGH hat daher den EuGH gefragt (Beschluss vom 21.06.2018 – I ZB 61/17#darferdas?):

Hat ein Zeichen auch dann Unterscheidungskraft, wenn es zwar nicht für die wahrscheinlichste, aber dennoch für bedeutsame Verwendungsformen als Herkunftshinweis dienen kann?

EuGH stellt auf wahrscheinlichste Verwendung ab

Der EuGH hatte in der Vergangenheit zu diesem Problem bereits Stellung genommen und zwar für eine Gemeinschaftsmarke (jetzt: Unionsmarke). In der Entscheidung vom 26.04.2012 – C-307/11 – Deichmann SE/HABM (Umsäumter Winkel) ging es um das folgende Zeichen, angemeldet für „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“:

Unterscheidungskraft für den "umsäumten Winkel"?

Unterscheidungskraft für den „umsäumten Winkel“?

Das Amt hatte die Eintragung abgelehnt. Es handele sich um eine dekorative Applikation oder einen Aufsatz zur Verstärkung, wie sie in der Schuhbranche allgemein verwendet würden. Das Zeichen habe daher keine Herkunftsfunktion. Die Anmelderin entgegnete hierauf, sie wolle das Zeichen an der Außenseite von Sport- und Freizeitschuhen anbringen, also dort, wo bei solchen Schuhen üblicherweise eine Marke angebracht würde. Der EuGH stellte in dem Urteil fest, dass das Amt andere Verwendungsformen, als die wahrscheinlichste, nicht berücksichtigen muss. Da das Amt aber eine wahrscheinlichste Verwendung als Applikation festgestellt hatte und außerdem die Anmeldung „orthopädische Schuhe“ und „Schuhe“ im allgemeinen betraf, nicht aber „Sport- und Freizeitschuhe“, wies der EuGH das Rechtsmittel der Anmelderin zurück.
Auch in seinem „Birkenstock-Sales“-Urteil hatte der EuGH bestätigt, dass es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf die „nicht wenig wahrscheinlichen“ Verwendungen des angemeldeten Zeichens ankommt (EuGH vom 13.09.2018 – C-26/17 PBirkenstock Sales/EUIPO, Rz. 40).

Es ist wenig wahrscheinlich, dass der EuGH seine Rechtsprechung hierzu ändert. Zum einen betont der EuGH in ständiger Rechtsprechung, dass er für Tatsachen- und Beweiswürdigung nicht zuständig ist und Fragen zur wahrscheinlichen Benutzung hierzu zählen (z.B. EuGH vom 13.09.2018 – C-26/17 PBirkenstock Sales/EUIPO). Zum anderen würde die Berücksichtigung von nicht nur der  wahrscheinlichsten Verwendung dazu führen, dass die fehlende Unterscheidungskraft eines Zeichens fast immer umgangen werden könnte. Für den Bekleidungsbereich müsste ein Anmelder hierfür nur angeben, dass er sein Zeichen auf Etiketten anbringen möchte.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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