Verletzung einer drei-Streifen-Positionsmarke – Auch eigene ältere Marke half nicht – BGH, Urteil vom 9.11.2017 – I ZR 110/16 – form-strip II

Adidas verbietet Vertrieb von Puma-Modellen

Geklagt hatte die adidas AG als Inhaber der folgenden abstrahiert eingetragenen Positionsmarke für Schuhwaren, angemeldet am 3.11.2003:

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Die Marke der Klägerin (adidas)

Beklagt war die Puma SE. Sie vertrieb im Jahr 2013 u.a. das folgende Modell „BioWeb“:

Puma Verletzungsform

Puma-Modell „BioWeb“

Gleichzeitig war die Beklagte Inhaberin der folgenden abstrahiert eingetragenen Unionsbildmarke für Schuhwaren mit Priorität vom 31.10.2003:

Ältere Puma-Marke

Ältere Puma-Marke

Die Klägerin sah im Vertrieb des „BioWeb“ eine Verletzung seiner Marke. Die Beklagte meinte, es läge keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vor. Außerdem sei der Vertrieb des „BioWebs“ eine berechtigte Benutzung der eigenen älteren Marke.

Verwechslungsgefahr

Das Landgericht München I wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht München verurteilte Puma. Der BGH nahm ebenso wie das Oberlandesgericht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr an: Bei der Verwechslungsgefahr sei die besondere Kennzeichnungskraft (d.h. deren „Stärke“) der Klagemarke zu berücksichtigen. Eine geringere Ähnlichkeit zwischen Marke und angegriffenem Zeichen könne durch eine höhere Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch (Schuhe). Die Klagemarke werde umfangreich im europäischen Spitzensport benutzt und sei daher außerordentlich bekannt und kennzeichnungskräftig. Es liege daher eine Verwechslungsgefahr vor, so der BGH.

Eigene Benutzung der älteren Marke?

Nach Art. 9 II Unionsmarkenverordnung (UMV) besteht das Verbietungsrecht des Markeninhabers nur „unbeschadet“ der von dem Markeninhaber vor dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag erworbenen Rechte. Eine Markenrechtsverletzung liegt also nicht vor, wenn ältere Rechte des Beklagten entgegenstehen. Hieraus leitete die Beklagte ab, dass die Klägerin ihre Rechte ihr gegenüber nicht durchsetzen könne. Denn schließlich benutze sie mit dem „BioWeb“ nur ihr eigene ältere Marke vom 31.10.2003. Der BGH war anderer Ansicht: Der Einwand des Art 9 II UMV setze voraus, dass die ältere Marke der Beklagten die jüngere Klagemarke durch Nichtigkeit zu Fall bringen könne. Das sei aber nur der Fall, wenn die ältere Beklagtenmarke

Ältere Puma-Marke

Ältere Puma-Marke

mit der jüngeren Klagemarke

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Die Marke der Klägerin (adidas)

kollidieren könne. Dass das nicht der Fall war, räumte selbst die Beklagte ein.

Großer Schutzumfang der Klagemarke

Die Klagemarke hat einen großen Schutzumfang. Das Berufungsgericht hatte in seiner nun vom BGH bestätigten Entscheidung auf den Beschluss des EuGH vom 17.02.2016 – C-396/15 P – verwiesen. Darin hatte der EuGH entschieden, dass die Klägerin aufgrund ihrer Marke

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Die Marke der Klägerin (adidas)

auch die Eintragung einer jüngeren Marke

Gefiel adidas nicht: Angemeldete Zwei-Streifen-Marke

Gefiel adidas nicht: Angemeldete Zwei-Streifen-Marke

wegen Verwechslungsgefahr nicht dulden muss. Der EuG als Vorinstanz hatte in diesem Verfahren ausgeführt, dass für den durchschnittlichen Konsumenten die Anzahl der Streifen „nicht wichtig“ sei (EuG – T-145/14 – adidas AG/HABM und Shoe Banding BVBA, Rz. 40).

Autor: Anwalt Markenrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


 

Thomas Seifried

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