Vorsicht bei SAM, MO, Otto und Karl – Wer Vornamen als Modellbezeichnungen bei Modeartikeln benutzt, kann fremde Marken verletzen

UPDATE 10.01.2018: Landgericht Düsseldorf verbietet Abmahnungen wegen „SAM“

LG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2017 – 2a O 248/16

SAM

„Sam“ wird gerne als Modellbezeichnung für Modeartikel benutzt. SAM ist aber auch eingetragen als deutsche Wortmarke 2004517. Der Inhaber der Marke geht seit Jahren gegen die Benutzung der Bezeichnung „SAM“ als Modellbezeichnung vor. Ob hier tatsächlich eine Verletzung der Marke vorliegt, entscheidet die sog. „markenmäßige Benutzung“. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main nimmt hier regelmäßig eine „Zweitmarkenverletzung“ an (s.u.).

Das Landgericht Düsseldorf sah dies in einem kürzlich entschiedenen Fall anders. In dem Fall hatte ein Hersteller von Bekleidung nach einer Abmahnung seines Abnehmers selbst den Inhaber der Marke „SAM“ verklagt. Der Abnehmer hatte auf seiner Website eine Hose angeboten unter der Bezeichnung

„[Marke des Herstellers] Slim Fit Hose SAM“

Daraufhin wurde er von dem Inhaber der Marke „SAM“ wegen Verletzung der Marke „SAM“ abgemahnt. Anschließend wurde auch der Hersteller selbst abgemahnt. Der Hersteller wehrte sich gegen die Abmahnung seines Kunden und die gegen ihn selbst gerichtete Abmahung und erhob Klage. Der Vorwurf: Die Abmahnung seines Kunden sei ein unberechtige Abnehmerverwarnung. Daher sei es dem Inhaber der Marke „SAM“ zu verbieten, die Kunden des Herstellers wegen angeblicher Verletzung der Marke „SAM“ abzumahnen. In dem Fall würde die „markenmäßige Benutzung“ fehlen.

Unberechtigte Abnehmerverwarnung durch unberechtige Abmahnung

Unberechtigte Abmahnungen können einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§§ 1004, 823 I BGB) darstellen und zwar desjenigen, der den Empfänger der Abmahnung beliefert hat („unberechtigte Abnehmerverwarnung“, z.B. BGH GRUR 2006, 433Unbegründete Abnehmerverwarnung).

LG Düsseldorf: Keine markenmäßige Benutzung von „SAM“

Das Landgericht Düsseldorf hat die  Abmahnungen gegen den Abnehmer des Herstellers als unberechtigt angesehen. Die Bezeichnung „SAM“ sei  nicht markenmäßig benutzt worden, sondern als Modellbezeichnung. Entscheidend sei, dass man in der beanstandeten Verwendung der Bezeichnung „SAM“ keinen Herkunftshinweis erkenne. Der Endkunde würde in der Gesamtbezeichnung

„[Marke des Herstellers] Slim Fit Hose SAM“

nur die Marke des Herstellers als Herkunftshinweis (d.h. letztendlich „als Marke“) ansehen, nicht aber auch „SAM“. Auch eine Auffassung als „herkunftshinweisendes Zweitzeichen“ würde ausscheiden. „SAM“ sei hier bloße „Modellbezeichnung“, so das LG Düsseldorf (LG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2017 – 2a O 248/16). „

Das Landgericht Düsseldorf hat daher mangels markenmäßiger Benutzung der Bezeichnung „SAM“ eine Markenrechtsverletzung abgelehnt und die Abmahnung an den Abnehmer des klagenden Herstellers als unberechtigt angesehen. Es hat daher dem Inhaber der Marke „SAM“ verboten, die Abnehmer der Klägerin unter Hinweis auf die Marke „SAM“ abzumahnen, wie geschehen (LG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2017 – 2a O 248/16).

„Markenmäßige Benutzung“ hochumstritten

Ob in derartigen Fällen eine markenmäßige Benutzung und damit eine Markenrechtsverletzung vorliegt, ist in der Rechtsprechung hoch umstritten. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sieht hier regelmäßig eine „Zweitmarkenverletzung“ (s.u.).


Vornamen als geschützte Modemarken

Geschützte Vornamen für Bekleidung

Geschützte Vornamen für Bekleidung

Vornamen, männliche wie weibliche, sind als Marken in der Mode beliebt. Als Marken für „Bekleidungsstücke“ sind beispielsweise eingetragen

SAM (deutsche Wortmarke 2004517)
MO (deutsche Wortmarke 39939194)
KARL (mit grafischem Element im „K“ als Gemeinschaftsbildmarke 1101938)
ALBERTO (deutsche Wortmarke 39908251)
CHANTELLE (Gemeinschaftswortmarke 009789595)
Julia (deutsche Wortmarke 1169155)
Luci (deutsche Wortmarke 30310758)

Als Marke für „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen“, u. a. für Bekleidung ist auch eingetragen

OTTO (deutsche Wortmarke 30126772)

Oft werden Vornamen in Angeboten oder in der Werbung zur Kennzeichnung eines bestimmten Modells benutzt. Die Modellbezeichnung wird dabei meistens der Marke des Herstellers angefügt. Bsp. eines typischen Onlineangebots.:

„[Marke des Herstellers, z.B. BOSS]“, T-Shirt „Sam“, blau, € …“

Solche Angebote werden regelmäßig von Markeninhabern abgemahnt. Sie behaupten, es werde ihre Marke (im Beispiel „SAM“) verletzt.

Erster häufiger Einwand: Vornamen sind überhaupt nicht unterscheidungskräftig

Manchmal erwidert der Abgemahnte hierauf, Vornamen seien überhaupt nicht unterscheidungskräftig. Denn sie würden gar nicht als Herkunftshinweis verstanden. Dieser Einwand ist bei einer Wortmarke aber irrelevant. Denn die Gerichte müssen bei einer eingetragenen Marke wenigstens von einer schwachen originären Unterscheidungskraft ausgehen, weil sie die Eintragung der Marke durch das DPMA oder das HABM nicht in Frage stellen dürfen (BGH v. vom 02.04.2009 – I ZR 209/06 – POST/RegioPost). Ist der Vorname also als Wortmarke eingetragen, muss ein Gericht davon ausgehen, dass er originär unterscheidungskräftig ist.


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Aber auch bei Wortbildmarken  bzw. Bildmarken (das Gemeinschaftsmarkenrecht kennt nur Wort- oder Bildmarken) muss man in den allermeisten Fällen von einer originären Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils ausgehen. Denn Vornamen gelten im Modebereich in den allermeisten Fällen als originär unterscheidungskräftig und sind damit als Marke schutzfähig. Allein der Umstand, dass diese häufig verwendet werden, mindert deren Kennzeichnungskraft nicht (BpatG v. 17.5.2011 – 27 W (pat) 266/09 Luxy/Luci).  Auch als Modellbezeichnungen sind weibliche Vornamen grundsätzlich unterscheidungskräftig (BGH v. 20.3.1970 – I ZR 7/69 – Felina-Britta).

Zweiter Einwand: Keine „markenmäßige Benutzung“, sondern nur Modellbezeichnung

Ob die Benutzung markenrechtlich geschützter Begriffe als Bezeichnung für ein bestimmtes Modell (z. B. „[Marke] T-Shirt SAM“), einen bestimmten Schnitt, Stil oder Ausstattung eine „markenmäßig“ geschieht, ist in der Rechtsprechung umstritten. Mit „markenmäßiger Benutzung“ ist gemeint: Wird die Bezeichnung hier überhaupt als Marke, d.h. als Hinweis auf die Herkunft des Produkts aus einem bestimmten Unternehmen angesehen? Die „markenmäßige Benutzung“ ist ungeschriebene Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung.

Aber: „Markenmäßige Benutzung“ durch Benutzung als „Zweitmarke“ möglich

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte in einem Verfügungsverfahren tatsächlich eine markenmäßige Benutzung eines Vornamen für eine Modellbezeichnung angenommen. Der Vorname werde hier als „eigener kennzeichnender Bestandteil“ bzw. als „Zweitmarke“ aufgefasst (OLG Frankfurt v. 15.5.2012, 6 U 2/12).

Andere Oberlandesgerichte sehen das nicht so. Das LG Köln (Urteil v. 09.07.2013 – Az. 81 O 41/13) hatte kürzlich darüber zu entscheiden, ob das Angebot eines Schuhs, nämlich

„Zecchino d‘ oro Sneaker Marlo”

die Marke “Marlo” (eingetragen u.a. für Schuhwaren) verletze. „Nein“, meinte das Gericht. Es fehle an einer markenmäßigen Benutzung. Auch eine Zweitmarke sei darin nicht erkennbar. “Marlo“ werde hier als Modellzeichnung verstanden und nicht als Marke. Das OLG Köln war der selben Ansicht, so dass die Klägerin in dem Verfahren ihre Berufung gegen das erstinstanzliche klageabweisende Urteil zurücknahm.

Vorsicht bei Dienstleistungsmarken für ähnliche Bereiche

Die Verwendung von Vornamen ist kann nicht nur Marken verletzen, die für Bekleidung und ähnliche Produkte (Nizza-Klasse 25) eingetragen sind. Eine Markenrechtsverletzung ist auch bei verwandten Produktbereichen möglich, beispielsweise wenn die Marke für „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen (u.a.) für Bekleidung” eingetragen ist.
Der Bundesgerichtshof hatte am 31.10.2013 die “OTTO CAP”-Entscheidung (BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

Der Fall:

Bildquelle: Urteil des BGH v. 31.10.2013 - I ZR 49/12 - OTTO CAP

Bildquelle: Urteil des BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP

Die Beklagte vertrieb Baseballkappen, mit dem im oben dargestellten Zeichen „OTTO“. Geklagt hatte der “Otto-Versand”. Er behauptete eine Verletzung seiner bekannten deutschen Wortmarke “OTTO“ (30126772). Diese ist zwar nicht geschützt für Bekleidung. Die Marke beansprucht aber „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen“ unter anderem auch für Bekleidung. Auch hier ging zunächst um die Frage, das auf den Mützen aufgebachte Zeichen überhaupt “markenmäßig benutzt” wurde. Das hat der BGH bejaht. In dem Fall waren auch die Etiketten mit dem Zeichen versehen. Zeichen und Bezeichnungen auf Etiketten würden meistens als Herkunftshinweis und damit als Marken angesehen, so der BGH.

„Bekleidungsstücke“ und „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung” ähnlich?

Der BGH hatte aber auch geklärt, ob sich “Bekleidungsstücke” und “Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung” überhaupt ähneln. Nur dann läge eine markenrechtsverletzende Zeichenkollision vor. Auch das hat der BGH mit knapper Begründung angenommen: Es reiche aus, das man annehme, die Waren und Dienstleistungen stammten aus dem selben Unternehmen. Große Handelshäuser würden eben neben fremder Ware auch Eigenmarken anbieten. Es komme nicht darauf an, ob der Markeninhaber („Otto-Versand“) auch Marken im Bekleidungssektor vertreibe. Der BGH hatte letztendlich dem “OTTO-Versand” Recht gegeben.

Wer Vornamen als Hinweis auf ein bestimmtes Modell benutzen möchte, sollte also unbedingt zuvor nach kollidierenden Marken recherchieren. Dabei muss er nicht nur nach Marken in der Nizza-Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckung) recherchieren, sondern auch nach Marken, die ähnliche Produkte beanspruchen, beispielsweise  „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen (u.a.) für Bekleidung“

Autor: Anwalt Markenrecht Frankfurt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


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