AdWords-Rechtsprechung: BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen und BGH Urteil vom 27. Juni 2013 – I ZR 53/12 – Fleurop

Update 24.02.2014: Neues zu Google AdWords: Markenrechtsverletzung durch Keywordnutzung Urteilsgründe BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12Fleurop – jetzt veröffentlicht

BGH verbietet „Fleurop“ als Keyword

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Der Blumenversender Fleurop geht konsequent gegen AdWords-Werbende vor, die den Begriff „fleurop“ als  anzeigenausauslösendes Keyword benutzen. Die Konzernmutter Interflora unterlag zwar im Jahr 2011 vor dem EuGH in einem „AdWords-Fall“. Der EuGH (Urteil v. 22.9.2011, C-323/09 – Interflora) stellte damals fest, dass auch der Inhaber einer bekannten Marke es in den meisten Fällen nicht verbieten lassen kann, dass Mitbewerber mit markenidentischen Schlüsselwörtern AdWords-Anzeigen für Konkurrenzprodukte schalten. Ausnahmen: Diese Konkurrenzprodukte sind Nachahmungen, die Marke wird verwässert oder verunglimpft oder es wird die Werbe- und die Investitionsfunktion der bekannten Marke beeinträchtigt. Der BGH hatte dennoch in seinem Urteil vom 27.6.2013 Fleurop Recht gegeben. Was war geschehen?

Ein Blumenversender namens „Blumenbutler“ warb mit den oben dargestellten AdWord-Anzeigen. Als anzeigenauslösendes Schlüsselwort (Keyword) wurde „Fleurop“ gewählt. Fleurop sah darin eine Verletzung ihrer Marke „Fleurop“, eingetragen unter anderem für Blumen. Konkret sei die Herkunftsfunktion verletzt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, prüft der BGH in zwei Stufen: Zunächst fragt er, ob ein normaler Internetnutzer wisse, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht wirschaftlich miteinander verbunden, sondern Wettbewerber seien. Wenn ein solches Wissen fehle, müsse geprüft werden, ob die AdWords-Anzeige erkennen lasse, dass die beworbenen Produkte weder vom Markeninhaber noch von einem mit diesem verbundenen Unternehmen stamme.

Die „besonderen Umstände“ des Falls: Das beondere Vertriebssystem von Fleurop – „Blumenbutler“suggeriert Blumenversand als Partnerunternehmen

Zumindest das Letztere nahm der BGH hier an: Das Vertriebssystem von Fleurop besteht aus ca. 8.000 Partnergeschäften. Die in einem Partnerunternehmen bestellten Blumen können durch ein anderes Partnerunternehmen an einem anderen Ort ausgeliefert werden. Vor diesem Hintergrund könne man annehmen, dass der „Blumenbutler“ eben ein Partnerunternehmen von Fleurop sei. Denn „Blumenbutler“ könne als „humorige Umschreibung eines Blumenversands“ verstanden werden. Deshalb läge hier eine Beeinträchtigung der Herkunftfunktion der Marke „Fleurop“ vor.

Keine Änderung der werbefreundlichen AdWords-Rechtsprechung

Das Urteil ändert die an sich werbefreundliche Rechtsprechung des BGH nicht. Die besonderen Umstände des Falls lassen sich nicht verallgemeinern.

Das Urteil im Volltext: BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12 – Fleurop

BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10MOST-Pralinen

Markenrechtlich geschützte Keywords sind auch bei beschreibender Domain erlaubt.

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Keyword-Advertising („Google AdWords„), präzisiert.

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der unter anderem für Pralinen und Schokolade eingetragenen deutschen Marke „MOST“. Sie betreibt unter der Internetadresse „www.most-shop.com“ einen „MOST-Shop“. Darin verkauft sie Konfiserie- und Schokoladenprodukte. Die Beklagte vertreibt unter „www.feinkost-geschenke.de“ und „www.selection-exquisit.de“ Geschenke, Pralinen und Schokolade. Sie schaltete im Januar 2007 Adwords-Anzeigen für ihren Internetshop. Als Schlüsselwort („Keyword“) hatte sie den Begriff „Pralinen“ mit der Option „weitgehend passende Keywords“

gewählt. Die Anzeige erschien daher auch nach Eingabe des Suchbegriffs „MOST Pralinen“.

Die Anzeige sah etwa so aus:

Über den in der Anzeige angegebenen Link „www.feinkost-geschenke.de“ gelangte man auf die Homepage der Beklagten unter der Internetadresse „www.selection-exquisit.de“. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen „MOST“ vertrieben.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung der Anzeige das Recht an der Marke „MOST“ verletzt. Sie hat die Beklagte unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 – Bananabay II; Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 46/08, MMR 2011, 608) bestätigt: Beim „Keyword-Advertising“ ist eine Markenverletzung ausgeschlossen, wenn die Werbung – wie im Streitfall – in einem von der („natürlichen“) Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock (die „AdWords“-Anzeigen) erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.

Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist und in der Anzeige Produkte der unter der Marke angebotenen Art mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (im Streitfall „Pralinen“ usw.). Diese Beurteilung steht – so der BGH – in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora/M&S Interflora Inc.). Danach ist es Sache des nationalen Gerichts, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anhand der vom Gerichtshof entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen. Der BGH hat deshalb auch im Blick auf die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs (GRUR Int. 2011, 173, 175 – BergSpechte II) und der französischen Cour de cassation (GRUR Int. 2011, 625 – CNRRH), die bei der Beurteilung von Adwords-Anzeigen unter Berücksichtigung der von ihnen als relevant erachteten Faktoren zu anderen Ergebnissen gelangt sind, keine Vorlage an den EuGH für geboten erachtet.

Die Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a.:

In dem der Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. zu Grunde liegenden Sachverhalt ging es um Folgendes:

Marks & Spencer plc, im Vereinigten Königreich einer der bedeutendsten Einzelhändler, betrieb einen Blumenlieferdienst und schaltete hierfür Adwords-Anzeigen:

Als Auslöser der Anzeigen hatte Marks & Spencer u.a. das Keyword „interflora“ gebucht. Die Bezeichnung „Interflora“ selbst erschien in der AdWords-Anzeige nicht. „Interflora“ ist sowohl als britische Marke, als auch als Gemeinschaftsmarke registriert und hat darüber hinaus im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedsstaaten der EU nach den Feststellungen des EuGH „einen hohen Bekanntheitsgrad“ (Rz. 16). Der Markeninhaber, die Interflora Inc. (u.a.), klagte auf Unterlassung. Der EuGH führte zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke aus (Rz. 50):

In diesem Kontext setzen sich, wie in Randnr. 44 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die maßgeblichen Verkehrskreise aus normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzern zusammen. Somit reicht der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen konnten, dass der von M & S angebotene Dienst nichts mit dem von Interflora zu tun hat, nicht aus, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion festzustellen.

Zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke stellte der EuGH in dieser Entscheidung fest (Rz. 95):

Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird.

Selbst der Inhaber einer kennzeichnungsstarken, weil bekannten Marke kann demnach anderen die Benutzung von gleichlautenden Schlüsselwörtern nicht verbieten, wenn es sich  bei den beworbenen Produkten nicht um Nachahmungen handelt, eine Verwässerung  nicht herbeigeführt und die übrigen Markenfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

Das Urteil des BGH vom 13.01.2011, I ZR 125/07, BeckRS 2011, 18673 – Bananabay II

Der Gerichtshof betont in ständiger Rechtsprechung, dass es Sache des nationalen Gerichts sei, zu würdigen, ob nach dem Sachverhalt eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vorliegt oder vorliegen könnte (EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. Rz. 46)
In dem der Bananaby II-Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte die Beklagte das Schlüsselwort „bananabay“ zur Aktivierung ihrer AdWordsanzeige gebucht. Die AdWords-Anzeige lautete:

„Erotikartikel für 0,00 € Rabattaktion bis 20.07.2006!
Ersparnis bis 85% garantiert
www.eis.de/erotikshop“

Die Klägerin war Inhaber der deutschen Wortmarke „Bananabay“. Der BGH hatte die Klage abgewiesen und hierzu ausgeführt (Rz. 26 f):

In der Anzeige, namentlich in dem dort aufgeführten Werbelink und in der Werbebotschaft, fehlt jeder Anhaltspunkt, der für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer den Schluss nahelegen könnte, die Anzeige stamme von der Klägerin oder zwischen dem Werbenden und der Klägerin bestünden wirtschaftliche Verbindungen. [27] Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort gebuchten Begriff „bananabay“ als Suchwort ein, erscheint nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift „Anzeigen“ gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigentext noch der aufgeführte Link „www.eis.de/erotikshop“ enthalten einen Hinweis auf das eingegebene Marken-wort. Der angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrücklich mit einem ande-ren, als solches auch erkennbaren Zeichen („eis“) gekennzeichnet.

Der Leitsatz der Bananabay II-Entscheidung lautet dementsprechend:

Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Mit der MOST-Pralinen-Entscheidung hat der BGH jeztz seine liberale Haltung präzisiert und fortgesetzt. Auch nicht kennzeichnungskräftige (z.B. weil sie nur beschreibend sind) Bezeichnungen im  Anzeigentext oder Domain führen daher meistens nicht zu einer Markenrechtsverletzung, wenn weder Anzeigentext noch Domain die Marke enthalten.

Die Pressemitteilung des BGH vom 14.12.2012.

Update 06.02.13: Volltext der Entscheidung BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen

Autor: Anwalt Markenrecht Frankfurt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


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Rechtserhaltende Benutzung eingetragener Marken: Kann eine Marke („PROTI“) rechtserhaltend auch dann abweichend („PROTIPLUS“, „Proti Power“) von der Eintragung benutzt werden, wenn die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist?

EuGH Urteil v. 25.10.2012 – C-553/11 – Rintisch/Eder – PROTI

Marken müssen nach Ablauf der fünfjährige Benutzungsschonfrist benutzt werden. Die Nichtbenutzung kann als Einrede in einem Verletzungsprozess erhoben werden. Nicht benutzte Marken können aber auch aus dem Register gelöscht werden. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern ihr Image. Der Schutzumfang einer Marke folgt aber im Wesentlichen aus dem Register. Was passiert, wenn die Marke nicht mehr so benutzt wird, wie sie einmal im Register eingetragen wurde und darüber hinaus auch die veränderte Benutzung als neuere Marke im Register eingetragen ist? Kann mit der Benutzung der neuen Marke auch die ursprüngliche (meist wertvollere) Marke rechtserhaltend benutzt werden?

Der Fall: Der Kläger ist Inhaber der seit 1997 geschützten deutschen Wortmarke „PROTI“ für Eiweiß und verlangt von dem Beklagten Löschung der jüngeren deutschen Wortmarke „Protifit“, registriert u.a für Nahrungsergänzungsmittel. Der Beklagte hielt den Löschungsanspruch für unbegründet, weil die Marke PROTI überhaupt nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Der Kläger gab zu, dass zwar nicht „PROTI“, jedoch aber „PROTIPLUS“ und auch “Proti Power“ benutzt worden seien. Sowohl „PROTIPLUS“ als auch „Proti Power“ waren aber ihrerseits als Wortmarken eingetragen.

Schadet es einer Marke, wenn sie abweichend vom Registereintrag benutzt wird und diese abweichende Form ihrerseits als weitere Marke eingetragen ist?

Der EuGH hatte in der Entscheidung vom 13.9.2007 – C-234/06 – BAINBRIDGE festgestellt, dass eine eingetragene Marke „Bridge“ nicht durch die Verwendung der Bezeichnung „THE BRIDGE“ rechtserhaltend benutzt wird, wenn die Bezeichnung „THE BRIDGE“ ihrerseits als Teil einer Markenfamilie als Marke eingetragen ist.

Der EuGH hat nun in der PROTI-Entscheidung klargestellt, dass es einer Marke grundsätzlich nicht schadet, wenn sie in abweichender Form benutzt wird und diese abweichende Form wiederum als weitere Marke eingetragen ist. Mit einigen argumentativen Verrenkungen meint der EuGH nun, diese Entscheidung würde auch nicht im Widerspruch zur BAINBRIDGE-Entscheidung stehen: Die BAINBRIDGE-Entscheidung habe sich ausdrücklich auf Fälle bezogen, in der Schutz für eine Markenfamilie bzw. für „Serienzeichen“ beansprucht werde. In diesen Fällen könne die Benutzung einer Marke nicht als Beleg für die Benutzung anderer Marken derselben Markenfamilie herhalten.

In der PROTI-Entscheidung ging es nicht um eine Markenfamilie. Der EuGH ist daher der Ansicht, dass eine Marke auch in abweichender Form rechtserhaltend benutzt werden kann und zwar auch dann, wenn diese abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Diese abweichende rechtserhaltende Benutzung wiederum soll auf die Unterscheidungskraft der Ursprungsmarke keinen Einfluss haben.

Rechtserhaltende abweichende Benutzung: LEVI’S und die Stofffähnchen („Red Tabs“)

Die rechtserhaltende Benutzung wird den EuGH noch weiterhin beschäftigen. Mit der Stoffähnchen II-Entscheidung (BGH, Vorlagebeschluss v. 24.11.2011 – I ZR 206/10Stofffähnchen II) hatte der BGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob eine Marke rechtserhaltend auch dadurch benutzt werden kann, dass sie nur zusammen mit einer weiteren eingetragenen Marke als Gesamtzeichen benutzt wird.

Konkret ging es in einem Verletzungsverfahren um die „Red Tabs“ von LEVI’S. Hier ist (u.a.) sowohl das schlichte rote Stofffähnchen als Marke eingetragen, als auch das rote Stofffähnchen mit der zusätzlichen Aufschrift „LEVI’S“. Benutzt wird das rote Stofffähnchen aber mit der Aufschrift „LEVI’S“. Der EuGH wird hier die Frage zu beantworten haben, ob dadurch auch das unbeschriftete rote Stofffähnchen rechtserhaltend benutzt wird. Nur in diesem Fall können die Stofffähnchen der Beklagten, die mit „Colloseum“, „SM. JEANS“ bzw. „EURGIULIO“ beschriftet waren, eine Verletzung der in Form des unbeschrifteten Stofffähnchens eingetragenen Marke von LEVI’S sein.

Autor: Anwalt Markenrecht Frankfurt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


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Eingetragenes Geschmacksmuster – Unvollständige oder widersprüchliche Eintragungen entwerten den Geschmacksmusterschutz: BGH Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe

1. Fallgruppe: Das Muster wurde nur teilweise als Geschmacksmuster eingetragen

Ein Fall aus der Praxis: Ein Unternehmen stellt Textildrucke her und entwirft auch eigene Dessins. Man entdeckt eines dieser eigenen Dessins, nunmehr konfektioniert, als Pullover in einem Onlineshop. Das wurde als Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet. Angemeldet und eingetragen wurde allerdings nur ein Ausschnitt des Musters. Nach erfolgloser Abmahnung wird der Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt.

Der Richter muss das Dessin so nehmen, wie es beim Amt eingetragen ist (vgl. für das deutsche Geschmacksmuster § 37 GeschmMG). Was aus der Eintragung nicht erkennbar ist, kann bei der Bestimmung des Schutzumfangs keine Rolle spielen.

Im Fall hatte der Richter das eingetragene Geschmacksmuster mit dem Muster des Nachahmers verglichen. Er war der Meinung, dass zwischen der eingetragenen Wiedergabe des Geschmacksmusters und dem Muster des Pullovers ein gewisser Abstand bestünde. Allein aufgrund des eingetragenen Geschmacksmusters hätte er die einstweilige Verfügung nicht erlassen. Zur Sicherheit wurde der Verfügungsantrag hilfsweise auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützt. Entscheidend für den Schutzumfang beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist das Muster, so wie es erstmals veröffentlicht wurde. Aufgrund des Hilfsantrags wurde die einstweilige Verfügung dann erlassen.

Die Eintragung ist für den Schutzumfang des eingetragenen Geschmacksmusters entscheidend. Mängel der Eintragung können bei einer Verletzung nicht mehr korrigiert werden.

Auch in den Nichtigkeitsverfahren vor den Ämtern ist sind die eingetragenen Abbildungen entscheidend. Was beispielsweise an einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster neu ist, muss sich aus den Bildmerkmalen selbst ergeben. Beschreibungen oder Farbangaben dürfen für den Schutzumfang nicht berücksichtigt werden (Entscheidung des HABM v. 20.2.2006 – ICD000001535 – Retsch/Kennex), sondern allenfalls bei der Auslegung (BGH: Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe).

2. Fallgruppe: Die Eintragung ist widersprüchlich – BGH: Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe

Geklagte hatte die Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters 000383757-0001. Eingetragen hatte sie das Muster teilweise mit Sockel

und teilweise ohne Sockel:

Die Beklagte vertrieb eine Weinkaraffe ohne Sockel

Der BGH hatte ein Geschmacksmusterverletzung verneint: Da die Eintragung widersprüchlich sei (einmal mit und einmal ohne Sockel) müsse der Schutzumfang ausgelegt werden. Eine solche Auslegung ergäbe, dass geschützt die Karaffe mit Sockel sei. Die Abbildungen ohne Sockel verdeutlichten lediglich die Gestaltung der Karaffe. Entscheidend für den Schutzumfang sei immer der Gesamteindruck. Die jeweiligen Elemente (Karaffe und Sockel) seien hier nicht isoliert schutzfähig. Weder das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht, noch deutsche Geschmacksmusterrecht würden einen Elementeschutz zulassen. Ein Schutz der isolierten Elemente sei ohne weiteres durch eine isolierte Eintragung (Art. 3 a Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung bzw. § 1 Nr1 GeschmMG) zu erhalten.

Tipp: Bei der Anmeldung zur Eintragung als Gemeinschaftsgeschmacksmuster können bis zu sieben verschiedene Ansichten des Musters eingereicht werden. Die deutsche Geschmacksmusterverordnung erlaubt bei der Anmeldung eines deutschen Geschmacksmusters sogar bis zu zehn Ansichten.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, um die Eigenart, d. h. die Unterscheidbarkeit, von anderen Mustern in mehren Abbildungen darzustellen. Was das Muster eigenartig macht, muss aus den Abbildungen hervorgehen. Bei dreidimensionalen Erzeugnissen empfiehlt sich nicht selten die Einreichung von Abbildungen des Erzeugnisses aus allen sechs Perspektiven.

Autor: Anwalt für Geschmacksmuster und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

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Tod des Double-Opt-Ins: OLG München Urteil vom 27.09.2012 – 29 U 1682/12 – Schon die erste Bestätigungsemail beim Double-Opt-In-Verfahren kann rechtswidrig sein – Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

OLG München Urteil vom 27.09.2012 – 29 U 1682/12: Nicht erst der anschließende Emailnewsletter, sondern bereits die Emailnachricht über die Bestätigung der Anmeldung zum Erhalt des Newsletters kann rechtswidrig sein

Update 28.08.2014: Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

Wer Emailnewsletter versendet, tut dies meistens an Adressen, die im Double-Opt-In-Verfahren generiert wurden: Wer den Emailnewsletter erhalten möchte, meldet sich unter Angabe seiner Emailadresse in einem Webformular an. Anschließend erhält er eine Bestätigungsemail, mit der er aufgefordert wird, durch anklicken eines Links die Emailadresse zu bestätigen. Dies galt bisher als sicherster Weg, um die erforderliche Einwilligung in den Erhalt von Werbeemails nachzuweisen. Auch die Rechtsprechung hatte diese erste Bestätigungsemail bisher noch nicht als wettbewerbswidrige unzumutbare Belästigung bzw. als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb angesehen (z.B. LG Berlin v. 30.11.2007, Az. 15 O 346/06; AG München v. 30.11.06, Az.161 C 29330/06).

OLG München: Schon die Bestätigungsemail ist rechtswidrig

Dem hat das Oberlandesgericht München nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schon die allererste Bestätigungsemail sei als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu verbieten, wenn eine Einwilligung in deren Erhalt nicht nachgewiesen werden kann. Einen Wettbewerbsverstoß hatte das Oberlandesgericht nur deswegen verneint, weil die absendende Kapitalanlagegesellschaft und die Empfängerin als Steuerberatungsgesellschaft keine Wettbewerber waren.

Mit dieser Entscheidung taugt das herkömmliche Double-Opt-In-Verfahren nicht mehr zur Generierung von Emailadressen. Denn ob eine über ein Webformular eingegebene Emailadresse tatsächlich auch von demjenigen stammt, der am Erhalt eines Newsletters interessiert ist oder vielleicht von einem unbekannten Dritten, wird sich kaum je nachweisen lassen.

Das Oberlandesgericht hatte die Revision zum BGH zugelassen. Der BGH wird sich ohnehin früher oder später mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Denn das OLG Celle widerspricht dem OLG München ausdrücklich:

Update 28.08.2014: Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

In dem Urteil des OLG Celle vom 15.05.2014 – 13 U 15/14 ging es eigentlich um die Frage, ob eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, die auf den Versand an eine ganz bestimmte Emailadresse beschränkt ist, die Wiederholungsgefahr entfallen lässt. „Nein“ sagte – wenig überraschend – das OLG Celle, denn damit sei die Wiederholungsgefahr aber nicht für „kerngleiche“ Verletzungshandlungen untergegangen. Interessant ist aber, was das OLG Celle in dem Urteil eher beiläufig erwähnt. Es äußert sich nämlich exlizit zum Double-Opt-In-Verfahren und der widerspricht dem OLG München. Wörtlich heißt es in dem Urteil:

„Der Senat neigt dazu, das sog. double-opt-in-Verfahren als praxisgerechte Möglichkeit anzusehen, die Einwilligung in E-Mail-Werbung nachzuweisen. […] Der Senat neigt entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts München (Urteil vom 27. September 2012 – 29 U 1682/12 -, juris Tz. 51 ff.) auch dazu, die Übersendung einer Aufforderung zur Bestätigung im Rahmen des double-opt-in-Verfahrens nicht als unzulässige Werbung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG anzusehen“

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Nachahmungsschutz ohne Schutzrecht? Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen Plagiate: OLG Frankfurt, Urteil v. 01.12.2011 – 6 U 251/10 (für eine Bottega Veneta-Tasche) und OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11 (für einen Einkaufswagen)

Bisweilen kommt es vor, dass ein Produkt über die Jahre bekannt wird, ohne dass hierfür ein Schutzrecht existiert. Eine Marke wurde nicht registriert oder nicht auf dem Produkt aufgebracht, ein Geschmacksmuster wurde nicht registriert, vielleicht weil man mit dem Erfolg nicht gerechnet hatte, für das Entstehen eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist die Schutzdauer abgelaufen und urheberrechtliche Ansprüche scheiden aus, weil das Produkt nicht als Kunst angesehen wird. In diesen Fällen kommt noch der sog. „ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz“ (§ 4 Nr. 9 UWG in Betracht).

Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gilt zwar allgemein als „Notkrücke“. Es gibt aber Ausnahmen und durch die Auswahl des richtigen Gerichts kann man damit durchaus Erfolg haben. Zwei Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung:

1. Nachahmung einer Bottega Veneta-Tasche – OLG Frankfurt v. 1.12.2011 – 6 U 251/10

Die zur Gucci-Gruppe gehörende Klägerin verkauft hochwertige Damenhandtaschen. Die Taschen weisen ein „Intrecciato“ genanntes Flechtmuster auf und tragen kein Logo. Die Taschen kosten im Einzelhandel je nach Ausführung und Lederart zwischen € 3.000,00 und € 50.000,00. Verkauft werden davon jährlich in Deutschland ca. 150 Stück. Bei der Tasche, um deren Nachahmung es ging, handelte es sich um das Modell „Cabat“:

Bildquellen: Jeweils OLG Frankfurt v. 1.12.2011 – 6 U 251/10

Die Beklagte bot im Jahr 2009 in ihren Kaufhäusern deutschlandweit die folgende Tasche an:

Die Taschen kosteten € 50,00 je Stück.

Wettbewerbliche Eigenart

Die Rechtsprechung fordert als Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen Anspruchs eine „wettbewerbliche Eigenart“ und „besondere Umstände“, die die Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je größer der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen.

„Wettbewerbliche Eigenart“ wiederum liegt vor, wenn bestimmte Merkmale darauf hinweisen, dass das Produkt nur aus einem bestimmten Betrieb stammen könne. Das Produkt muss sich also von „Allerweltserzeugnissen“ oder „Dutzendware“ unterscheiden.

Die Klägerin hat diese Merkmale, wie auch in Geschmacksmusterprozessen üblich, beschrieben wie folgt:

Die Tasche
– weist eine rechteckige Grundform auf,
– ist auf einer rechteckigen Bodenplatte aufgebaut
– weist Seitenwände auf, die senkrecht ansteigen,
– weist zwei halbrunde U-förmige Tragegriffe auf,
– wobei die Tragegriffe aus längeren, mittig gefalteten Lederstreifen, in denen ein Wulst eingearbeitet ist und deren Ränder im Bereich der Grifffläche miteinander vernäht sind, bestehen
– und die aufgelassenen Ecken der Griffe wiederum in der Form eines kleinen Rechtecks mittels einer Naht entlang den Rändern und von Ecke zu Ecke über Kreuz mit der Tasche im vorderen Viertel der Tasche vernäht sind,
– besteht aus geflochtenen Lederstreifen, wobei
– die Flechtung aus gleich breiten, etwa 1 cm breiten Streifen besteht und
– die Flechtung von der Standfläche der Tasche aus betrachtet in einem 45° Winkel verläuft, wodurch ein rautenförmiges Muster erzeugt wird.

Bekanntheit des Originalprodukts

Das Produkt muss darüber hinaus auch zu einem gewissen Grad bekannt sein.

Diese Voraussetzungen sah das OLG Frankfurt als erfüllt an: Zwar hatte das Gericht Zweifel, ob den genannten Merkmalen der Tasche an sich schon „wettbewerbliche Eigenart“ zukomme. Denn sowohl das Flechtdesign als auch die Form seien bei vielen anderen Damenhandtaschen bekannt. Die wettbewerbliche Eigenart sei aber jedenfalls durch umfangreiche Berichterstattung in der Presse in den Jahren 2004 bis 2010 entstanden, unter anderem in Boulevard- und Frauenzeitschriften wie „Bunte” „Gala” oder „Für Sie”, in Modezeitschriften wie „Brigitte”, „Vogue” und „Elle” und in der Tagespresse wie „Handelsblatt”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” und „FAZ am Sonntag”, „Süddeutsche Zeitung”. Die Tasche sei daher nicht unerheblich bekannt gewesen. Die „unlauteren Umstände“ ergäben sich aus der identischen Übernahme der wesentlichen beschriebenen Gestaltungsmerkmalen. Auch die Tatsache, dass als Käuferinnen der Tasche angesichts der Preise nur wenige Frauen in Frage kämen, stünde dem nicht entgegen. Denn auch bei Frauen, die sich diese Tasche nicht leisten können, sei die Tasche aufgrund der Berichterstattung bekannt. Das OLG Frankfurt hatte daher die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

2. Nachahmung von Einkaufswägen – OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11: Rechtsverletzung auch ohne Herkunftstäuschung!

Das Oberlandesgericht Köln gilt seit Jahren als besonders aufgeschlossen gegenüber dem ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz. Daran hat sich auch durch den ruhestandsbedingten Wechsel im Vorsitz des 6. Zivilsenats nichts geändert. Das OLG Köln gewährt bisweilen auch für banale Erzeugnisse wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen Nachahmung. Ein Beispiel aus der jüngeren Rechtsprechung:

Die Klägerin vertreibt Einkaufswägen, darunter das Modell „EL“:

Bildquelle: OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11

Die Beklagte bot „auf Anregung ihrer Kunden“ ein sehr ähnliches Modell an, dass mit dem Modell der Klägerin stapelbar war. Daran störte sich die Klägerin und beantragte (u.a.) ein gerichtliches Verbot, derartige Einkaufswägen anzubieten. Das Landgericht Köln hatte die Klage zunächst abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hiergegen hatte Erfolg.

Das OLG Köln hatte zunächst keine Bedenken, die wettbewerbliche Eigenart anzunehmen. Es seien zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Einkaufswägen denkbar. Die Eigenart sei auch durch den erheblichen Erfolg des Modells gesteigert. Das Modell habe über Jahrzehnte eine guten Ruf erworben. Die unlauteren Umstände folgten auch aus der nahezu identischen Übernahme der an sich frei wählbaren Gestaltungselemente.

Das Besondere an diesem Fall: Das OLG Köln hatte Ansprüche aus ergänzendem wettbewerblichen Leistungsschutz bejaht, obwohl es selbst eine Herkunftstäuschung ausgeschlossen hatte. Denn Einkaufswägen würden nur von Einkäufern großer Ketten von Einkaufsmärkten gekauft. Diese würden aber Hersteller von Einkaufswägen nicht verwechseln.

Der Fall ist daher nicht ohne weiteres verallgemeinerungsfähig. Die bisherige Rechtsprechung hat Ansprüche aus ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz nur gewährt, wenn über die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb getäuscht wurde. Das OLG Köln hat daher in diesem Fall die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

UPDATE: BGH „Einkaufswgen III“ – Keine Herkuftstäuschung, aber Rufausnutzung

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 17.07.2013, I ZR 21/12 – Einkaufswagen III, ebenso wie das OLG Köln eine Gefahr von Herkunftsverwechslung (§ 4 Nr. 9 Buchstabe a UWG) verneint. Es hat aber grundsätzlich eine unlautere Rufausnutzung (§ 4 Nr. 9 Buchstabe b, 1. Alt. UWG) angenommen, gleichwohl dennoch die Sache an das OLG Köln zurückverwiesen: Er hatte nämlich im Urteil des OLG Köln „bei der notwendigen Gesamtabwägung“ ein Interesse der Beklagten „an einer optischen Kompatibilität mit den Einkaufswagen der Klägerin“ vermisst. Die Beklagte habe ein Interesse daran, ihre Einkauswägen mit denjenigen der Klägerin kompatibel anzubieten, weil Abnehmer solcher Einkaufswägen auch auf die Ersatzteilsituation achteten und sonst der Marktzutritt unzumutbar erschwert würde.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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BGH v. 16.8.2012 – I ZR 74/10 – Gartenpavillon: Wann ist ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch neu und wer muss Nachahmung beweisen?

UPDATE: Der EuGH hat 13.02.2014 auf die Vorlagefragen des BGH entschieden
EuGH v. 13.02.2014 – C-479/12 – H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG gegen Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH:

1. Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte, wenn Abbildungen dieses Geschmacksmusters an in diesem Wirtschaftszweig tätige Händler verteilt wurden, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.

2. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster, obwohl es Dritten ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung der Vertraulichkeit zugänglich gemacht wurde, den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte, wenn es nur einem einzelnen Unternehmen dieses Wirtschaftszweigs zugänglich gemacht wurde oder nur in einem Ausstellungsraum eines außerhalb des Unionsgebiets ansässigen Unternehmens ausgestellt wurde, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.

3. Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines geschützten Gemeinschaftsgeschmacksmusters nachzuweisen hat, dass die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung dieses Musters ist. Wenn jedoch das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht feststellt, dass der Umstand, dass die Beweislast den Inhaber dieses Geschmacksmusters trifft, geeignet ist, die Beweisführung praktisch unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren, muss es, um die Einhaltung des Effektivitätsgrundsatzes sicherzustellen, alle ihm nach dem nationalen Recht zu Gebote stehenden Verfahrensmaßnahmen ausschöpfen, um diese Schwierigkeit zu beheben, einschließlich gegebenenfalls der Vorschriften des nationalen Rechts, die eine Anpassung oder Erleichterung der Beweislast vorsehen.

4. Die Verjährung und die Verwirkung, die einer gemäß Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 6/2002 erhobenen Klage zur Verteidigung entgegengehalten werden können, unterliegen dem nationalen Recht, das unter Beachtung des Äquivalenz- und des Effektivitätsgrundsatzes angewandt werden muss.

5. Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass Anträge auf Vernichtung der rechtsverletzenden Erzeugnisse dem Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des Mitgliedstaats unterliegen, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen. Anträge auf Ersatz des durch die Handlungen des Verletzers entstandenen Schadens sowie auf den Erhalt von Auskünften über diese Handlungen zum Zweck der Bestimmung dieses Schadens unterliegen gemäß Art. 88 Abs. 2 dieser Verordnung dem nationalen Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des angerufenen Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts.

BGH v. 16.8.2012 – I ZR 74/10 – Gartenpavillon: Wann ist ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch neu und wer muss die Nachahmung beweisen?

Der BGH fragte per Vorlagebeschluss vom 16.08.2012 den EuGH:

  • Entsteht ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch durch Offenbarungen gegenüber Händlern?
  • Ist ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Gartenpavillon) noch neu, wenn zuvor ein ähnliches chinesisches Modell nur einem einzigen belgischen Händler bekannt war?
  • Wer muss die Nachahmung beweisen?

Außerdem: Fragen zur Verjährung und zur Verwirkung

Der Vorlagebeschluss des BGH an den EuGH vom 16.08.2012, I ZR 74/10 – Gartenpavillon, wurde am 25.10.2012 veröffentlicht. Er enthält wesentliche Fragen zum nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster:

  1. Sind auch Händler die “in der Union tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs“?
  2. Ist es neuheitsschädlich, wenn
    – ein mit einem nicht eingetragenem Gemeinschaftsgeschmacksmuster wesentlich übereinstimmendes Muster zuvor an einen belgischen Händler versandt wurde oder
    – in China ausgestellt wurde?
  3. Wer muss beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster eigentlich beweisen, dass das ähnliche Muster eine Nachahmung ist?
  4. Wann verjährt der Unterlassungsanspruch beim nicht eingetragenen Gemeinsschaftsgeschmacksmuster und wann tritt Verwirkung ein?
  5. Kann ein deutsches Gericht Auskunft, Schadensersatz und Vernichtung für das gesamte Gebiet der Europäischen Union anordnen?

 1. Ensteht das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch durch Kenntnismöglichkeit von Händlern?

Der Kläger vertreibt den folgenden Gartenpavillon „Elégance“:

Gartenpavillon „Elégance“ des Klägers

Abbildung dieses Gartenpavillon wurde im April/Mai 2005 in 300 bis 500 „Neuheitenblätter“ des Klägers an Händler und andere potenzielle Kunden verteilt.

Ein Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht, wenn es den „in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs“ im normalen Geschäftsverkehr bekannt sein konnte (Art. 11 Abs. 2 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung – GGV). Zu diesen Fachkreisen zählt man meistens Designer, Produktentwickler und Marketingveranwortliche (z.B. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl. Art. 7 Rn. 16).

Ob auch Händler zu diesen Fachkreisen gehören, war bisher nicht geklärt. Teilweise verlangt man nämlich bei den Fachkreisen, dass diese auf das Produktdesign Einfluss nehmen können, indem sie „gestalterisch mitwirken“ können.

Der BGH neigt zwar zu der Auffassung, dass auch Händler zu diesen Fachkreisen gehören, hat aber dennoch diese Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt.

2. Wann ist eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich?

a. Ist eine Vorveröffentlichung in einer abseitigen chinesischen Provinzstadt neuheitsschädlich?

Der Beklagte bot den folgenden Gartenpavillon „Athen“ an:

Gartenpavillon „Athen“ des Beklagten

Dieser Gartenpavillon wurde bereits vor der möglichen Entstehung des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, nämlich im März 2005, bei der chinesischen Herstellerin in einer abseits gelegenen chinesischen Stadt präsentiert.

Die Frage war daher als nächstes: War das eventuell entstandene nicht eingetragenes Gemeinschaftgeschmacksmuster der Klägerin noch neu. Ein weltweit zuvor veröffentlichtes, im Wesentlichen identisches, Muster würde nämlich verhindern, dass ein Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ensteht. Ein solches zuvor irgendwo veröffentlichtes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist aber dann nicht neuheitsschädlich, wenn es den betreffenden europäischen Fachkreisen gar nicht bekannt sein konnte (Art. 7 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GGV). Der BGH neigte hier zu der Auffassung, dass die Vorveröffentlichung bei dem chinesischem Hersteller dem Entstehen eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht schaden könne. Denn eine abseits gelegene chinesische Provinzstadt würde üblicherweise vom europäischen Markt nicht beobachtet werden. Der BGH will aber auch hier diese Frage letztendlich vom EuGH beantwortet wissen.

b. Ist ein Versand zu einem belgischen Importeur neuheitsschädlich?

Der Gartenpavillon des Beklagten war aber auch bereits im März 2005 nach Europa an einen Importeur in Belgien versandt worden. Hier war die Frage, ob es bereits dann neuheitsschädlich ist, wenn ein ausgewähltes Fachpublikum (der belgischen Importeur) das Geschmacksmuster kannte, oder ob der Kreis des Fachpublikums breiter angelegt sein muss. Der BGH neigte auch hier dazu, dass es der Neuheit nicht schadet, wenn das Geschmacksmuster nur einem Mitglied dieser Fachkreise bekannt war, fragt aber auch hier vorsichtshalber den EuGH.

3. Die Beweislast beim Parallelentwurf – Wer muss die Nachahmung beweisen?

In dem Prozess hatte der Beklagte außerdem behauptet, der Pavillon „Athen“ sei ab Anfang 2005 eigenständig von dem chinesischen Hersteller entworfen worden, ohne dass dieser den Pavillon „Elégance“ kannte. Bekanntlich kann der Inhaber eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht gegen ein Parallelmuster vorgehen, dessen Entwerfer das andere Muster nicht gekannt haben konnte (Art. 19 Abs. Abs. 2 GGV). Nach Ansicht des BGH muss nach dem Gesetz der Inhaber des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters beweisen, dass das gegnerische Muster eine Nachahmung ist. Nach der bisherigen Rechtsprechung hilft dem klagenden Geschmacksmusterrechtsinhaber aber nach zivilprozessualen Grundsätzen der „Beweis des ersten Anscheins“: Wenn die gegenüberstehenden Muster wesentlich übereinstimmen, soll sich die Beweislast umkehren. Dann muss der potenzielle Nachahmer beweisen, dass  er sein Muster selbständig  und ohne Kenntnis des anderen Geschmacksmusters entworfen hat. Der BGH hat dennoch auch diese Frage dem EuGH zur Beantwortung vorgelegt.

4. Wann verjähren die Ansprüche aus einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster und wann sind diese Ansprüche verwirkt?

Die Gemeinschaftgeschmacksmusterverordnung enthält keine Vorschrift zur Verjährung und zur Verwirkung des Unterlassungsanspruchs. Der BGH hat daher ich auch diese Fragen dem EuGH zur Beantwortung vorgelegt.

5. Die Folgeansprüche (Auskunft, Schadensersatz, Vernichtung): Kann ein deutsches Gericht hier überhaupt europaweit geltende Anordnungen erlassen?

Die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung behandelt explizit nur den Unterlassungsanspruch. Ein deutsches Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht kann daher nach einhelliger Ansicht ein europaweites Verbot anordnen. Die wichtigen Folgeansprüche (Auskunft, Schadensersatz und Vernichtung) werden aber in der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung nicht geregelt. Dort wird vielmehr auf das jeweilige nationale Recht verwiesen (Art. 89 Abs. 1 d, Art. 88 Abs. 2 und Abs. 3 GGV). Der BGH fragt daher, ob ein nationales Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht auch für die Folgeansprüche eine europaweit geltende Anordnung erlassen kann.

Es ist zweifelhaft, ob der EuGH dem BGH alle vorgelegten Fragen beantwortet. Der EuGH nimmt grundsätzlich keine Stellung zu Fragen, die nach nationalem materiellem Recht oder nationalen prozessualen Grundsätzen zu beantworten sind. Auslegung und Anwendung nationalen Rechts sei Aufgabe der nationalen Gerichte. Nationales Recht dürfte hier zumindest die Fragen nach der Beweislastumkehr und die Fragen nach der Verwirkung betreffen und wohl auch die Frage, ob die Folgeansprüche europaweit geltend gemacht werden können.

Autor: Anwalt für Geschmacksmuster und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried

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Herabsetzung der Vertragsstrafe bei mehreren Verstößen gegen eine Unterlassungsverpflichtung: OLG Koblenz Urteil vom 29.08.2012 – 5 U 283/12

 „Die Parteien, Ärzte von Beruf, sind Geschwister. Obwohl verfeindet betreiben sie gemeinsam eine Praxis für Allgemeinmedizin.“

Manchmal offenbart sich schon im ersten Satz der Urteilsbegründung das gesamte Drama des Falls. Geklagt hatte eine Ärztin gegen deren Bruder, ebenfalls Arzt und Kollege in der Gemeinschaftspraxis. Dieser hatte verschiedene für seine Schwester bestimmte Dokumente in dieser Praxis mit „k.K.“ bzw. „K.K.“ markiert. Anschließend hatte er in wenigstens drei Fällen diese Dokumente in der Praxis so platziert, dass diese nicht nur von der verhassten Schwester, sondern auch von dem Praxispersonal gelesen werden konnten. Das Praxispersonal wusste dabei, dass der Beklagte seine Schwester oft mit „Kotz – Kacke“ titulierte.

Die Schwester forderte nun aus einem in einem Vorprozess abgeschlossenen Vertragsstrafeversprechen € 30.000,00. In dieser Unterlassungserklärung hatte nämlich der Beklagte versprochen, künftig jede „Diffamierung“ des anderen

„gegenüber Patienten und sonstigen Dritten“

zu unterlassen. Für jeden Verstoß hatte er eine Vertragsstrafe von 10.000 € versprochen.

Das Landgericht Trier hatte den Beklagten zur Bezahlung von € 30.000,00 (3 x € 10.000,00) verurteilt. In der Berufungsinstanz hat das OLG Koblenz aus Billigkeit und „unter Würdigung aller Umstände“ die Vertragsstrafe auf € 10.000,00 (2 x € 4000,00 und 1 x € 2000,00) herabgesetzt. Es hat dabei berücksichtigt, dass nicht gegenüber den Patienten, sondern nur gegenüber dem Praxispersonal diffamiert wurde.

Die Rechtsprechung des BGH bei mehrfachen Verstößen gegen Unterlassungsverträge

In der Praxis fasst der BGH oft mehrere Verstöße gegen eine Unterlassungsverpflichtung zusammen. Der BGH verhindert so unangemessen hohe Vertragsstrafen bei mehreren Verstößen gegen eine Unterlassungserklärung (z.B. BGH Urteil v. 25.01.2001 – I ZR 323/98Mehrfachverstoß gegen Unterlassungsverpflichtung). Das tut er selbst dann wenn eine solche Herabsetzung an sich ausgeschlosen wäre, weil der Schuldner Kaufmann ist und die Vertragsstrafe für sein Geschäft versprochen wurde (§ 348 HGB!). In einem entschiedenen Fall hatte der Schuldner für jede erneute Geschmacksmusterverletzung eine Vertragsstrafe von DM 15.000 versprochen. Wegen 7000 Verstößen forderte die Gläubigerin nun DM 53.680.000,00 Vertragsstrafe. Der BGH hatte hier die Vertragsstrafe nach Treu und Glaube (§ 242 BGB) und „unter Würdigung aller Umstände“ auf DM 200.000,oo reduziert (BGH Urteil v. 17.07.2008 – I ZR 168/05Kinderwärmekissen).

Das erstaunliche an dem Kinderwärmekissen-Fall: Der Kläger hatte – offenbar anwaltlich schlecht beraten – von den DM 53,68 Mio immerhin DM 1 Mio eingeklagt. Er dürfte damit Prozesskosten von ca. DM 180.000,00 produziert haben, von denen er letztendlich 4/5 selber tragen musste.

Verstöße gegen eine markenrechtliche Unterlassungserklärung bei gelöschter Marke

Wer aus einer Unterlassungserklärung, in der sich der Schuldner strafbewehrt verpflichtet hatte, künftig eine Marke nicht mehr zu benutzen, bei einem Verstoß hiergegen eine Vertragsstrafe fordert, handelt rechtsmissbräuchlich, wenn die Marke gelöscht worden ist. Es ist in diesen Fällen nicht nötig, dass der Unterlassungsvertrag zuvor gekündigt wurde (OLG Karlsruhe, Urteil v. 07.05.2012 – 6 U 187/10).

Autor: Anwalt Wettbewerbsrecht Frankfurt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


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Markenbeschädigung durch Onlinevertrieb – Können Markenhersteller den Onlinevertrieb verbieten?

Update 06.12.2017: EuGH hält „Amazonverbot“ grundsätzlich für zulässig

Calvin_Klein

EuGH, Urteil vom 06.12.2017 – C‑230/16 Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

Markenhersteller stören sich häufig daran, dass ihre Produkte über Plattformen wie eBay oder Amazon angeboten

werden. Sie möchten vielmehr die eigenen Vertriebspartner stärken und einem Imageverlust der Marken vorbeugen. Kann ein Markenhersteller seinen Vertriebspartnern den Onlinevertrieb, insbesondere über Amazon, verbieten?

Der Fall: Die Coty Germany verkauft Luxuskosmetika (z.B. Calvin Klein, Chloé, Marc Jacobs) in Deutschland. Sie vertreibt bestimmte Marken dieses Sektors im selektiven Vertrieb auf der Grundlage eines Depotvertrags.

Parfümerie Akzente vertreibt seit vielen Jahren als autorisierter Einzelhändler die Produkte von Coty Germany sowohl in ihren physischen Verkaufsstätten als auch im Internet, u.a. über ihren eigenen Internet-Shop und zum Teil über die Plattform „amazon.de“.

Begründung des selektiven Vertriebssystems: Prestige-Charakter

Coty Germany hat ihr selektives Vertriebssystem in ihrem Depotvertrag wie folgt begründet:

„Der Charakter der Coty Prestige-Marken verlangt nach einem selektiven Vertrieb zur Unterstützung des Luxus-Images dieser Marken.“

Der Depotvertrag sieht vor, dass jede physische Absatzstätte des Händlers von Coty Germany autorisiert werden muss. Die Absatzstätte muss dabei bestimmten, in Art. 2 des Vertrags aufgeführten Anforderungen hinsichtlich Umgebung, Ausstattung und Einrichtung genügen.

Insbesondere lautet Art. 2.1.3 des Depotvertrags:

„Die Ausstattung und Einrichtung der Absatzstätte, das Warenangebot, die Werbung und die Verkaufspräsentation müssen den Luxus-Charakter der Coty Prestige-Marken herausstellen und unterstützen. Bei der Beurteilung dieses Kriteriums werden insbesondere die Fassade sowie die Innenausstattung, die Bodenbeläge, Art der Mauern, Decken, das Mobiliar sowie die Verkaufsfläche, ferner die Beleuchtung sowie ein sauberer und ordentlicher Gesamteindruck berücksichtigt.“

Art. 2.1.6 des Depotvertrags bestimmt:

„Die Kennzeichnung der Absatzstätte, sei es durch den Namen des Unternehmens, sei es durch Zusätze oder Firmenslogans, darf nicht den Eindruck einer eingeschränkten Warenauswahl, minderwertigen Ausstattung oder mangelhaften Beratung erwecken und muss im Übrigen so angebracht sein, dass Dekorationen und Schauflächen des Depositärs nicht verdeckt sind.“

Außerdem gehört zu dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertragswerk eine Zusatzvereinbarung über den Internetvertrieb, deren Ziff. 1. Abs. 3 vorsieht:

„Die Führung eines anderen Namens oder die Einschaltung eines Drittunternehmens, für welches die Autorisierung nicht erteilt wurde, ist dem Depositär nicht gestattet.“

Nach dem Inkrafttreten der Verordnung Nr. 330/2010 überarbeitete Coty Germany die Verträge ihres selektiven Vertriebsnetzes sowie die Zusatzvereinbarung und sah in deren Klausel I.1.1 vor, dass

„der Depositär dazu berechtigt [ist], die Produkte im Internet anzubieten und zu verkaufen. Dies gilt jedoch nur unter der Bedingung dass der Depositär sein Internet-Geschäft als ‚elektronisches Schaufenster‘ des autorisierten Ladengeschäfts führt und dass hierbei der Luxuscharakter der Produkte gewahrt bleibt.“

Ferner verbietet Klausel I.1.3 der Zusatzvereinbarung ausdrücklich den Gebrauch einer anderen Geschäftsbezeichnung sowie die erkennbare Einschaltung eines Drittunternehmens, das kein autorisierter Depositär von Coty Prestige ist.

Coty Germany begehrt „Amazonverbot“

Parfümerie Akzente stimmte den Änderungen des Depotvertrags nicht zu. Coty Germany erhob Klage beim Landgericht Frankfurt und beantragte unter Berufung auf die genannte Klausel I.1.3, der Beklagten des Ausgangsverfahrens zu untersagen, die Markenprodukte über „amazon.de“ zu vertreiben.

Mit Urteil vom 31. Juli 2014 wies das Landgericht Frankfurt die Klage ab: Die streitige Vertragsklausel verstoße gegen § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bzw. Art. 101 Abs. 1 AEUV. Das Ziel der Aufrechterhaltung eines prestigeträchtigen Markenimages könne nach dem Urteil vom 13. Oktober 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C‑439/09, EU:C:2011:649), die Einführung eines grundsätzlich wettbewerbsbeschränkenden selektiven Vertriebssystems nicht rechtfertigen. In diesem Urteil hatte der EuGH festgestellt, dass die Sicherung eines Prestigecharakters bestimmter Kosmetika jedenfalls ein pauschales Internetverkaufsverbot nicht rechtfertigt.

Die streitige Vertragsklausel stelle zudem eine unzulässige Kernbeschränkung im Sinne von Art. 4 Buchst. c der Verordnung Nr. 330/2010 dar. Die fragliche Klausel erfülle auch nicht die Voraussetzungen einer Einzelfreistellung, weil der darin vorgesehene pauschale Ausschluss des Internetvertriebs über Drittplattformen mit Effizienzvorteilen verbunden sei, die die aus der Beschränkung der Vertriebsformen resultierenden Nachteile für den Wettbewerb überwögen. Jedenfalls sei ein solches pauschales Verbot nicht unerlässlich, weil es ebenso geeignete, aber weniger wettbewerbsbeschränkende Mittel gebe, wie z. B. die Anwendung spezifischer Qualitätskriterien für Drittplattformen.

Oberlandesgericht Frankfurt fragt den EuGH

Coty Germany legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein. Im Rahmen der Berufung wirft das Oberlandesgericht die Frage nach der Rechtmäßigkeit des zwischen den beiden Parteien des Rechtsstreits bestehenden Vertragssystems auf.

EuGH hält selektives Vertriebssystem zur Sicherung des Luxusimages für zulässig

Der EuGH hat nun auf die Fragen des OLG Frankfurt geantwortet: Für Luxuswaren kann  in Anbetracht ihrer Eigenschaften und ihres Wesens die Einrichtung eines selektiven Vertriebssystems erforderlich sein, um ihre Qualität zu wahren und ihren richtigen Gebrauch zu gewährleisten. Er hat außerdem klargestellt, dass ein selektives Vertriebssystem für Luxuswaren, das primär der Sicherung des Luxusimages dieser Waren dient, mit Art. 101 Abs. 1 AEUV vereinbar ist. Voraussetzung: Die Wiederverkäufer werden anhand objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art ausgewählt. Außerdem müssen diese Kriterien erforderlich sein und einheitlich für alle in Betracht kommenden Wiederverkäufer festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet werden.

EuGH hält auch „Amazonverbot“ für zulässig

Der EuGH hat dem OLG Frankfurt außerdem geantwortet, dass Art. 101 Abs. 1 AEUV einer Klausel nicht entgegensteht, die es autorisierten Händlern eines selektiven Vertriebssystems für Luxuswaren zur Sicherstellung des Luxusimages dieser Waren verbietet, beim Verkauf im Internet nach außen erkennbare Drittplattformen (z.B. Amazon) einzuschalten. Voraussetzung: Diese Klausel soll das Luxusimage dieser Waren sicherstellen, die Klausel wird einheitlich festgelegt und ohne Diskriminierung angewandt und steht in angemessenem Verhältnis zum angestrebten Ziel. Ob letzteres der Fall ist, muss nun wieder der Kartellsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt prüfen.

Die Leitsätze des EuGH lauten:

1.      Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass ein selektives Vertriebssystem für Luxuswaren, das primär der Sicherstellung des Luxusimages dieser Waren dient, mit der genannten Bestimmung vereinbar ist, sofern die Auswahl der Wiederverkäufer anhand objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art erfolgt, die einheitlich für alle in Betracht kommenden Wiederverkäufer festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet werden, und die festgelegten Kriterien nicht über das erforderliche Maß hinausgehen.

2.      Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer Vertragsklausel wie der im Ausgangsverfahren streitigen nicht entgegensteht, die autorisierten Händlern eines selektiven Vertriebssystems für Luxuswaren, das im Wesentlichen darauf gerichtet ist, das Luxusimage dieser Waren sicherzustellen, verbietet, beim Verkauf der Vertragswaren im Internet nach außen erkennbar Drittplattformen einzuschalten, wenn diese Klausel das Luxusimage dieser Waren sicherstellen soll, einheitlich festgelegt und ohne Diskriminierung angewandt wird sowie in angemessenem Verhältnis zum angestrebten Ziel steht, was das vorlegende Gericht zu prüfen hat.

3.      Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen ist dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens ein den auf der Einzelhandelsstufe tätigen Mitgliedern eines selektiven Vertriebssystems für Luxuswaren auferlegtes Verbot, bei Internetverkäufen nach außen erkennbar Drittunternehmen einzuschalten, weder eine Beschränkung der Kundengruppe im Sinne von Art. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 330/2010 noch eine Beschränkung des passiven Verkaufs an Endverbraucher im Sinne von Art. 4 Buchst. c der Verordnung darstellt.

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Die Messebescheinigung – Ausstellungsprioritäten bei der Anmeldung von nationalen und internationalen Geschmacksmustern und Marken

Wer ein Geschmacksmuster zur Eintragung anmeldet, das er zuvor auf einer Messe ausgestellt und dort auf ihre Markttauglichkeit getestet hat, kann eine „Ausstellungspriorität“ (§ 15 GeschmMG) beanspruchen. Das gleiche gilt für die Anmeldung einer Marke, wenn das markierte Produkt zuvor ausgestellt war (vgl. § 35 MarkenG). Damit wird der Anmeldetag, der bei Eintragung den Schutzbeginn markiert, vorverlegt auf den Tag der Ausstellung. Voraussetzung: Er meldet nach der erstmaligen Ausstellung das Muster innerhalb von sechs Monaten zur Eintragung an. Der Tag der ersten Austellung gilt dann als Anmeldetag.

Messebescheinigungen werden aber nur von bestimmten Messen akzeptiert. Für Anmeldungen von deutschen Geschmacksmustern oder Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt – DPMA sind das die Messen, die jeweils zuvor im Bundesgesetzblatt in einer Bekanntmachung über den Schutz von Mustern und Marken veröffentlicht werden. Diese Messen werden aufgeführt im Bundesgesetzblatt. Aufgeführt werden dort regelmäßig

  • heimtextil
  • DOMOTEX HANNOVER 2012
  • Ethical Fashion Show Berlin
  • TecStyle Visions
  • Techtextil

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) erkennt derzeit nur Weltausstellungen als prioritätsbegründend an. Für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters spielt die Austellungspriorität daher praktisch an sich keine Rolle. Ein nationales Geschmacksmuster oder eine nationale Marke kann ebenfalls grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten als Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Gemeinschaftsmarke nachangemeldet werden. Da das Harmonisierungsamt dabei nur noch das Datum der nationalen Anmeldung prüft, aber nicht mehr prüft, woher die nationale Priorität stammt (siehe hierzu OAMI-Newsletter 02-2009) könnte über den Umweg der nationalen Anmeldung letztendlich doch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder eine Gemeinschaftsmarke mit nationaler Ausstellungspriorität zu bekommen sein. Auch die WIPO in Genf überprüft die nationalen Prioritäten nicht. Unabhängig davon ensteht mit der Zurschaustellung auf einer Messe jedenfalls der Schutz aus dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Auf Frankfurter Messen, werden Messebescheinigungen am Informationsstand „Messe Frankfurt against Copying“ ausgestellt. Der Stand befindet sich in aller Regel im Foyer der Halle 4.1.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

REWE durfte Treuepunkte-Aktion für ZWILLING-Messer nicht vorzeitig beenden – OLG Köln, Urteil v. 10.08.2012 – 6 U 27/12

Die Rewe Treuepunkte-Aktion mit Messern der Marke Zwilling durfte nicht vorzeitig beendet werden. Ursprünglich sollten die vollgeklebten Rabattheftchen bis zum 23.07.2011 gegen eingelöst werden können und hierfür Artikel der Marke Zwilling stark reduziert gekauft werden können. Wegen der hohen Nachfrage wurde die Aktion vorzeitig beendet werden. Das sei unzuläassig, so entschied das OLG Köln mit Urteil vom 10.8.2012, Az. 6 U 27/12 auf die Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Vorzeitiger Aktionsabbruch war irreführend

Der vorzeitige Abbruch sei eine Irreführung (§ 5 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 2 UWG). Denn der Verbraucher erwarte, dass ein angekündigter Aktionszeitraum auch eingehalten werde. Er rechne auch nicht damit, dass bei großem Erfolg der Zeitraum abgekürzt werde.

UPDATE: BGH Urteil vom 16.05.2013 – I ZR 175/12Treuepunkte-Aktion bestätigt Urteil OLG Köln

Der BGH hat die Entscheidung mit Urteil vom 16.05.2013 bestätigt: Wer eine Vergünstigung von vornherein befristet anbietet, muss sich grundsätzlich daran festhalten lassen (BGH, Urteil vom 16.05.2013 – I ZR 175/12Treuepunkte-Aktion). Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Verkürzung beim Schalten der Werbung der Aktion noch nicht vorhersehbar war. Das aber muss der Werbende beweisen.

Autor: Anwalt Wettbewerbsrecht Frankfurt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Thomas Seifried


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