Markenbeschädigung durch Onlinevertrieb – Können Markenhersteller den Onlinevertrieb verbieten? UPDATE 15.09.2014

Markenhersteller stören sich häufig daran, dass ihre Produkte über Plattformen wie eBay oder Amazon angeboten werden. Man will vielmehr die eigenen Vertriebspartner stärken und einem Imageverlust der Marken vorbeugen. Kann ein Markenhersteller seinen Vertriebspartnern den Onlinevertrieb verbieten?

Der Fall „EuGH, Urteil v. 13.10.2011 – C-439/09 – Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS / Président de l’Autorité de la Concurrence u.a. „

Die Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS hatte Körperpflegeprodukte über ein sog. „selektives Vertriebssystem vertrieben: Die Vertriebsverträge schrieben vor, dass die Produkte nur in einem physischen Raum unter Anwesenheit eines diplomierten Pharmazeuten vertrieben werden dürfen. Ein Vertrieb über das Internet schied damit faktisch aus. Die französische Wettbewerbsbehörde hatte dies für unvereinbar mit europäischem Recht.

Der EuGH hatte zunächst klargestellt, dass selektive Vertriebssysteme dann zulässig sind, wenn die Qualität und die richtige Anwendung des jeweiligen Produkts ein solches Vertriebssystem erfordern und die Einschränkungen verhältnismäßig sind. Allein das Prestige eines Produkts zu schützen, rechtfertige aber keine Wettbewerbsbeschränkung. Der EuGH hielt letztendlich diese Klausel für unwirsam.

Das Kartellrecht und Verbote des Onlinevertriebs – Die Leitlinien der Kommission zur Vertikal-GVO Nr. 330/2010

Wann Wettbewerbsbeschränkungen erlaubt sind, ist in der am 1.6.2010 in Kraft getretenen Vertikal-GruppenfreistellungsverordnungVO Nr. 330/2010 nachzulesen. Wie die Europäische Kommission diese Verordnung auszulegen gedenkt, hat sie in den „Leitlinien für vertikale Beschränkungen“ niedergelegt.

Markenhersteller können demnach den Onlinevertrieb fast nie ganz verbieten, insbesondere nicht den „passiven“ Internetvertrieb. Klauseln, die den Onlinevertrieb nur einschränken, sind dagegen bis zu einem gewissen Grad erlaubt.

Passiv ist ein Onlineangebot, wenn hierfür nicht gezielt geworben wird. Wer einen Webshop mit Bestellmöglichkeit unterhält und dort nur Kundenbestellungen ausgeführt werden, verkauft noch passiv. Das gilt auch dann, wenn der Webshop durch seine Sprachauswahlmöglichkeit auch von Kunden in solchen Ländern bedient werden kann, die ihm vom Markenhersteller an sich gar nicht zugewiesen wurden.

Richtet sich der Shopbetreiber aber gezielt an solche – ihm nicht exklusiv zugewiesenen Kunden – z.B. durch Bannerwerbung, verkauft er aktiv. Solche Verkäufe können ihm wirksam verboten werden. Der Markenhersteller kann beispielsweise zulässigerweise vom Onlinehändler, fordern, dass er auch einen physische Verkaufsstelle besitzt. Er darf z. B. auch die Menge, der an einen einzelnen Endverbraucher zu verkaufenden Produkte vertraglich beschränken, um eine Belieferung von nicht zugelassenen Händlern zu erschweren.

Kann also der Verkauf über eBay und Amazon verboten werden?

Der Markenhersteller darf auch Anforderungen an den Onlineshop selbst aufstellen. Dem Onlinehändler darf zulässigerweise vorgeschrieben werden, dass sein Shop dem „Look and Feel“ der Marke zu entsprechen hat. Er kann das auch für externe Plattformen tun. Ein Markenhersteller kann seinem Händler also auch vorschreiben, dass auf diesen Drittplattformen, nicht das Logo dieser Plattform erkennbar sein darf. So jedenfalls steht es in den „Leitlinien der Kommission für vertikale Beschränkungen“ (Ziffer 54, “Logo-Klausel”). Damit kann also der Markenhersteller faktisch auch einen Vertrieb über Amazon oder eBay verbieten.

UPDATE 15.09.2014: Landgericht Frankfurt am Main widerspricht den Leitlinien der Kommission: Kein generelles Logo-Verbot möglich

Das Landgericht Frankfurt am Main lehnt eine Anwendung der “Logo-Klausel” aus den Leitlinien der Kommission ausdrücklich ab. In dem Verfahren ging es um Klauseln, mit denen der Rucksackhersteller Deuter seinen Fachhändlern einen Verkauf über Internet- und Auktionsplattformen und über Preissuchmaschinen verbieten. Nach Ziff. 54 der Leitlinien soll ein Markenhersteller nach Ansicht der Kommission Händlern vorschreiben dürfen, dass auf Drittplattformen nicht das Logo der Plattform erkennbar sein darf.

Laut Urteil vom 18.06.2014 (Az. 2-03 O 158/13) widerspricht diese Ansicht dem Sinn von Art. 4 lit.c der Vertikal-GVO. Jeder Hersteller könnte dann ohne Differenzierung einen Vertrieb über Drittplattformen verbieten. Diese Ansicht widerspräche auch dem EuGH-Urteil v. 13.10.2011 – C-439/09 – Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS / Président de l’Autorité de la Concurrence u.a. Diese Urteil wurde nach Veröffentlichung der Leitlinien im Jahr 2010 gefällt. Ein generelles Logo-Verbot sei nicht möglich. Ein pauschales Verbot sei nicht unerlässlich für das Markenimage. Man könne ebensogut Qualitätskriterien für fremde Plattformen aufstellen. Ein Vertriebsverbot über Internetplattformen und Preissuchmaschinen könne allenfalls dann wirksam sein, wenn die Nachteile eines solchen Vertriebs überwögen. Das aber müsse derjenige vortragen und beweisen, der ein solches Verbot vereinbaren wolle.

Kartellrechtswidrige Klauseln können hohe Schadensersatzforderungen auslösen

Kartellrechtswidrige Händlerverträge sind nicht nur von Anfang an unwirksam. Es drohen auch Schadensersatzforderungen derjeniger Unternehmen, die von den kartellrechtswidrigen Verträgen betroffen sind. Das OLG Düsseldorf hatte am 13.11.2013 einen Sanitärprodukteshersteller zu einem Schadensersatz wegen Verwendung einer kartellrechtswidrigen Fachhandelsvereinbarung mit seinen Großhändlern verurteilt. Diese Vereinbarung sollte verhindern, dass Fachhändler und Fachhandwerk durch nicht autorisierte Onlineshops „dem Preisdumping ausgesetzt und nachhaltig geschädigt“ werden. Geklagt hatte ein Sanitärprodukteeinzelhändler. Er meinte, die Fachhandelsvereinbarung zwischen dem Sanitärproduktehersteller und den Großhändlern sei kartellrechtswidrig. Nach Einführung dieser Fachhandelsvereinbarung habe er nur noch zu schlechteren Konditionen beim Großhandel einkaufen können. Dadurch sei ihm Gewinn entgangen und ein Schaden entstanden. Das OLG Düsseldorf gab ihm in Höhe von € 820.000,00 Recht (OLG Düsseldorf, Urteil v. 13.11.2013 – VI-U (Kart) 11/13).

Die Messebescheinigung – Ausstellungsprioritäten bei der Anmeldung von nationalen und internationalen Geschmacksmustern und Marken

Wer ein Geschmacksmuster zur Eintragung anmeldet, das er zuvor auf einer Messe ausgestellt und dort auf ihre Markttauglichkeit getestet hat, kann eine „Ausstellungspriorität“ (§ 15 GeschmMG) beanspruchen. Das gleiche gilt für die Anmeldung einer Marke, wenn das markierte Produkt zuvor ausgestellt war (vgl. § 35 MarkenG). Damit wird der Anmeldetag, der bei Eintragung den Schutzbeginn markiert, vorverlegt auf den Tag der Ausstellung. Voraussetzung: Er meldet nach der erstmaligen Ausstellung das Muster innerhalb von sechs Monaten zur Eintragung an. Der Tag der ersten Austellung gilt dann als Anmeldetag.

Messebescheinigungen werden aber nur von bestimmten Messen akzeptiert. Für Anmeldungen von deutschen Geschmacksmustern oder Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt – DPMA sind das die Messen, die jeweils zuvor im Bundesgesetzblatt in einer Bekanntmachung über den Schutz von Mustern und Marken veröffentlicht werden. Diese Messen werden aufgeführt im Bundesgesetzblatt. Aufgeführt werden dort regelmäßig

  • heimtextil
  • DOMOTEX HANNOVER 2012
  • Ethical Fashion Show Berlin
  • TecStyle Visions
  • Techtextil

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) erkennt derzeit nur Weltausstellungen als prioritätsbegründend an. Für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters spielt die Austellungspriorität daher praktisch an sich keine Rolle. Ein nationales Geschmacksmuster oder eine nationale Marke kann ebenfalls grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten als Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder Gemeinschaftsmarke nachangemeldet werden. Da das Harmonisierungsamt dabei nur noch das Datum der nationalen Anmeldung prüft, aber nicht mehr prüft, woher die nationale Priorität stammt (siehe hierzu OAMI-Newsletter 02-2009) könnte über den Umweg der nationalen Anmeldung letztendlich doch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder eine Gemeinschaftsmarke mit nationaler Ausstellungspriorität zu bekommen sein. Auch die WIPO in Genf überprüft die nationalen Prioritäten nicht. Unabhängig davon ensteht mit der Zurschaustellung auf einer Messe jedenfalls der Schutz aus dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Auf Frankfurter Messen, werden Messebescheinigungen am Informationsstand „Messe Frankfurt against Copying“ ausgestellt. Der Stand befindet sich in aller Regel im Foyer der Halle 4.1.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

REWE durfte Treuepunkte-Aktion für ZWILLING-Messer nicht vorzeitig beenden – OLG Köln, Urteil v. 10.08.2012 – 6 U 27/12

Die Rewe Treuepunkte-Aktion mit Messern der Marke Zwilling durfte nicht vorzeitig beendet werden. Ursprünglich sollten die vollgeklebten Rabattheftchen bis zum 23.07.2011 gegen eingelöst werden können und hierfür Artikel der Marke Zwilling stark reduziert gekauft werden können. Wegen der hohen Nachfrage wurde die Aktion vorzeitig beendet werden. Das sei unzuläassig, so entschied das OLG Köln mit Urteil vom 10.8.2012, Az. 6 U 27/12 auf die Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Vorzeitiger Aktionsabbruch war irreführend

Der vorzeitige Abbruch sei eine Irreführung (§ 5 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 2 UWG). Denn der Verbraucher erwarte, dass ein angekündigter Aktionszeitraum auch eingehalten werde. Er rechne auch nicht damit, dass bei großem Erfolg der Zeitraum abgekürzt werde.

UPDATE: BGH Urteil vom 16.05.2013 – I ZR 175/12Treuepunkte-Aktion bestätigt Urteil OLG Köln

Der BGH hat die Entscheidung mit Urteil vom 16.05.2013 bestätigt: Wer eine Vergünstigung von vornherein befristet anbietet, muss sich grundsätzlich daran festhalten lassen (BGH, Urteil vom 16.05.2013 – I ZR 175/12Treuepunkte-Aktion). Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Verkürzung beim Schalten der Werbung der Aktion noch nicht vorhersehbar war. Das aber muss der Werbende beweisen.

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Modemarkenrecht: Zusammengesetzte Marken (Kombinationszeichen) und weibliche Vornamen im Modebereich

Wortmarke “Luci” gegen Wort-/Bildmarke “LUXY”
BpatG, Beschluss v. 17.5.2011 – 27 W (pat) 266/09 Luxy/Luci

Weibliche Vornamen im Modebereich sind beliebt. In einem Widerspruchsverfahren ging es um Folgendes: Der Inhaber der Wortmarke „Luci“ störte sich an der jüngeren Wort-/Bildmarke “LUXY”:

Wort-Bildmarke DPMA Nr. 30735342 LUXY

Beide Marken waren geschützt für Bekleidung. Der Inhaber der Wort-/Bildmarke LUXY  erwiderte, „Luci“ sei ein allgemein bekannter weiblicher Vorname, die Kennzeichnungskraft sei daher schwach. Im Modebereich seien weibliche Vornamen als Bezeichnungen weit verbreitet und daher schwach.

Das Bundespatentgericht war anderer Meinung: Nur die Tatsache, dass „Luci“ ein bekannter Mädchenname sei, mindere die Kennzeichnungskraft als Marke für Bekleidung nicht. Auch eine weite Verbreitung von weiblichen Vornamen generell könne die Kennzeichnungskraft nicht schwächen. Für eine Verbreitung eben dieser Bezeichnung „Luci“ im Modebereich hatte der Inhaber der jüngeren Marke “LUXY” nichts vorgetragen.

Das Bundespatentgericht hatte den Widerspruch dennoch zurückgewiesen. Die Marken seien weder bildlich, noch klanglich verwechslungsfähig. Die Wortmarke des Widersprechenden könne „Lutsi“, „Lutchi“ oder „Lusi“ ausgesprochen werden, die Wort-/Bildmarke „Luksi oder „Laksi“. Das sei auch angesichts des Bildbestandteils der Wort-/Bildmarke, der zudem angesichts der Krone deutlichen Anklang an das Wort „Luxus“ habe, nicht verwechslungsfähig.

Die Verwechlsungsgefahr bei zusammengesetzten Marken und Zeichen (“Kombinationszeichen”) – “Neutralisiert” der Bildbestandteil die Klangähnlichkeit?

Die Entscheidung des BPatG steht im Widerspruch zu Entscheidungen des u. a. für das Markenrecht zuständigen I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs. Wenn es um zusammengesetzte Zeichen (“Kombinationszeichen”) geht. Solche Zeichen bestehen aus einem oder mehreren Wortbestandteilen und einem oder mehreren Bildbestandteilen. Hier nimmt der BGH eine Verwechslungsgefahr meistens schon bei Ähnlichkeit im Klang der sich gegenüberstehenden Zeichen an.

Eine Neutralisierung von Klangähnlichkeit oder Klangidentität durch die Bildbestandteile des gegenüberstehenden Zeichens nimmt der BGH nur dann an, wenn die betroffene Ware nur (!) “auf Sicht” und nicht auch auf Nachfrage gekauft wird (BGH, Urteil v. 20.01.2011 Az. I ZR 31/09Kappa). Das wird selten je der Fall sein.

Der EuGH scheint hier eine solche Neutralisierung eher anzunehmen, nämlich schon dann, wenn die Ware gewöhnlich beim Kauf auch optisch wahrnehmbar ist. Wörtlich heißt es in der Entscheidung EuGH, Urteil vom 13. 9. 2007 – C-234/06 P  Muelhens GmbH & Co. KG/HABM:

“Insoweit hat das Gericht in Rdnr. 116 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen zwar klangliche Ähnlichkeiten aufwiesen, dass aber dieser Faktor letztlich nur von geringerer Bedeutung sei, weil die maßgeblichen Verkehrskreise die die fraglichen Waren kennzeichnende Marke gewöhnlich [eigene Hervorhebung] optisch wahrnähmen. […] In diesem Rahmen konnte es rechtsfehlerfrei zu dem Schluss gelangen, dass mangels begrifflicher und visueller Ähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe.”

> Lesen Sie hier, wann ein Markenrechtsverletzung im Modebereich ausscheidet, weil ein Zeichen überhaupt nicht “markenmäßig“, also als Marke, sondern vielmehr als Bezeichnung für Schnitt oder Modell oder aber als Dekor aufgefasst wird.

Ist das “Scorpions”-Fan-T-Shirt zugleich ein T-Shirt der Marke “Scorpions”? Bandnamen auf Merchandise-Artikeln als Marken: „Scorpion Budo’s Finest“ und „Scorpions“ – BpatG, Beschluss v. 5.4.2011 – 33 W (pat) 526/10

Die markenmäßige Benutzung: Wann wird eine Bezeichnung “als Marke” angesehen?

Der Fall: Für den Inhaber der angegriffenen Marke wurde am 6.7.2005 die folgende Wort-/Bildmarke 30525573 u.a. für Schutzbekleidung für die Ausübung asiatischer Kampfsportarten eingetragen:

Deutsche Wort-/Bildmarke Registernummer beim DPMA 30525573

Daran störte sich die Scorpions Musikproduktions- und Verlagsgesellschaft mbH und legte Widerspruch ein. Diese war nämlich schon seit dem 11.6.1985 Inhaberin der Wortmarke „SCORPIONS“, Registernummer 1077898. Der Begriff „SCORPIONS“ war – neben Schallplatten – u. a. geschützt für Bekleidungsstücke. Zum Nachweis, dass die Marke „SCORPIONS“ für Bekleidungsstücke auch benutzt wurde, hatte die Scorpions Musikproduktions- und Verlagsgesellschaft mbH verschiedene Abbildungen von Bekleidungsstücken vorgelegt.

Die zentrale Frage des Verfahrens: Wurde die Marke „SCORPIONS“ für Bekleidungsstücke auch „markenmäßig“ benutzt? Geht man also davon aus, dass der Name einer Rockband auf einem T-Shirt zugleich auch als Marke aufgefasst wird?

Das Bundespatentgericht meinte: Ja. Wenn auch der Träger eines mit dem Bandnamen „SCORPIONS“ bedruckten T-Shirts sich als Fan eben dieser Musikgruppe zu erkennen gibt, ist das auch eine markenmäßigen Benutzung. Die markenmäßige Benutzung von Merchandise-Artikeln sei “anerkannt”. Man sei daran gewöhnt, dass in der Musikbranche der Markeninhaber oder seine Lizenznehmer Merchandise-Artikel vertreibe. Die Bezeichnung „SCORPIONS“ sei zwar als Musikgruppe bekannt und nicht als Marke für Bekleidungsstücke und daher nur durchschnittlich unterscheidungskräftig. Da sich die gegenüberstehenden Waren ähneln und sich die gegenüberstehenden Zeichen jedenfalls klanglich ähneln, liege eine Verwechslungsgefahr vor.

Auf den Widerspruch der Scorpions Musikproduktions- und Verlagsgesellschaft mbH wurde deshalb die Löschung der Wort-/Bildmarke angeordnet.

Die Entscheidung erinnert an das eigenwillige “Zicke”-Urteil des OLG Hamburg (Urteil vom 30. Januar 2002, Az.: 416 O 77/01) und dürfte mit dem Urteil des BGH vom 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP – nicht zu vereinbaren sein.

Toffftoffftofff, Bang… Booom! Der unterforderte Patentzeichner

Zeichnungen in Patentschriften stehen im Ruf, nüchtern und langweilig zu sein. Es gibt aber auch andere. Die folgenden Patentzeichnungen entstammen dem US-Patent Nr. 3.398.406 aus dem Jahr 1968. Die Erfindung betrifft einen schusssicheren Kampfanzug.

US-Patent Nr. 3.398.406

US-Patent Nr. 3.398.406

US-Patent Nr. 3.398.406

 

Online-Shops und Plattformen: Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit fremden Marken und Firmennamen im Title Tag

Der Browsertitel – definiert im Title Tag

Der Browsertitel einer Internetseite wird im HTML-Title Tag definiert und von jeder Suchmaschine gelesen. Er gilt als ein wichtiger Faktoren bei der Suchmaschinenoptimierung. Der Title Tag der Homepage dieses Blogs enthält beispielsweise die Worte

„SEIFRIED IP | Blog – MARKEN, MUSTER, MARKETING -Aktuelles im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Werberecht, Geschmacksmusterrecht, Internetrecht, Urheberrecht und Moderecht – “

und erscheint im Firefox-Browser so:

Der Title Tag dieses Blogs

Google nimmt den Title Tag als Ausgangspunkt für den Titel in den Suchergebnis-Kurztexten („Snippets“).

Google übernimmt aber nicht automatisch den Title Tag der gefundenen Seite, sondern kann die Titelzeile im Snippet auch neu generieren. Das ist der Fall, wenn Google diesen selbst generierten Snippet-Titel für eine bessere Überschrift für den Seiteninhalt hält. Google generiert das komplette Suchergebnis-Snippet einschließlich des Titels automatisch anhand verschiedener Quellen, unter anderem aus dem Title Tag, dem Meta Tag, den Ankertexten der Verlinkungen oder den Einträgen aus dem Open Directory Project (DMOZ) (Quelle: Matt Cutts am 9.3.2012 in den Google-Webmaster Tools http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=35624).

Keywords sind daher im Title Tag zur Suchmaschinenoptimierung beliebt. Fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen (z.B. Firmennamen) werden dort gerne platziert, besonders, wenn diese Bezeichnungen bekannt und populär sind oder man die Marken selbst vertreibt. Portale und Plattformen leben davon, Traffic für populäre Marken und Unternehmen anzuziehen. Sie tun das regelmäßig auch, indem Sie diese Begriffe in die Title Tags einbauen. Das ist gefährlich.

Ausgangspunkt der Rechtsprechung für die Frage nach einer Verletzung von Marken oder Kennzeichen: Schon das Snippet, nicht erst die verlinkte Internetseite!

Die Frage, ob eine Rechtsverletzung schon anhand des kurzen Snippets, die Rechtsprechung spricht von „Trefferliste“, zu beurteilen ist, oder ob erst die dort unter einem Link anzuklickende vollständige Internetseite maßgeblich ist, ist längst entschieden. Im Grundsatz hat die Rechtsprechung in den Fällen, in denen es um rechtsverletzende Metatags ging, auf die Snippets abgestellt. Darauf, dass durch den Inhalt der dann anzuklickenden Internetseite eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeräumt wird, kommt es nicht an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03Impuls; BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04AIDOL). Das wird genauso bei den Title Tags angenommen (OLG Frankfurt am Main, Beschluss v. 3.3.2009 – 6 W 29/09; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07). Entscheidend für die Frage nach einer rechtsverletzenden Benutzung von Marken und Unternehmenskennzeichen ist also das Suchergebnis-Snippet. Den Inhalt der dort verlinkten Internetseite selbst hält die Rechtsprechung für irrelevant.

Fremde Marken in Title Tags  – der „Erschöpfungsgrundsatz“ im Markenrecht

Fremde Marken in den Title Tag aufzunehmen, ist ohne Zustimmung des Markeninhabers grundsätzlich eine Markenrechtsverletzung, wenn sich die für die Marke geschützten Waren und die auf dem Suchergebnis-Snippet angebotenen Waren zumindest ähneln (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08POWER BALL).

Eine fremde Marke in den Title Tag aufzunehmen, ist nach dem sog. „Erschöpfungsgrundsatz“ aber dann erlaubt, wenn Waren der Marke tatsächlich auf eben dieser(!) Internetseite (vgl. BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04AIDOL) angeboten werden. Dann sind die Rechte des Markeninhabers „erschöpft“. Voraussetzung: Die dort angebotene Ware wurde mit Zustimmung des Markeninhabers erstmals innerhalb der EU verkauft. Hat der Markeninhaber die Ware aber z.B. zuerst in den USA an einen Grauhändler verkauft und verkauft dieser ohne Zustimmung des Markeninhabers die Ware an einen weiteren Händler in der EU,  ist der Weitervetrieb verboten (z. B. BGH vom 15.3.2012 I ZR 137/10 – CONVERSE II)

Weitere Voraussetzung der Erschöpfung: Es darf nicht der falsche Eindruck erweckt werden, man stünde in einer besonderen Geschäftsbeziehung zum Markeninhaber, z. B. als Vertragshändler (vgl. BGH Urteil v. 7.11.2002 – I ZR 202/00Mitsubishi). Wenn also die Marke im Title Tag mit dem Begriff „Online-Shop“ kombiniert wird (z.B. „LEVI’S ONLINE SHOP), wäre das unzulässig. Denn dadurch würde fälschlich suggeriert, man sei Vertragshändler des Markeninhabers oder stünde als Betreiber des Online-Shops des Markeninhabers in einer besonderen Geschäftsbeziehung.

Erlaubte Markennennung nach § 23 Nr. 1 und 2 MarkenG /Art. 12 a) und b) GMV

Erlaubt ist auch die Benutzung markenähnlicher oder markenidentischer Begriffe zur Produktbeschreibung. Beispielsweise ist „pcb“ als gängige Abkürzung für „printed circuit board“, (=Leiterplatte) keine Verletzung der Marke „PCB-POOL“, BGH v. 22.1.2009 I ZR 139/07- pcb. Das Gleiche gilt für handelsübliche beschreibende Angaben oder in der zulässigen (d. h., wenn gerade keine Kennzeichenverletzung vorliegt – BGH v. 4.2.2010 – POWER BALL) vergleichenden Werbung. Marken dürfen ebenfalls genannte werden, wenn dies zur Beschreibung von Ersatzeilen notwendig ist.

Fremde Firmennamen („Unternehmenskennzeichen“) im Title Tag

Auch fremde Firmennamen (sog. „Unternehmenskennzeichen“) in einen Title Tag aufzunehmen, ist grundsätzlich eine Unternehmenskennzeichenverletzung, wenn die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen und die sich gegenüberstehenden Branchen zumindest ähneln. Als Unternehmenskennzeichen geschützt ist eine Bezeichnung an sich nur gegenüber der Verwendung für zumindest ähnliche Branchen. Außerhalb der Branchenähnlichkeit ist die Bezeichnung aber als Name geschützt, wenn Sie identisch oder „nahezu identisch“ benutzt wird und dabei eine „Zuordnungsverwirrung“ entsteht (BGH, Urteil v. 9.11.2011 – I ZR 150/09Basler Haar-Kosmetik). Gemeint ist damit eine Verwirrung über den Namensträger.

Dabei soll es nach der Rechtsprechung ausreichen, wenn der Firmenname als „Lotse“ dient, d. h. dazu dient, den Internetnutzer auf die Internetseite desjenigen zu lenken, der den fremden Firmennamen im Browsertitel benutzt (OLG Hamburg, Urteil v. 2.3.2010 – 5 W 17/10).

Es reicht für eine Unternehmenskennzeichenverletzung also aus, wenn in dem Snippet des Suchmaschinenergebnisses die gleichen Leistungen erscheinen, wie sie auch der Inhaber des Unternehmenskennzeichens anbietet und dadurch der Internetnutzer diese Angebote verwechselt. Auf den Inhalt der jeweiligen Internetseite selbst kommt es dann nicht mehr an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03Impuls; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07).

Disclaimer verhindern Rechtsverletzung nicht

Für die Beurteilung, ob ein Title Tag eine fremde Marke oder ein Unternehmenskennzeichen verletzt, stellt die Rechtsprechung nicht auf die betreffende Internetseite, sondern auf das Suchergebnis-Snippet ab. Ein Disclaimer (etwa: „Der Inhaber dieser Website steht in keiner Geschäftsbeziehung zum Inhaber der Marke X oder dem Unternehmen Y“) auf der Internetseite selbst kann daher eine Rechtsverletzung nicht mehr abwenden. Denn ob eine Suchmaschine den Title Tag unverändert übernimmt, ist ja ungewiss. Verletzt nun ein solches Snippet fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen, kann sich derjenige, der einen Disclaimer im Title Tag eingefügt hat, nicht darauf berufen, er habe keinen Einfluss auf das von Google zusammengestellte Snippet. Wer bestimmte Keywords in den Title Tag aufnimmt, für den sind diese Keywords eigene Informationen und nicht solche der Suchmaschine. Man haftet hierfür uneingeschränkt (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08POWER BALL). Der marken- und kennzeichenrechtliche Unterlassungsanspruch und auch der Auskunftsanspruch setzt ohnehin kein Verschulden voraus.

> Hier finden Sie Informationen zur Benutzung von markenrechtlich geschützten Keywords beim Keyword-Advertising (z.B. Google AdWords).

Ziernähte (“Pocket Stitches”) auf Jeanshosentaschen als Marken und Geschmacksmuster

Das Verhältnis von Marke als teilweise geprüftes Schutzrecht zum Geschmacksmuster als ungeprüftes Schutzrecht

Jeans-Gesäßtaschen und deren Ziernähte sind häufig als Geschmacksmuster eingetragen.

Beispiele:

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 90097-0004, Inhaber: Aktieselskabet af 21. November 2001 (u.a. „Jack & Jones“)

 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 278189-0001, Inhaber: CAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Beliebter noch sind Anmeldungen von Gesäßtaschenmustern als Marke:

Beispiel:

Gemeinschaftsmarke 004871571, eingetragen u.a. für Hosen, Inhaber: SEVEN FOR ALL MANKIND LLC

 

 

Gemeinschaftsmarke Nr. 112862 mit Levi’s “Arcuate”, Inhaber Levi Strauss & Co., San Francisco.

Der Grund: Mit der Eintragung als Marke umgeht der Markeninhaber zwei Fallgruben des Geschmacksmusterrechts im Fall einer Nachahmung: Die „Neuheit“ und die „Eigenart“ (d. h. Unterscheidbarkeit) des Musters von einzelnen anderen Mustern. Diese beiden Einwände – das eingetragene Muster sei nicht neu oder nicht unterscheidbar – kann der potenzielle Verletzer eines Geschmacksmusters dem Geschmacksmusterinhaber immer entgegenhalten. Bei der Verletzung einer Marke spielt die Neuheit oder Unterscheidbarkeit der Marke von anderen aber meistens keine Rolle. Entsprechend begehrt sind Eintragungen von Gesäßtaschenziernähten als Marken.

Regelmäßig weisen aber sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt als auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Anmeldungen von Gesäßtaschenziernähten als Marke zurück. Denn es fehlt hier oft die markenrechtliche „Unterscheidungskraft“. Diese ist aber Voraussetzung für eine Markeneintragung ( Art. 7 Abs. 1 lit. b Gemeinschaftsmarkenverordnung bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Markenrechtliche Unterscheidungskraft bedeutet: Die Tasche mit den Ziernähten muss als „Marke“, also als Hinweis auf die Herkunft der Hose aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst werden, nicht nur als Verzierung. Bei manchen als Marken eingetragenen Gesäßtaschenmustern dürfte man aber  Zweifel haben, ob diese Ziernähte tatsächlich auch als Marke aufgefasst werden. Die Prüfer in den Ämtern scheinen bisweilen die Unterscheidungskraft recht willkürlich zu bejahen.

Wird die Eintragung als Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, bleibt immer noch die Anmeldung des Musters als Geschmacksmuster. Denn hier werden ja dessen Schutzvoraussetzungen „Neuheit und „Eigenart“ von den Ämtern grundsätzlich nicht geprüft.

Beispiel: Am 11.5.2007 hatte The Polo/Lauren Company L.P. beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das folgende Gesäßtaschenmuster zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke angemeldet:

 

Zurückgewiesene Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 5895818; Anmelder: The Polo/Lauren Company L.P. und anschließend eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster der The Polo/Lauren Company L.P.

Die Anmeldung wurde am 29.10.2007 zurückgewiesen. Am 21.6.2007 wurde die Gesäßtasche als Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet und am selben Tag auch unter der Registernummer 744446-0001 eingetragen. Eingetragen wird grundsätzlich jedes Muster, wenn die Formalien eingehalten werden. Ob das Muster tatsächlich „neu“ und „eigenartig“ ist, prüfen die Ämter nicht. Das wird letztendlich erst im Verletzungsprozess durch das Gericht geprüft, wenn der Beklagte einwendet, das Muster sei nicht neu oder nicht eigenartig.

Der Verletzer eines Geschmacksmusters verteidigt sich also nicht selten erfolgreich mit den Einwänden, das Geschmacksmuster sei am Anmeldetag nicht neu oder nicht „eigenartig“, d. h. von anderen Mustern unterscheidbar, gewesen.

Der Inhaber einer schwachen, d. h. wenig unterscheidungskräftigen Marke oder einer gar nicht unterscheidungskräftigen Marke, die an sich nicht hätte eingetragen werden dürfen, hat dieses Problem zunächst nicht. Denn wenn eine Marke eingetragen ist, muss ein Gericht zunächst davon ausgehen, dass die Marke auch schutzfähig, d. h. zu Recht eingetragen wurde. Der Beklagte muss vielmehr die fehlende Unterscheidungskraft bei der deutschen Marke mit einer gesonderten Nichtigkeitsklage (bei einer deutschen Marke) bzw. Widerklage (bei einer Gemeinschaftsmarke) angreifen. Beides kostet Geld. Im Fall einer Nichtigkeitsklage kann das Gericht den Verletzungsprozess bis zur Entscheidung über die Wirksamkeit der Klagemarke aussetzen, muss das aber nicht tun.

Aussichtsreicher wird für den Beklagten bei Gesäßtaschen daher oft der Einwand sein, das Gesäßtaschenmuster werde gar nicht „markenmäßig“ benutzt, weil es nicht als Marke, sondern als Verzierung aufgefasst wird.

Aus eine Marke lässt sich daher in einem Prozess oft einfacher gegen Nachahmer vorgehen, als gegen ein Geschmacksmuster. Dafür ist ein Markenschutz bei Gesäßtaschenmustern im Gegenzug erheblich schwieriger zu bekommen, als ein Schutz als eingetragenes Geschmacksmuster.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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Wenn Marken verramscht werden – Restposten, Mängelretouren, Grauware und Test- und Musterware auf eBay und beim Discounter

Verramschung und “Erschöpfungsgrundsatz” im Markenrecht

Wenn die eigene Markenware unverhofft beim Discounter auftaucht, ist das ein mittlerer Gau für den Markenhersteller. Esprit, s.Oliver und andere haben dies kürzlich erlebt, als deren Ware bei Kik, Penny, Real bzw. Woolworth verramscht wurde. Noch größer ist der Schaden für die Marke, wenn dort sogar mangelhafte Ware auftaucht. Auch ein solcher Fall hatte kürzlich ein Gericht beschäftigt. Während früher Grauware, Mängelretouren und an sich nicht für den Verkauf vorgesehene Ware vornehmlich bei eBay oder Amazon verkauft wurde, verkaufen seit einiger Zeit auch große Einzelhandelsketten Waren ungewisser Herkunft. Ein Fall bei Metro wurde kürzlich vom BGH entschieden. Verletzen solche  Angebote die Marke?

S-Oliver Angebote bei Woolworth

s.Oliver-Angebote in der Woolworth-Filiale Berger Str. in Frankfurt

Erstmaliges Inverkehrbringen und markenrechtliche „Erschöpfung“

Grundsätzlich ist es nach dem Markenrecht Sache des Markeninhabers, zu entscheiden, wo und wie er die Markenware erstmals in Europa „in den Verkehr“ bringt. Gemeint ist damit ein erstmaliges Verkaufen. Das soll dem Markeninhaber ermöglichen „den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren“ (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03). Sind die Markenwaren erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in Europa verkauft worden, darf an sich jedermann die Ware weiterverkaufen. Die Markenrechte sind dann „erschöpft“: Der Markeninhaber kann einen Wiederverkauf meistens nicht mehr verhindern.

Diese Voraussetzung der Erschöpfung im Markenrecht – nämlich ein erstmaliger Verkauf in Europa (!) – beschäftigt regelmäßig die Gerichte:

Grauware: Originalware mit ungewisser Herkunft
BGH v. 15.3.2012 – I ZR 137/10CONVERSE II

In einem kürzlich vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall waren Original-Freizeitschuhe der Marke „Converse All Star Chuck Taylor“ bei Metro angeboten worden. Diese hatte sich Metro von Zwischenhändlern u.a. in Slowenien beschafft. Die Converse Inc. behauptete, die Schuhe seien niemals mit ihrer Zustimmung dorthin verkauft worden. Die Markenrechte seien daher nicht „erschöpft“, das Angebot verletze die Marke. Metro wiederum behauptete das Gegenteil, konnte es aber nicht beweisen. Nach der Rechtsprechung muss allerdings derjenige, der sich auf eine Erschöpfung beruft, diese auch beweisen. Da Metro dies nicht konnte, wurde Metro wegen Verletzung der Marke verurteilt.

Restposten und Überschussware – Ware nur angeboten, nicht aber verkauft

Ein bloßes Anbieten reicht nach der Rechtsprechung des EuGH für ein Inverkehrbringen aber nicht aus. Die Ware muss auch in Europa verkauft worden sein. Wenn also Überschussware an einen außereuropäischen Postenhändler weiterverkauft wurde, die zuvor in Europa nur angeboten wurde und übrig geblieben ist, nicht aber verkauft wurde, darf sie nicht ohne Weiteres in Europa weiterverkauft werden.

Musterware und Testartikel

Gelegentlich taucht auch Musterware wieder bei einem Discounter auf. Wenn diese nicht für den Verkauf bestimmt war und dies auch deutlich wurde, z.B. indem die Artikel mit „nicht zum Verkauf“ oder „unverkäuflich“ gekennzeichnet worden waren, liegt nach der Rechtsprechung des EuGH ( EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09L´Oréal SA u.a. / eBay International AG u.a.; EuGH Urteil v. 3.6.2010, C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group GmbH / Simex Trading AG ) kein erstmaliges Inverkehrbringen vor. Ein Anbieten solcher Test- oder Musterprodukte kann eine Markenrechtsverletzung sein.

Angebote von retournierter mangelhafter Ware beim Discounter:

Der Fall LG München I v. 6.3.2012 – 1 HK O 24878/11 und warum die Entscheidung falsch ist

Das Landgericht München I entschied kürzlich den folgenden Fall: Angeblich mangelhafte Socken waren vom Vorlieferanten zurückgenommen worden. Dem Markeninhaber wurde der Kaufpreis erstattet. Der Markeninhaber überließ dem Lieferanten die Sportsocken ohne jede Einschränkung. Anschließend tauchten die Socken bei einem Discounter wieder auf. Das Landgericht München I hielt die Retournierung für ein wirksames Inverkehrbringen durch den Markeninhaber. Denn dieser hätte ja auch einen Weitervertrieb vertraglich beschränken können oder auf eine Vernichtung der Socken bestehen können. Die Markenrechte seien erschöpft. Die Markenverletzungsklage wurde abgewiesen.

Das Urteil dürfte falsch sein. Eine vertragliche Beschränkung für den Weiterverkauf bindet zwar denjenigen, an den die Ware geliefert wird. Sie ist für die Erschöpfungswirkung aber irrelevant. Nach der Rechtsprechung des EuGH kann eine vertragliche Beschränkung des Weitervertriebs die Erschöpfung nicht verhindern. Der EuGH fordert außerdem für den  Eintritt der Erschöpfung auch ausdrücklich einen Verkauf der Ware durch den Markeninhaber. Ohne Verkauf tritt keine Erschöpfung ein (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB ). Daran hat es aber in dem vom Landgericht München I entschiedenen Fall gefehlt.

Dennoch sollte ein Markeninhaber in derartigen Fällen auf einer Vernichtung der Ware bestehen. Denn nur so kann mit Sicherheit ein markenschädigender Weitervertrieb ausgeschlossen werden.

Veränderung oder Verschlechterung der Ware beim Wiederverkauf und Schädigung des Rufs

Die bloße Behauptung, die Art und Weise des Wiederverkauf könne den Ruf der Marke schädigen, reicht für eine Markenverletzung allerdings nicht aus. Der Markeninhaber muss vielmehr beweisen, dass dies auch tatsächlich geschehen ist. Den Wiederverkauf von Markenware ohne Verpackung beispielsweise kann daher nur verbieten, wer nachweist, dass ein solcher Wiederverkauf das Image der Ware und den Ruf der Marke auch tatsächlich schädigt (vgl. EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09L´Oréal SA u.a. / eBay International AG u.a.). Das wird in der Praxis selten gelingen.

Der Markeninhaber muss aber nicht jeden Wiederverkauf hinnehmen. Insbesondere wenn sich der Zustand der Ware nach dem ersten Inverkehrbringen verschlechtert, muss dies der Markeninhaber nicht dulden. Werden z. B. Textilien vom Wiederverkäufer umgefärbt angeboten, muss dies der Markeninhaber nicht dulden (BGH Urteil v. 14.12.1995 – I ZR 210/93Gefärbte Jeans).

Hier finden Sie weitere Informationen zur markenrechtlichen Erschöpfung.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Frage, ob Markenhersteller den Onlinevertrieb beschränken dürfen.

Ist die Benutzung weiblicher Vornamen für Modell, Stil, Aufmachung oder Schnitt eines angebotenen Bekleidungsstücks eine Markenrechtsverletzung („Zweitmarkenverletzung“)?

Weibliche Vornamen als Bezeichnung für ein bestimmtes Modell oder einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Verarbeitung oder Aufmachung sind in der Modebranche seit Jahrzehnten üblich und beliebt. Hier ist z. B.  eine Jeans der Marke „True Religion“ des Modells „ Becky“ in der Aufmachung “Vera Cruz” (für eine bestimmte Art der Waschung) zu sehen:

http://www.truereligionbrandjeans.com/Womens_Becky_Purple_Super_T__Vera_Cruz/pd/np/1170/p/6257.html

Können solche Modellbezeichnung für den Schnitt oder die Aufmachung einer Hose eine Markenrechtsverletzung sein?
Zwei Fälle:

Der erste Fall: Die Kollektion eines Herstellers von Kinderbekleidung umfasst mehrere Modelle. Die Modelle tragen jeweils weibliche oder männliche Vornamen. Die Modelle wurden angeboten und enthielten die Marke des Bekleidungsstückes und als Modellbezeichnung einen weiblichen Vornamen (z. B. „Selina“). Auf die Angebote folgt eine markenrechtliche Abmahnung. Ein Inhaber einer deutschen Wortmarke behauptet darin, ein als Modellbezeichnung benutzter Vorname (im Beispielsfall wäre das “Selina”) sei für ihn als Wortmarke für Bekleidungsstücke geschützt. Die Benutzung dieses Vornamens als Modellbezeichnung verletze seine gleichlautende eingetragenen Marke.

Ein zweiter ähnlicher Fall: Hier erhielt der Betreiber eines Internetshops eine Abmahnung. Er hatte zuvor eine Markenjeans angeboten, deren Modell nach einem Vornamen benannt war, der als Marke u.a. für Bekleidungsstücke geschützt war. Auch in diesem Fall war die Marke des Herstellers vorangestellt und deutlich sichtbar.

Das Landgericht Frankfurt am Main hatte in dem Verfügungsverfahren 3-11 O 86/11 mit Urteil vom 15.12.2011 eine Markenrechtsverletzung in einem solchen Fall verneint: Es fehle an einer „markenmäßigen Benutzung“: Der „angesprochene Verkehr“ sei daran gewöhnt, zunächst den Hersteller und anschließend die Schnittführung bzw. das Modell wahrzunehmen. Die Bezeichnung des Modells (im obigen Beispiel „Becky“) werde nicht als Herkunftshinweis, d. h. als Hinweis auf die Herkunft der Hose aus einem bestimmten Betrieb wahrgenommen, und zwar auch nicht im Sinne einer „Zweitmarke“. Man nehme die Modellbezeichnung vielmehr auch als Hinweis auf das Modell wahr.

Die „markenmäßige Benutzung“ spielt bei Bekleidung regelmäßig eine entscheidende Rolle. Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung ist die markenmäßige Benutzung. Damit ist gemeint: Das Zeichen muss auch als Marke wahrgenommen im Sinne eines “Herkunftshinweises”, also als Hinweis auf die Abstammung aus einem bestimmten Betrieb. Nur dann ist eine Markenrechtsverletzung denkbar. Wird ein Zeichen, nicht als Kennzeichnung einer Herkunft, sondern als dekoratives Element (z.B. in der Entscheidung des BGH vom 14.1.2010 –  I ZR 82/08 – CCCP) oder aber wie hier als Modellbezeichnung verstanden, scheidet eine Markenrechtsverletzung regelmäßig aus.

Entscheidend ist dabei stets der berühmte „Einzelfall“: Wie genau wurde das Zeichen in der Werbung, im Angebot oder auf dem Textil benutzt und auch vom Publikum verstanden? Als Herkunftshinweis (dann Markenrechtsverletzung) oder beispielsweise als Hinweis auf Schnitt, Modell oder Aufmachung (dann keine Markenrechtsverletzung).

> Hier finden Sie weitere Informationen zur “markenmäßigen Benutzung” als Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung.