Ist das “Scorpions”-Fan-T-Shirt zugleich ein T-Shirt der Marke “Scorpions”? Bandnamen auf Merchandise-Artikeln als Marken: „Scorpion Budo’s Finest“ und „Scorpions“ – BpatG, Beschluss v. 5.4.2011 – 33 W (pat) 526/10

Die markenmäßige Benutzung: Wann wird eine Bezeichnung “als Marke” angesehen?

Der Fall: Für den Inhaber der angegriffenen Marke wurde am 6.7.2005 die folgende Wort-/Bildmarke 30525573 u.a. für Schutzbekleidung für die Ausübung asiatischer Kampfsportarten eingetragen:

Deutsche Wort-/Bildmarke Registernummer beim DPMA 30525573

Daran störte sich die Scorpions Musikproduktions- und Verlagsgesellschaft mbH und legte Widerspruch ein. Diese war nämlich schon seit dem 11.6.1985 Inhaberin der Wortmarke „SCORPIONS“, Registernummer 1077898. Der Begriff „SCORPIONS“ war – neben Schallplatten – u. a. geschützt für Bekleidungsstücke. Zum Nachweis, dass die Marke „SCORPIONS“ für Bekleidungsstücke auch benutzt wurde, hatte die Scorpions Musikproduktions- und Verlagsgesellschaft mbH verschiedene Abbildungen von Bekleidungsstücken vorgelegt.

Die zentrale Frage des Verfahrens: Wurde die Marke „SCORPIONS“ für Bekleidungsstücke auch „markenmäßig“ benutzt? Geht man also davon aus, dass der Name einer Rockband auf einem T-Shirt zugleich auch als Marke aufgefasst wird?

Das Bundespatentgericht meinte: Ja. Wenn auch der Träger eines mit dem Bandnamen „SCORPIONS“ bedruckten T-Shirts sich als Fan eben dieser Musikgruppe zu erkennen gibt, ist das auch eine markenmäßigen Benutzung. Die markenmäßige Benutzung von Merchandise-Artikeln sei “anerkannt”. Man sei daran gewöhnt, dass in der Musikbranche der Markeninhaber oder seine Lizenznehmer Merchandise-Artikel vertreibe. Die Bezeichnung „SCORPIONS“ sei zwar als Musikgruppe bekannt und nicht als Marke für Bekleidungsstücke und daher nur durchschnittlich unterscheidungskräftig. Da sich die gegenüberstehenden Waren ähneln und sich die gegenüberstehenden Zeichen jedenfalls klanglich ähneln, liege eine Verwechslungsgefahr vor.

Auf den Widerspruch der Scorpions Musikproduktions- und Verlagsgesellschaft mbH wurde deshalb die Löschung der Wort-/Bildmarke angeordnet.

Die Entscheidung erinnert an das eigenwillige “Zicke”-Urteil des OLG Hamburg (Urteil vom 30. Januar 2002, Az.: 416 O 77/01) und dürfte mit dem Urteil des BGH vom 14.01.2010, I ZR 82/08 – CCCP – nicht zu vereinbaren sein.

Toffftoffftofff, Bang… Booom! Der unterforderte Patentzeichner

Zeichnungen in Patentschriften stehen im Ruf, nüchtern und langweilig zu sein. Es gibt aber auch andere. Die folgenden Patentzeichnungen entstammen dem US-Patent Nr. 3.398.406 aus dem Jahr 1968. Die Erfindung betrifft einen schusssicheren Kampfanzug.

US-Patent Nr. 3.398.406

US-Patent Nr. 3.398.406

US-Patent Nr. 3.398.406

 

Online-Shops und Plattformen: Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit fremden Marken und Firmennamen im Title Tag

Der Browsertitel – definiert im Title Tag

Der Browsertitel einer Internetseite wird im HTML-Title Tag definiert und von jeder Suchmaschine gelesen. Er gilt als ein wichtiger Faktoren bei der Suchmaschinenoptimierung. Der Title Tag der Homepage dieses Blogs enthält beispielsweise die Worte

„SEIFRIED IP | Blog – MARKEN, MUSTER, MARKETING -Aktuelles im Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Werberecht, Geschmacksmusterrecht, Internetrecht, Urheberrecht und Moderecht – “

und erscheint im Firefox-Browser so:

Der Title Tag dieses Blogs

Google nimmt den Title Tag als Ausgangspunkt für den Titel in den Suchergebnis-Kurztexten („Snippets“).

Google übernimmt aber nicht automatisch den Title Tag der gefundenen Seite, sondern kann die Titelzeile im Snippet auch neu generieren. Das ist der Fall, wenn Google diesen selbst generierten Snippet-Titel für eine bessere Überschrift für den Seiteninhalt hält. Google generiert das komplette Suchergebnis-Snippet einschließlich des Titels automatisch anhand verschiedener Quellen, unter anderem aus dem Title Tag, dem Meta Tag, den Ankertexten der Verlinkungen oder den Einträgen aus dem Open Directory Project (DMOZ) (Quelle: Matt Cutts am 9.3.2012 in den Google-Webmaster Tools http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=35624).

Keywords sind daher im Title Tag zur Suchmaschinenoptimierung beliebt. Fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen (z.B. Firmennamen) werden dort gerne platziert, besonders, wenn diese Bezeichnungen bekannt und populär sind oder man die Marken selbst vertreibt. Portale und Plattformen leben davon, Traffic für populäre Marken und Unternehmen anzuziehen. Sie tun das regelmäßig auch, indem Sie diese Begriffe in die Title Tags einbauen. Das ist gefährlich.

Ausgangspunkt der Rechtsprechung für die Frage nach einer Verletzung von Marken oder Kennzeichen: Schon das Snippet, nicht erst die verlinkte Internetseite!

Die Frage, ob eine Rechtsverletzung schon anhand des kurzen Snippets, die Rechtsprechung spricht von „Trefferliste“, zu beurteilen ist, oder ob erst die dort unter einem Link anzuklickende vollständige Internetseite maßgeblich ist, ist längst entschieden. Im Grundsatz hat die Rechtsprechung in den Fällen, in denen es um rechtsverletzende Metatags ging, auf die Snippets abgestellt. Darauf, dass durch den Inhalt der dann anzuklickenden Internetseite eine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeräumt wird, kommt es nicht an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03Impuls; BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04AIDOL). Das wird genauso bei den Title Tags angenommen (OLG Frankfurt am Main, Beschluss v. 3.3.2009 – 6 W 29/09; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07). Entscheidend für die Frage nach einer rechtsverletzenden Benutzung von Marken und Unternehmenskennzeichen ist also das Suchergebnis-Snippet. Den Inhalt der dort verlinkten Internetseite selbst hält die Rechtsprechung für irrelevant.

Fremde Marken in Title Tags  – der „Erschöpfungsgrundsatz“ im Markenrecht

Fremde Marken in den Title Tag aufzunehmen, ist ohne Zustimmung des Markeninhabers grundsätzlich eine Markenrechtsverletzung, wenn sich die für die Marke geschützten Waren und die auf dem Suchergebnis-Snippet angebotenen Waren zumindest ähneln (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08POWER BALL).

Eine fremde Marke in den Title Tag aufzunehmen, ist nach dem sog. „Erschöpfungsgrundsatz“ aber dann erlaubt, wenn Waren der Marke tatsächlich auf eben dieser(!) Internetseite (vgl. BGH Urteil v. 8.2.2007 – I ZR 77/04AIDOL) angeboten werden. Dann sind die Rechte des Markeninhabers „erschöpft“. Voraussetzung: Die dort angebotene Ware wurde mit Zustimmung des Markeninhabers erstmals innerhalb der EU verkauft. Hat der Markeninhaber die Ware aber z.B. zuerst in den USA an einen Grauhändler verkauft und verkauft dieser ohne Zustimmung des Markeninhabers die Ware an einen weiteren Händler in der EU,  ist der Weitervetrieb verboten (z. B. BGH vom 15.3.2012 I ZR 137/10 – CONVERSE II)

Weitere Voraussetzung der Erschöpfung: Es darf nicht der falsche Eindruck erweckt werden, man stünde in einer besonderen Geschäftsbeziehung zum Markeninhaber, z. B. als Vertragshändler (vgl. BGH Urteil v. 7.11.2002 – I ZR 202/00Mitsubishi). Wenn also die Marke im Title Tag mit dem Begriff „Online-Shop“ kombiniert wird (z.B. „LEVI’S ONLINE SHOP), wäre das unzulässig. Denn dadurch würde fälschlich suggeriert, man sei Vertragshändler des Markeninhabers oder stünde als Betreiber des Online-Shops des Markeninhabers in einer besonderen Geschäftsbeziehung.

Erlaubte Markennennung nach § 23 Nr. 1 und 2 MarkenG /Art. 12 a) und b) GMV

Erlaubt ist auch die Benutzung markenähnlicher oder markenidentischer Begriffe zur Produktbeschreibung. Beispielsweise ist „pcb“ als gängige Abkürzung für „printed circuit board“, (=Leiterplatte) keine Verletzung der Marke „PCB-POOL“, BGH v. 22.1.2009 I ZR 139/07- pcb. Das Gleiche gilt für handelsübliche beschreibende Angaben oder in der zulässigen (d. h., wenn gerade keine Kennzeichenverletzung vorliegt – BGH v. 4.2.2010 – POWER BALL) vergleichenden Werbung. Marken dürfen ebenfalls genannte werden, wenn dies zur Beschreibung von Ersatzeilen notwendig ist.

Fremde Firmennamen („Unternehmenskennzeichen“) im Title Tag

Auch fremde Firmennamen (sog. „Unternehmenskennzeichen“) in einen Title Tag aufzunehmen, ist grundsätzlich eine Unternehmenskennzeichenverletzung, wenn die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen und die sich gegenüberstehenden Branchen zumindest ähneln. Als Unternehmenskennzeichen geschützt ist eine Bezeichnung an sich nur gegenüber der Verwendung für zumindest ähnliche Branchen. Außerhalb der Branchenähnlichkeit ist die Bezeichnung aber als Name geschützt, wenn Sie identisch oder „nahezu identisch“ benutzt wird und dabei eine „Zuordnungsverwirrung“ entsteht (BGH, Urteil v. 9.11.2011 – I ZR 150/09Basler Haar-Kosmetik). Gemeint ist damit eine Verwirrung über den Namensträger.

Dabei soll es nach der Rechtsprechung ausreichen, wenn der Firmenname als „Lotse“ dient, d. h. dazu dient, den Internetnutzer auf die Internetseite desjenigen zu lenken, der den fremden Firmennamen im Browsertitel benutzt (OLG Hamburg, Urteil v. 2.3.2010 – 5 W 17/10).

Es reicht für eine Unternehmenskennzeichenverletzung also aus, wenn in dem Snippet des Suchmaschinenergebnisses die gleichen Leistungen erscheinen, wie sie auch der Inhaber des Unternehmenskennzeichens anbietet und dadurch der Internetnutzer diese Angebote verwechselt. Auf den Inhalt der jeweiligen Internetseite selbst kommt es dann nicht mehr an (BGH Urteil v. 18.5.2006 – I ZR 183/03Impuls; OLG Frankfurt am Main, Urteil v. 10.1.2008 – 6 U 177/07).

Disclaimer verhindern Rechtsverletzung nicht

Für die Beurteilung, ob ein Title Tag eine fremde Marke oder ein Unternehmenskennzeichen verletzt, stellt die Rechtsprechung nicht auf die betreffende Internetseite, sondern auf das Suchergebnis-Snippet ab. Ein Disclaimer (etwa: „Der Inhaber dieser Website steht in keiner Geschäftsbeziehung zum Inhaber der Marke X oder dem Unternehmen Y“) auf der Internetseite selbst kann daher eine Rechtsverletzung nicht mehr abwenden. Denn ob eine Suchmaschine den Title Tag unverändert übernimmt, ist ja ungewiss. Verletzt nun ein solches Snippet fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen, kann sich derjenige, der einen Disclaimer im Title Tag eingefügt hat, nicht darauf berufen, er habe keinen Einfluss auf das von Google zusammengestellte Snippet. Wer bestimmte Keywords in den Title Tag aufnimmt, für den sind diese Keywords eigene Informationen und nicht solche der Suchmaschine. Man haftet hierfür uneingeschränkt (BGH Urteil v. 4.2.2010 – I ZR 51/08POWER BALL). Der marken- und kennzeichenrechtliche Unterlassungsanspruch und auch der Auskunftsanspruch setzt ohnehin kein Verschulden voraus.

> Hier finden Sie Informationen zur Benutzung von markenrechtlich geschützten Keywords beim Keyword-Advertising (z.B. Google AdWords).

Das Geheimnis von Ralph Lauren

Ungewöhnlich freimütig gab sich Ralph Lauren auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung namens „An Evening With Ralph Lauren“ am 24.10.2011 im Lincoln Center for The Performing Arts in New York. Von Oprah Winfrey gefragt, wie er es schaffe, sich wieder und wieder neu zu erfinden antwortete er:

“Man kopiert eben. Fünfundvierzig Jahre des Kopierens haben mich zu dem gemacht, was ich bin.“

Hier die Antwort im Originalwortlaut.

Ziernähte (“Pocket Stitches”) auf Jeanshosentaschen als Marken und Geschmacksmuster

Das Verhältnis von Marke als teilweise geprüftes Schutzrecht zum Geschmacksmuster als ungeprüftes Schutzrecht

Jeans-Gesäßtaschen und deren Ziernähte sind häufig als Geschmacksmuster eingetragen.

Beispiele:

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 90097-0004, Inhaber: Aktieselskabet af 21. November 2001 (u.a. „Jack & Jones“)

 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 278189-0001, Inhaber: CAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Beliebter noch sind Anmeldungen von Gesäßtaschenmustern als Marke:

Beispiel:

Gemeinschaftsmarke 004871571, eingetragen u.a. für Hosen, Inhaber: SEVEN FOR ALL MANKIND LLC

 

 

Gemeinschaftsmarke Nr. 112862 mit Levi’s “Arcuate”, Inhaber Levi Strauss & Co., San Francisco.

Der Grund: Mit der Eintragung als Marke umgeht der Markeninhaber zwei Fallgruben des Geschmacksmusterrechts im Fall einer Nachahmung: Die „Neuheit“ und die „Eigenart“ (d. h. Unterscheidbarkeit) des Musters von einzelnen anderen Mustern. Diese beiden Einwände – das eingetragene Muster sei nicht neu oder nicht unterscheidbar – kann der potenzielle Verletzer eines Geschmacksmusters dem Geschmacksmusterinhaber immer entgegenhalten. Bei der Verletzung einer Marke spielt die Neuheit oder Unterscheidbarkeit der Marke von anderen aber meistens keine Rolle. Entsprechend begehrt sind Eintragungen von Gesäßtaschenziernähten als Marken.

Regelmäßig weisen aber sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt als auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Anmeldungen von Gesäßtaschenziernähten als Marke zurück. Denn es fehlt hier oft die markenrechtliche „Unterscheidungskraft“. Diese ist aber Voraussetzung für eine Markeneintragung ( Art. 7 Abs. 1 lit. b Gemeinschaftsmarkenverordnung bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Markenrechtliche Unterscheidungskraft bedeutet: Die Tasche mit den Ziernähten muss als „Marke“, also als Hinweis auf die Herkunft der Hose aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst werden, nicht nur als Verzierung. Bei manchen als Marken eingetragenen Gesäßtaschenmustern dürfte man aber  Zweifel haben, ob diese Ziernähte tatsächlich auch als Marke aufgefasst werden. Die Prüfer in den Ämtern scheinen bisweilen die Unterscheidungskraft recht willkürlich zu bejahen.

Wird die Eintragung als Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, bleibt immer noch die Anmeldung des Musters als Geschmacksmuster. Denn hier werden ja dessen Schutzvoraussetzungen „Neuheit und „Eigenart“ von den Ämtern grundsätzlich nicht geprüft.

Beispiel: Am 11.5.2007 hatte The Polo/Lauren Company L.P. beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das folgende Gesäßtaschenmuster zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke angemeldet:

 

Zurückgewiesene Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 5895818; Anmelder: The Polo/Lauren Company L.P. und anschließend eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster der The Polo/Lauren Company L.P.

Die Anmeldung wurde am 29.10.2007 zurückgewiesen. Am 21.6.2007 wurde die Gesäßtasche als Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet und am selben Tag auch unter der Registernummer 744446-0001 eingetragen. Eingetragen wird grundsätzlich jedes Muster, wenn die Formalien eingehalten werden. Ob das Muster tatsächlich „neu“ und „eigenartig“ ist, prüfen die Ämter nicht. Das wird letztendlich erst im Verletzungsprozess durch das Gericht geprüft, wenn der Beklagte einwendet, das Muster sei nicht neu oder nicht eigenartig.

Der Verletzer eines Geschmacksmusters verteidigt sich also nicht selten erfolgreich mit den Einwänden, das Geschmacksmuster sei am Anmeldetag nicht neu oder nicht „eigenartig“, d. h. von anderen Mustern unterscheidbar, gewesen.

Der Inhaber einer schwachen, d. h. wenig unterscheidungskräftigen Marke oder einer gar nicht unterscheidungskräftigen Marke, die an sich nicht hätte eingetragen werden dürfen, hat dieses Problem zunächst nicht. Denn wenn eine Marke eingetragen ist, muss ein Gericht zunächst davon ausgehen, dass die Marke auch schutzfähig, d. h. zu Recht eingetragen wurde. Der Beklagte muss vielmehr die fehlende Unterscheidungskraft bei der deutschen Marke mit einer gesonderten Nichtigkeitsklage (bei einer deutschen Marke) bzw. Widerklage (bei einer Gemeinschaftsmarke) angreifen. Beides kostet Geld. Im Fall einer Nichtigkeitsklage kann das Gericht den Verletzungsprozess bis zur Entscheidung über die Wirksamkeit der Klagemarke aussetzen, muss das aber nicht tun.

Aussichtsreicher wird für den Beklagten bei Gesäßtaschen daher oft der Einwand sein, das Gesäßtaschenmuster werde gar nicht „markenmäßig“ benutzt, weil es nicht als Marke, sondern als Verzierung aufgefasst wird.

Aus eine Marke lässt sich daher in einem Prozess oft einfacher gegen Nachahmer vorgehen, als gegen ein Geschmacksmuster. Dafür ist ein Markenschutz bei Gesäßtaschenmustern im Gegenzug erheblich schwieriger zu bekommen, als ein Schutz als eingetragenes Geschmacksmuster.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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Wenn Marken verramscht werden – Restposten, Mängelretouren, Grauware und Test- und Musterware auf eBay und beim Discounter

Verramschung und “Erschöpfungsgrundsatz” im Markenrecht

Wenn die eigene Markenware unverhofft beim Discounter auftaucht, ist das ein mittlerer Gau für den Markenhersteller. Esprit, s.Oliver und andere haben dies kürzlich erlebt, als deren Ware bei Kik, Penny, Real bzw. Woolworth verramscht wurde. Noch größer ist der Schaden für die Marke, wenn dort sogar mangelhafte Ware auftaucht. Auch ein solcher Fall hatte kürzlich ein Gericht beschäftigt. Während früher Grauware, Mängelretouren und an sich nicht für den Verkauf vorgesehene Ware vornehmlich bei eBay oder Amazon verkauft wurde, verkaufen seit einiger Zeit auch große Einzelhandelsketten Waren ungewisser Herkunft. Ein Fall bei Metro wurde kürzlich vom BGH entschieden. Verletzen solche  Angebote die Marke?

S-Oliver Angebote bei Woolworth

s.Oliver-Angebote in der Woolworth-Filiale Berger Str. in Frankfurt

Erstmaliges Inverkehrbringen und markenrechtliche „Erschöpfung“

Grundsätzlich ist es nach dem Markenrecht Sache des Markeninhabers, zu entscheiden, wo und wie er die Markenware erstmals in Europa „in den Verkehr“ bringt. Gemeint ist damit ein erstmaliges Verkaufen. Das soll dem Markeninhaber ermöglichen „den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren“ (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03). Sind die Markenwaren erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in Europa verkauft worden, darf an sich jedermann die Ware weiterverkaufen. Die Markenrechte sind dann „erschöpft“: Der Markeninhaber kann einen Wiederverkauf meistens nicht mehr verhindern.

Diese Voraussetzung der Erschöpfung im Markenrecht – nämlich ein erstmaliger Verkauf in Europa (!) – beschäftigt regelmäßig die Gerichte:

Grauware: Originalware mit ungewisser Herkunft
BGH v. 15.3.2012 – I ZR 137/10CONVERSE II

In einem kürzlich vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall waren Original-Freizeitschuhe der Marke „Converse All Star Chuck Taylor“ bei Metro angeboten worden. Diese hatte sich Metro von Zwischenhändlern u.a. in Slowenien beschafft. Die Converse Inc. behauptete, die Schuhe seien niemals mit ihrer Zustimmung dorthin verkauft worden. Die Markenrechte seien daher nicht „erschöpft“, das Angebot verletze die Marke. Metro wiederum behauptete das Gegenteil, konnte es aber nicht beweisen. Nach der Rechtsprechung muss allerdings derjenige, der sich auf eine Erschöpfung beruft, diese auch beweisen. Da Metro dies nicht konnte, wurde Metro wegen Verletzung der Marke verurteilt.

Restposten und Überschussware – Ware nur angeboten, nicht aber verkauft

Ein bloßes Anbieten reicht nach der Rechtsprechung des EuGH für ein Inverkehrbringen aber nicht aus. Die Ware muss auch in Europa verkauft worden sein. Wenn also Überschussware an einen außereuropäischen Postenhändler weiterverkauft wurde, die zuvor in Europa nur angeboten wurde und übrig geblieben ist, nicht aber verkauft wurde, darf sie nicht ohne Weiteres in Europa weiterverkauft werden.

Musterware und Testartikel

Gelegentlich taucht auch Musterware wieder bei einem Discounter auf. Wenn diese nicht für den Verkauf bestimmt war und dies auch deutlich wurde, z.B. indem die Artikel mit „nicht zum Verkauf“ oder „unverkäuflich“ gekennzeichnet worden waren, liegt nach der Rechtsprechung des EuGH ( EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09L´Oréal SA u.a. / eBay International AG u.a.; EuGH Urteil v. 3.6.2010, C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group GmbH / Simex Trading AG ) kein erstmaliges Inverkehrbringen vor. Ein Anbieten solcher Test- oder Musterprodukte kann eine Markenrechtsverletzung sein.

Angebote von retournierter mangelhafter Ware beim Discounter:

Der Fall LG München I v. 6.3.2012 – 1 HK O 24878/11 und warum die Entscheidung falsch ist

Das Landgericht München I entschied kürzlich den folgenden Fall: Angeblich mangelhafte Socken waren vom Vorlieferanten zurückgenommen worden. Dem Markeninhaber wurde der Kaufpreis erstattet. Der Markeninhaber überließ dem Lieferanten die Sportsocken ohne jede Einschränkung. Anschließend tauchten die Socken bei einem Discounter wieder auf. Das Landgericht München I hielt die Retournierung für ein wirksames Inverkehrbringen durch den Markeninhaber. Denn dieser hätte ja auch einen Weitervertrieb vertraglich beschränken können oder auf eine Vernichtung der Socken bestehen können. Die Markenrechte seien erschöpft. Die Markenverletzungsklage wurde abgewiesen.

Das Urteil dürfte falsch sein. Eine vertragliche Beschränkung für den Weiterverkauf bindet zwar denjenigen, an den die Ware geliefert wird. Sie ist für die Erschöpfungswirkung aber irrelevant. Nach der Rechtsprechung des EuGH kann eine vertragliche Beschränkung des Weitervertriebs die Erschöpfung nicht verhindern. Der EuGH fordert außerdem für den  Eintritt der Erschöpfung auch ausdrücklich einen Verkauf der Ware durch den Markeninhaber. Ohne Verkauf tritt keine Erschöpfung ein (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB ). Daran hat es aber in dem vom Landgericht München I entschiedenen Fall gefehlt.

Dennoch sollte ein Markeninhaber in derartigen Fällen auf einer Vernichtung der Ware bestehen. Denn nur so kann mit Sicherheit ein markenschädigender Weitervertrieb ausgeschlossen werden.

Veränderung oder Verschlechterung der Ware beim Wiederverkauf und Schädigung des Rufs

Die bloße Behauptung, die Art und Weise des Wiederverkauf könne den Ruf der Marke schädigen, reicht für eine Markenverletzung allerdings nicht aus. Der Markeninhaber muss vielmehr beweisen, dass dies auch tatsächlich geschehen ist. Den Wiederverkauf von Markenware ohne Verpackung beispielsweise kann daher nur verbieten, wer nachweist, dass ein solcher Wiederverkauf das Image der Ware und den Ruf der Marke auch tatsächlich schädigt (vgl. EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09L´Oréal SA u.a. / eBay International AG u.a.). Das wird in der Praxis selten gelingen.

Der Markeninhaber muss aber nicht jeden Wiederverkauf hinnehmen. Insbesondere wenn sich der Zustand der Ware nach dem ersten Inverkehrbringen verschlechtert, muss dies der Markeninhaber nicht dulden. Werden z. B. Textilien vom Wiederverkäufer umgefärbt angeboten, muss dies der Markeninhaber nicht dulden (BGH Urteil v. 14.12.1995 – I ZR 210/93Gefärbte Jeans).

Hier finden Sie weitere Informationen zur markenrechtlichen Erschöpfung.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Frage, ob Markenhersteller den Onlinevertrieb beschränken dürfen.

Ist die Benutzung weiblicher Vornamen für Modell, Stil, Aufmachung oder Schnitt eines angebotenen Bekleidungsstücks eine Markenrechtsverletzung („Zweitmarkenverletzung“)?

Weibliche Vornamen als Bezeichnung für ein bestimmtes Modell oder einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Verarbeitung oder Aufmachung sind in der Modebranche seit Jahrzehnten üblich und beliebt. Hier ist z. B.  eine Jeans der Marke „True Religion“ des Modells „ Becky“ in der Aufmachung “Vera Cruz” (für eine bestimmte Art der Waschung) zu sehen:

http://www.truereligionbrandjeans.com/Womens_Becky_Purple_Super_T__Vera_Cruz/pd/np/1170/p/6257.html

Können solche Modellbezeichnung für den Schnitt oder die Aufmachung einer Hose eine Markenrechtsverletzung sein?
Zwei Fälle:

Der erste Fall: Die Kollektion eines Herstellers von Kinderbekleidung umfasst mehrere Modelle. Die Modelle tragen jeweils weibliche oder männliche Vornamen. Die Modelle wurden angeboten und enthielten die Marke des Bekleidungsstückes und als Modellbezeichnung einen weiblichen Vornamen (z. B. „Selina“). Auf die Angebote folgt eine markenrechtliche Abmahnung. Ein Inhaber einer deutschen Wortmarke behauptet darin, ein als Modellbezeichnung benutzter Vorname (im Beispielsfall wäre das “Selina”) sei für ihn als Wortmarke für Bekleidungsstücke geschützt. Die Benutzung dieses Vornamens als Modellbezeichnung verletze seine gleichlautende eingetragenen Marke.

Ein zweiter ähnlicher Fall: Hier erhielt der Betreiber eines Internetshops eine Abmahnung. Er hatte zuvor eine Markenjeans angeboten, deren Modell nach einem Vornamen benannt war, der als Marke u.a. für Bekleidungsstücke geschützt war. Auch in diesem Fall war die Marke des Herstellers vorangestellt und deutlich sichtbar.

Das Landgericht Frankfurt am Main hatte in dem Verfügungsverfahren 3-11 O 86/11 mit Urteil vom 15.12.2011 eine Markenrechtsverletzung in einem solchen Fall verneint: Es fehle an einer „markenmäßigen Benutzung“: Der „angesprochene Verkehr“ sei daran gewöhnt, zunächst den Hersteller und anschließend die Schnittführung bzw. das Modell wahrzunehmen. Die Bezeichnung des Modells (im obigen Beispiel „Becky“) werde nicht als Herkunftshinweis, d. h. als Hinweis auf die Herkunft der Hose aus einem bestimmten Betrieb wahrgenommen, und zwar auch nicht im Sinne einer „Zweitmarke“. Man nehme die Modellbezeichnung vielmehr auch als Hinweis auf das Modell wahr.

Die „markenmäßige Benutzung“ spielt bei Bekleidung regelmäßig eine entscheidende Rolle. Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung ist die markenmäßige Benutzung. Damit ist gemeint: Das Zeichen muss auch als Marke wahrgenommen im Sinne eines “Herkunftshinweises”, also als Hinweis auf die Abstammung aus einem bestimmten Betrieb. Nur dann ist eine Markenrechtsverletzung denkbar. Wird ein Zeichen, nicht als Kennzeichnung einer Herkunft, sondern als dekoratives Element (z.B. in der Entscheidung des BGH vom 14.1.2010 –  I ZR 82/08 – CCCP) oder aber wie hier als Modellbezeichnung verstanden, scheidet eine Markenrechtsverletzung regelmäßig aus.

Entscheidend ist dabei stets der berühmte „Einzelfall“: Wie genau wurde das Zeichen in der Werbung, im Angebot oder auf dem Textil benutzt und auch vom Publikum verstanden? Als Herkunftshinweis (dann Markenrechtsverletzung) oder beispielsweise als Hinweis auf Schnitt, Modell oder Aufmachung (dann keine Markenrechtsverletzung).

> Hier finden Sie weitere Informationen zur “markenmäßigen Benutzung” als Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung.

“Abgemahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel” in aktualisierter Neuauflage erschienen

Update 04.03.2015: Hier ist die aktuelle Version von “Abgemahnt? Die erste Hilfe Taschenfibel” Stand März 2015 verfügbar.

Kostenloses Ebook “Abgemahnt? Die Erste-Hilfe-Taschenfibel” in aktualisierter Neuauflage zum Download verfügbar.

Alles, was Sie über Abmahnungen im Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Internetrecht, Geschmacksmusterrecht und Urheberrecht wissen müssen.

Die Neuauflage wurde an den neuesten Rechtsstand angepasst. Zahlreiche Entscheidungen aus dem Jahr 2011 und erste Entscheidungen aus dem Jahr 2012 wurden aufgenommen. Die Aktualisierung enthält unter anderem gegenüber der Version von Januar 2011

  • die Konsequenzen der beiden „TÜV”-Entscheidungen des BGH für die Kosten einer Abmahnung
  • die möglichen Konsequenzen einer zu weit gefassten vorformulierten Unterlassungserklärung
  • die Handlungs- und Rückrufpflichten nach Abgabe einer Unterlassungserklärung
  • Neue Rechtsprechung zu den für eine Abmahnung zu erstattenden Rechtsanwaltskosten und Patentanwaltskosten

Der Anhang enthält als Beispiele zwei Muster von vorformulierten Unterlassungserklärungen mit typischen Klauseln. Die einzelnen Klauseln werden ausführlich erläutert.

Laden Sie sich hier das kostenlose Ebook “Abgemahnt? Die Erste-Hilfe-Taschenfibel” herunter.

Was würde sich durch ACTA in Deutschland für die Marken- und Produktpiraterie ändern?

ACTA ist nach dem Wortlaut ein Handelsübereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie. Die offiziellen Begründungen für ACTA sprachen wahlweise von „Risiken für Verbraucher durch gefälschte Markenware“ oder von „Gefahren durch gefälschte Produkte für amerikanische Familien

Initiiert wurde ACTA im Oktober 2007 von der damaligen US-Handelsbeauftragten Susan C. Schwab und fünf weiteren Kongressmitgliedern, drei davon aus Kalifornien. ACTA zielt daher –entgegen seines irreführenden Titels – explizit – auch auf Urheberrechtsverletzungen.

ACTA bindet zunächst die Vertragsparteien. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Vertragspartei, war aber an den Verhandlungen beteiligt. ACTA ist zunächst kein unmittelbar anwendbares Recht. Wie es unmittelbar anwendbares Recht wird, ist derzeit offen. Die Bundesrepublik Deutschland hat als Beteiligte bisher den Vertrag nicht unterzeichnet, wohl aber die Europäische Union, nämlich am 26.1.2012 in Tokio. Da ACTA auch strafrechtliche Konsequenzen fordert (die es im deutschen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht längst gibt) müssen neben der Europäischen Union auch die 27 Mitgliedsstaaten ratifizieren. Anschließend muss das Europäische Parlament zustimmen und der Ministerrat muss die endgültige Fassung annehmen. Nach Bekanntgabe an die anderen ACTA-Vertragsparteien, würde ACTA in der EU wirksam werden. Es ist zu vermuten, dass ACTA anschließend
über eine EU-Richtlinie in nationales Recht transformiert wird oder nach Ablauf der Umsetzungsfrist unmittelbar geltendes Recht wird.

So wurde beispielsweise im Jahr 2008 die Enforcement-Richtlinie vom 29.4.2004 umgesetzt, indem in die deutschen Gesetze über den Schutz der gewerblichen Schutzrechte (z.B. MarkenG, GeschmacksMG, GebrauchsMG, PatentG) und in das Urheberrechtsgesetz Vorschriften zur Auskunftsansprüchen gegenüber Nichtverletzern (Drittauskunft), zur Vorlage- und Besichtigung und zur Sicherung von Schadensersatzansprüchen eingeführt wurden.

Ebenfalls bereits unmittelbar in Deutschland anwendbares Recht (Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003) sind die ACTA-Vorschriften (Art. 16, Art. 17), wonach Zollbehörden – auch ohne Antrag des Rechteinhabers – von sich aus tätig werden können.  Auch wenn die  Durchfuhr („Transit“) markenrechtsverletzender Ware nach der Rechtsprechung des EuGH (EuGH, Urteil vom 9. 11. 2006 – C-281/05 (Montex Holdings Ltd/Diesel SpA) keine Markenrechtsverletzung ist, so kann dennoch schon nach
bisherigem Recht solche Ware vom deutschen Zoll beschlagnahmt werden (siehe z. B.  § 151 MarkenG).

Der Vertragstext enthält für das deutsche Recht inhaltlich daher wenig Neues. Vieles ist bereits deutsches Recht geworden, nicht zuletzt durch die bereits erwähnte Enforcement-Richtlinie.

Wesentlich Neu ist aus meiner Sicht im Verletzungsprozess eine Beweisvorlagepflicht, die dem amerikanischem Discovery-Verfahren angenähert (ACTA, Art. 11) ist und über das hinausgeht, was durch die Enforcement-Richtlinie schon in nationales Recht umgesetzt wurde (z.B. in § 19 a MarkenG). Im deutschen Zivilprozess herrscht grundsätzlich der „Beibringungsgrundsatz“: Was der Kläger oder Antragsteller dem Richter nicht präsentiert, muss dieser grundsätzlich nicht berücksichtigen. Diesen Grundsatz würde Art. 11 ACTA aufweichen.

Würde ACTA umgesetzt, würde sich also für die Marken- und Produktpiraterie nicht viel ändern. Vieles, was in ACTA steht, wurde in Deutschland längst umgesetzt, nicht zuletzt durch Umsetzung der Enforcement-Richtlinie.

Die Auswirkungen auf das Urheberrecht sind nicht Gegenstand dieses Beitrags.

Befristete Rabatte, Auktionsplattformen und Rabattplattformen

Wettbewerbsrecht: Rabatte und Befristungen – Was ist erlaubt?

Befristete Rabattaktionen, Auktionsplattformen, Rabattplattformen, Ursprungspreise, Referenzpreise und unverbindliche Preisempfehlungen

Grundsätze des Rabattrechts und BGH-Urteile zu befristeten Rabattaktionen:
BGH Urteil vom 7.7.2011 –  Az. I ZR 173/0910 % Geburtstags-Rabatt
BGH Urteil vom 7.7.2011 – Az. I ZR 181/10Frühlings-Special

Auktionsplattformen sind in Mode: „Vente-prevee.com“ oder die inzwischen von eBay gekauften „brands4friends“ bieten in zeitlich befristeten Auktionen stark reduzierte Markenwaren an. Angeboten wird auch Ware der vergangenen Saison. Bei Rabattplattformen wie „Groupon“ ist der Rabatt selbst Geschäftsmodell geworden. Das wirft wettbewerbsrechtlich Fragen auf:

Rechtliche Fallstricke bei Rabattaktionen

Die Aufhebung des Rabattgesetzes vor zehn Jahren hat bisweilen den Eindruck erweckt, Rabatte seien nunmehr grenzenlos zulässig. Das stimmt aber nicht. Grundsätzlich müssen auch in einer Rabattaktion alle Angaben wahr und richtig sein. Es muss grundsätzlich klar sein, wer unter welchen Bedingungen welchen Nachlass auf welchen Preis erhält. Es gelten also auch hier die Grundsätze der Preiswahrheit und Preisklarheit, das heißt: Auch bei Rabattaktionen müssen die Endpreise inklusive aller Preisbestandteile wie Steuern und Versandkosten angegeben werden. Ausnahmen gelten nur, wenn sich die Werbung nur an Gewerbetreibende richtet oder wenn die Rabattaktion zu einem bestimmten Datum endet.

Wie hoch ist tatsächlich der Rabatt? Der heikle Referenzpreis

Ein Rabatt kommuniziert zwei Preise: Einen ursprünglichen Referenzpreis und einen aktuellen Preis. Der anfänglich hohe Referenzpreis soll die Qualität des Produkts ausdrücken, der aktuelle günstige den Vorteil für den Käufer, ohne dass zugleich der niedrige Preis das Qualitätsversprechen beschädigt. Da nimmt man es bisweilen mit dem ursprünglichen Referenzpreis nicht ganz genau. Der ursprüngliche Preis muss aber nach dem Gesetz zuvor tatsächlich länger als nur unangemessen kurz gefordert worden sein. Ein Beispiel:

Der Praktiker-Baumarkt hatte im Januar 2005 ein einer einwöchigen Aktion mit „20 % auf alles, ausgenommen Tiernahrung“, geworben und zum Aktionsbeginn bei einem Teil seiner Waren die Preise erhöht. Ein Schlagbohrer beispielsweise, der bei Aktionsbeginn zu € 139,00 abzüglich 20 % Rabatt angeboten wurde, kostete einen Tag zuvor noch regulär € 108,99.

Das war nach Ansicht des BGH (Urteil v. 20.11.2008 I ZR 122/06 – 20 % auf alles) irreführend: Der ursprüngliche Preis müsse unmittelbar vor Beginn der Rabattaktion auch tatsächlich angemessen lange gefordert worden sein. Auch eine Besonderheit des Falls spielte keine Rolle: Bis eine Woche vor Beginn der Rabattaktion war der zum Beginn der Rabattaktion erhöhte Preis tatsächlich für längere Zeit der „Normalpreis“ gewesen. Es komme allein auf die Situation unmittelbar vor der Rabattaktion an, meinte der BGH.

Es muss sich aber aus der Werbung auch ergeben, worauf sich der ursprüngliche Preis bezieht: Auf den eigenen früheren Preis, die Preisempfehlung des Herstellers oder den Preis eines Konkurrenten. Auch Angaben wie „Listenpreis“ oder „Katalogpreis“ können irreführend sein, wenn nicht klar ist, welche Liste oder welcher Katalog gemeint ist.

Unverbindliche Herstellerpreisempfehlungen der vergangenen Saison

Es muss klar sein, was die Referenzpreise sind. Auch mehrdeutige Angaben sind unzulässig. Wird in einem aktuellen Angebot auf einer Verkaufsplattform ohne weitere Hinweise ein ursprünglicher Referenzpreis lediglich als „UVP“ angegeben, wird man davon ausgehen müssen, es handele sich um die derzeitige unverbindliche Herstellerpreisempfehlung. Relevant ist das vor allem bei nicht mehr aktueller Saisonware. Wenn der angegebene Preis sich also tatsächlich auf einen Zeitpunkt bezieht, in dem die Ware noch aktuell war, dieser Preis sich aber inzwischen gar nicht mehr durchsetzen lässt, ist das irreführend. Ist z. B. ein angebotener Damenstiefel aus der letzten Saison, darf man nicht den Eindruck erwecken, der angegebene Referenzpreis (z. B. „unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers“) sei aktuell.

Verlängerungen befristeter Rabattaktionen

Rabattaktionen, die zu einem vorher bestimmten Kalendertag, z.B. „am 31.3.2012“ enden, haben den Vorteil, dass hier nach der Preisangabeverordnung der ermäßigte Preis nicht ausgerechnet angegeben werden muss. Es reicht, wenn er mit Hilfe des ursprünglichen Preises und des Rabattes berechnet werden kann.

Eine zunächst befristete Auktion

„Wegen des riesigen Erfolgs letztmalig verlängert bis zum 18.10.2008“

(siehe  BGH-Urteil vom 7.7.2011 –  Az. I ZR 173/09 – 10 % Geburtstags-Rabatt )

„Frühlings-Special! Wir schenken dir 25 EUR bei Buchung bis 30.04.09“

(siehe BGH-Urteil vom 7.7.2011 – Az. I ZR 181/10 – Frühlings-Special )

muss grundsätzlich auch zum ursprünglich vorgesehenen Endtermin beendet werden. Ausnahme: Bei Planung der Kampagne konnte man nicht voraussehen, dass die Gründe für den Rabatt (z.B. günstige Einkaufspreise) über den Endtermin hinaus weiterhin bestehen. Dann aber muss in der Werbung hierauf hingewiesen werden (BGH Urteil vom 7.7.2011 –  Az. I ZR 173/09 – 10 % Geburtstags-Rabatt; BGH Urteil vom 7.7.2011 – Az. 181/10 – Frühlings-Special). Ein solcher Hinweis könnte lauten:

„Die befristet günstigen Einkaufspreise wurden uns überraschend weiterhin gewährt. Wir geben diese Preise bis zum … an Sie weiter“

Wer also das Ende einer Rabattaktion ankündigt, sollte sich grundsätzlich auch daran halten.

Zeitliche Untergrenzen für Rabattaktionen

Eine feste gesetzliche Mindestdauer für Rabattaktionen gibt es nicht. Die Rechtsprechung zieht die Grenze inzwischen recht großzügig. Ein 19-prozentiger Rabatt des Mediamarkts auf Haushaltsgeräte für einen Tag wurde als zulässig angesehen (BGH, Urteil v. 31.3.2010 – I ZR 75/08 – Ohne 19 % Mehrwertsteuer). Ob auch kürzere Fristen zulässig sind, wurde bisher nicht entschieden. Rabattaktionen von nur wenigen Minuten Dauer, könnten Gerichte aber durchaus als unangemessene Beeinflussung ansehen. Auf jeden Fall unzulässig ist es aber, wenn in einer Aktion der Eindruck erweckt wird, die Waren seien nur sehr kurz verfügbar, obwohl das tatsächlich nicht der Fall ist.

Verfügbarkeit der Ware

Eine Pflicht, für eine Werbeaktion einen bestimmten Warenvorrat anzulegen, gibt es an sich nicht. Wenn ein Unternehmer seine Waren aber Verbrauchern anbietet und damit rechnet, dass er nicht für einen angemessenen Zeitraum liefern kann, muss er schon in der Werbung darauf hinweisen. Sonst ist die Werbung unlauter. Was ein „angemessener Zeitraum“ ist, sagt das Gesetz zwar nicht. Reicht der Vorrat aber weniger als zwei Tage, muss der Werbende nachweisen, dass aus seiner Sicht der Vorrat angemessen disponiert war. Nach der Rechtsprechung erwartet aber ein Verbraucher im Internetversandhandel, dass die Ware sofort versendet werden kann (BGH, Urteil vom 7.4.2005 – I ZR 314/02 – Internet-Versandhandel).

Angebote auf Rabattplattformen, „groupon.de“, etc.

Gerne werden auf Rabattplattformen mit Rabatten auf Preisen geworben, die sonst gar nicht gefordert werden. Das ist unzulässig. Auch auf Rabattplattformen gelten die genannten Grundsätze der Preiswahrheit und Preisklarheit.

Hier finden Sie weitere Informationen über das Markenrecht  Wettbewerbsrecht, Geschmacksmusterrecht, Internetrecht und Moderecht.