BGH I ZR 49/12 OTTO CAP: Angebot von “OTTO CAPS” verletzt bekannten Marke “OTTO” – Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen und “markenmäßige Benutzung”

Bildquelle: Urteil des BGH v. 31.10.2013 - I ZR 49/12 - OTTO CAP

Bildquelle: Urteil des BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP

Der Bundesgerichtshof hat nun die Urteilsgründe der “OTTO CAP”-Entscheidung (BGH v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP) veröffentlicht. Die Beklagte vertrieb Baseballkappen, mit dem oben dargestellten Zeichen. Geklagt hatte der “Otto-Versand”. Er behauptete eine Verletzung seiner bekannten MarkeOTTO“. Diese ist geschützt u.a. für “Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung”.

Es ging zunächst um die Frage, das auf den Mützen aufgebachte Zeichen überhaupt “markenmäßig benutzt” wird. Die markenmäßige Benutzung ist eine ungeschriebene Voraussetzung jeder Markenverletzung. Sie spielt gerade im Textil- und Modebereich eine große Rolle. Der BGH hatte außerdem noch Stellung genommen zu der Frage, ob sich “Bekleidungsstücke” und “Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung” ähneln, obwohl es hierfür für eine Verletzung einer bekannten Marke (§ 14 II Nr. 3 MarkenG) an sich gar nicht ankommt. Schließlich ging es noch um die Frage, ob die Verletzung einer bekannten Marke voraussetzt, dass die Unterscheidungskraft der bekannten Marke absichtlich ausgenutzt wird. Die Verletzung einer bekannten Marke setzt ja eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke “ohne rechtfertigenden Grund” voraus.

Was auf einem Etikett steht, wird meistens “markenmäßig benutzt”

Die “markenmäßige Verwendung” des Zeichens hat der BGH bejaht. In dem Fall waren auch die Etiketten mit dem Zeichen versehen. Zeichen und Bezeichnungen auf Etiketten würde meistens als Herkunftshinweis und damit als Marken angesehen.

“Bekleidungsstücke” und “Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung” ähneln sich

Auch eine Ähnlichkeit zwischen den Waren “Bekleidungsstücke” und der Dienstleistung “Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung” hat der BGH mit knapper Begründung angenommen: Es reiche aus, dass man annehme, die Waren und Dienstleistungen stammten aus dem selben Unternehmen. Große Handelshäuser würden eben neben fremder Ware auch Eigenmarken anbieten. Diese müssten aber nicht aus dem selben Sektor stammen, wie die Waren, die mit dem beanstandeten Zeichen versehen waren (Bekleidungstücke).

“Ohne rechtfertigenden Grund” setzt keine Absicht voraus

Die die dritte Frage hat der BGH bejaht. Bei der Verletzung einer bekannten Marke kommt es nicht darauf an, dass dies in der Absicht geschieht, die Unterscheidungskraft der bekannten Marke “ohne rechtfertigenden Grund” auszunutzen.

Der BGH hatte letztendlich dem “OTTO-Versand” Recht gegeben und die Beklagte verurteilt.

Werbung mit Gewinnspielen – Worauf ist zu achten? Ein Kurzüberblick anlässlich BGH Urteil v. 12.12.2013, I ZR 192/12 – GLÜCKS-WOCHEN

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BGH Urteil v. 12.12.2013, I ZR 192/12 – GLÜCKS-WOCHEN  bestätigt wieder einmal: Kein strenges Koppelungsverbot

Gewinnspiele sind zur Generierung von “Leads” beliebt. Die Aussicht auf einen unverdienten Gewinn scheint der natürliche Feind einer rationalen Kaufentscheidung zu sein. Das Gesetz (§ 4 Nr. 6 UWG) verbietet es zwar dem Wortlaut nach, die Teilnahme an einem Gewinnspiel an den Kauf eines Produkts zu koppeln. Dieses strikte Verbot im deutschen Gesetz widerspricht nach Ansicht des EuGH aber der zu Grunde liegenden Norm, nämlich der UGP-Richtlinie (EuGH Urteil v. 14.1.2010 – C-304/08 – Wettbewerbszentrale/Plus Warenhandelsgesellschaft). In seiner jüngsten Entscheidung bestätigt der BGH diese Rechtsprechung (BGH Urteil v. 12.12.2013, I ZR 192/12 – GLÜCKS-WOCHEN). Eine Gewinnspielkoppelung kann nach Ansicht des BGH aber “im Einzelfall” dennoch verboten sein.

Verstoß gegen das Irreführungsverbot?

Ob eine Koppelung von Gewinnspielteilnahme und  Produktkauf unlauter ist, hängt nach der Rechtsprechung davon ab, ob diese Koppelung eine irreführende Geschäftspraxis (Art. 6 und 7 der UGP-Richtlinie), eine aggressive Geschäftspraktik (Art. 8 und 9 der UGP-Richtlinie) oder ein Verstoß gegen die beruflichen Sorgfaltspflichten darstellt (BGH Urteil v. 5.10.2010, I ZR 4/06 – Millionen-Chance II). Irreführend wäre eine Gewinnspielwerbung dann, wenn beispielsweise über die Gewinnchancen in die Irre geführt oder über die Kosten der Gewinnspielteilnahme getäuscht werde (BGH, Urteil vom 12. Dezember 2013 – I ZR 192/12 – GLÜCKS-WOCHEN).

Verstoß gegen die beruflichen Sorgfaltspflicht?

Auch ein Verstoß gegen die beruflichen Sorgfaltspflichten kann eine Gewinnspielwerbung unlauter machen. Wer beispielsweise über die Teilnahmebedingungen oder die Gewinnmöglichkeiten auch nur unzureichend unterrichtet, verstößt gegen diese beruflichen Sorgfaltspflichten (vgl. BGH v. 5.10.2010, I ZR 4/06 – Millionen-Chance II, Rz. 26).

Was muss in die Teilnahmebedingungen?

Bei Preisausschreiben müssen Teilnahmebedingungen nach dem Gesetz „klar und eindeutig“ angegeben werden (§ 4 Nr. 5 UWG). Zu den erforderlichen Teilnahmebedingungen gehören nach der Rechtsprechung

  • Informationen, wer bis wann wie teilnehmen kann (BGH v 10.1.2008, I ZR 196/05 – Urlaubsgewinnspiel).
  • Angaben, wie die Gewinner ermittelt werden, also z.B. durch Los (BGH v 10.1.2008, I ZR 196/05 – Urlaubsgewinnspiel).
  • Wie die Gewinner benachrichtigt werden (BGH v. 14.4.2011, I ZR 50/09 – Einwilligungserklärung in Werbeanrufe): Schriftlich, telefonisch oder durch öffentlichen Aushang.
  • Einschränkungen des Teilnehmerkreises („Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von …) (BGH v 10.1.2008, I ZR 196/05 – Urlaubsgewinnspiel)

Wann und wo müssen die Teilnahmebedingungen veröffentlicht werden?

Die Teilnahmebedingungen müssen grundsätzlich schon bei der Werbung für das Gewinnspiel angegeben werden (BGH v. 9.7.2009, I ZR 64/07 – FIFA-WM-Gewinnspiel). Welche Informationen wann gegeben werden müssen, entscheiden aber die „Umstände des Einzelfalls“. Dabei spielt der Umfang der “Anlockwirkung” und der Umstand, ob der Kunde sofort an dem Gewinnspiel teilnehmen kann (vgl. BGH v. 11.03.2009, I ZR 194/06 – Geld-zurück-Garantie II, Rz. 37) eine Rolle, ebenso das Werbemedium (vgl. BGH v. 9.7.2009, I ZR 64/07 – FIFA-WM-Gewinnspiel für eine Gewinnspielwerbung in einem Fernsehwerbespot).

Überraschende Teilnahmebedingungen müssen schon in der Werbung mit dem Gewinnspiel genannt werden

Teilnehmer müssen grundsätzlich schon in der Werbung auf Bedingungen hingewiesen werden, mit denen sie nicht zu rechnen brauchen. Unerwartetes muss man schon in der Gewinnspielwerbung nennen (BGH v. 11.03.2009, I ZR 194/06 – Geld-zurück-Garantie II, Rz. 39)

Verlinkung der Teilnahmebedingungen oder Verweis auf Teilnahmekarten nur möglich, wenn sofortige Teilnahme noch nicht möglich

Für ein Gewinnspiel sollten man daher möglichst schon in der Werbung für das Gewinnspiel die Teilnahmebedingungen angeben. Dort, wo das nicht möglich ist (z.B. auf einem Werbebanner oder in einem Werbespot) muss man darauf hinweisen, wo die vollständige Teilnahmebedingungen erhältlich sind. Das kann eine verlinkten Internetseite (BGH v. 11.03.2009, I ZR 194/06 – Geld-zurück-Garantie II) oder eine Teilnahmekarte sein.

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Der Schutz von Ladenausstattungen – Bundespatentgericht fragt den EuGH: Ist der Apple-Store als 3D-Marke für Einzelhandelsdienstleistungen schutzfähig? BPatG v. 8.5.2013 – 29 W (pat) 518/13

Apple Store in Frankfurt

Apple Store in Frankfurt

Für die Apple Inc. wurde am 22.01.2013 beim US Patent und Trademark Office (USPTO) die folgende Dienstleistungmarke („Service Mark“) angemeldet:

(US Serial Number 85036986)

(US Serial Number 85036986)

Die Marke wird in der amerikanischen Anmeldung beschrieben als „design and layout of a retail store“. In der deutschen Markenbeschreibung heißt es unter anderem:

„Die Marke spiegelt das Design und die Raumaufteilung eines Einzelhandelsgeschäfts wieder.“

Apple versucht derzeit, die Marke über die World Intellectual Property Organization (WIPO) auf zahlreiche andere Staaten zu erstrecken. In einigen Staaten haben die nationalen Markenämter die Marke eingetragen, beispielsweise in Polen und Italien. Viele nationale Markenämter, darunter auch das in China, haben einen Markenschutz vorläufig versagt. Auch das DPMA hatte mit Beschluss vom 24.1.2013 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zunächst verweigert. Hiergegen hat Apple Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt.

Ist die Zeichnung überhaupt markenfähig für die Dienstleistung „Einzelhandel“?

Das Bundespatentgericht möchte eine Schutzrechtserstreckung auf Deutschland annehmen, weil die beanspruchte Ausstattung sich deutlich von dem Auftritt der Wettbewerber unterscheidet. Es sieht aber ein Problem in Art. 2 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marke. Nach dessen Wortlaut können Aufmachungen überhaupt nur  für eine körperliche Ware als Marke geschützt werden, nicht aber für eine unkörperliche Dienstleistung (hier: Einzelhandelsdienstleistung). Das Bundespatentgericht möchte aber hier Dienstleistungen mit Waren gleichsetzen. Die Begründung: In der Ausstattung eines Ladens würde sich die Einzelhandelsdienstleistung „verkörpern“. Deshalb würde eine Markeneintragung auch nicht daran scheitern, dass als Marke nur solche Zeichen eingetragen werden können, die nicht aus der Form der Ware selbst besteht. Das Bundespatentgericht neigt aber zu der Auffassung, dass für die Bestimmung des Schutzumfangs der Marke in der Beschreibung der Marke zusätzlich die Größenangaben angegeben werden müssen und zwar entweder absolut in Metern und Zentimetern oder durch Proportionsangeben. So soll man unter anderem angeben müssen: die Raumgröße, die Größe der Einrichtungsgegenstände und deren Abstände zueinander. Da sich das Bundespatentgericht über die Auslegung der relevanten Vorschriften über die Eintragungsfähigkeit von Zeichen als Marke nicht sicher ist, hat es das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH vorgelegt.

Schutzumfang der Einzelhandelsdienstleistung: Nur für Fremdprodukte?

Eine ganz andere Frage ist, gegen welche Formen von Nachahmungen Apple mit dieser Marke – wenn Sie denn in Deutschland eingetragen wird – vorgehen möchte. Mit der Dienstleistung „Einzelhandel“ ist die Sortimentsauswahl und Sortimentszusammenstellung im Einzelhandel gemeint. Das Bundespatentgericht selbst meint in seinem Vorlagebeschluss, dass das nur die Auswahl von Fremdprodukten sein könne. Denn der Vertrieb eigener Ware sei eine Hilfsdienstleistung zur Warenherstellung selbst. Ein markenrechtlicher Schutz der Eigenprodukte sei aber ohne weiteres über eine Herstellermarke zu erlangen. Ein „Doppelschutz“ als Marke und Dienstleistung sei unzulässig. Wenn sich diese Auffassung bestätigt, wäre für Apple mit einer Eintragung in Deutschland kaum etwas gewonnen, weil das Anbieten von Eigenprodukten nicht vom Schutzumfang der Marke umfasst wäre.

Konsequenzen im Fall einer Verletzung: Das Problem der „markenmäßigen Benutzung“

Ein weiteres Problem taucht – einen Markenschutz in Deutschland einmal vorausgesetzt – im Fall einer Nachahmung der Ladenausstattung auf: Voraussetzung einer Markenverletzung ist nämlich eine „markenmäßige Benutzung“ des beanstandeten Zeichens (EuGH v. 12. 11. 2002 – C-206/01 Arsenal Football Club/ Reed Rz. 53), also hier der Ladenausstattung: Die nachgeahmte Ladenausstattung  müsste zunächst als Hinweis darauf aufgefasst werden, dass mit ihr auch die Dienstleistung „Einzelhandel“ gekennzeichnet wird und außerdem diese Einzelhandelsdienstleistung auch von Apple stammt. Das wird nur in den seltenen Fällen überhaupt in Frage kommen, in denen komplette Ladenlokale identisch nachgeahmt werden und darin auch Produkte des Markeninhabers (echte oder gefälschte) angeboten werden. Gefälschte Apple-Stores sind zwar in China tatsächlich aufgetaucht. China hat aber eine Schutzrechtserstreckung der US-Marke bisher abgelehnt. In den denkbar häufigeren Fällen, in denen das Ladendesign von einem ganz anderen Markenanbieter für seine eigenen Produkte nachgeahmt wird, dürfte eine Markenverletzung aber häufig ausscheiden. Die erforderliche „Herkunftstäuschung“ wird oft schon aufgrund der Kennzeichnung des Ladens und der darin angebotenen Produkte mit der eigenen Marke ausgeschlossen sein: Angenommen etwa, Samsung würde seine Ladengeschäften ähnlich wie Apple einrichten, würde kaum jemand  annehmen, die Sortimentsauswahl sei von Apple vorgenommen worden, wenn das Geschäft selbst und die darin angebotenen Produkte mit „Samsung“ und nicht mit „Apple“ gekennzeichnet sind.

> Die Entscheidung des BPatG v. 8.5.2013 – 29 W (pat) 518/13

UPDATE: EuGH entscheidet mit Urteil v. 10.07.2014, C-421/13, über die Frage des Bundespatentgerichts

Der EuGH hatte nun mit Urteil v. 10.07.2014, C-421/13, über die Frage des Bundespatentgerichts entschieden. Er hatte die Fragen des BPatG zunächst umformuliert: Der EuGH vestand die Fragen so, dass er zu klären habe, ob

1.    Eine Marke für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren angemeldet werden kann, indem eine Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben hinterlegt wird und
2.    die Zeichnung überhaupt markenfähig ist, d.h. als Marke eingetragen werden kann. Dies wäre dann nicht der Fall, wenn das Zeichen nicht geeignet ist, die Produkte eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterscheiden.

Müssen Größen- oder Proportionen angegeben werden?

Zunächst betont der EuGH, dass es auf Größen- oder Proportionsangaben nicht ankomme. Als Marken nach Art. 2 der europäischen Markenrechtsrichtlinie, Richtlinie 2008/95, (auf der auch ein Großteil des deutschen Markengesetzes beruht), seien alle Zeichen eintragungsfähig, die überhaupt Zeichen seien und sich grafisch darstellen ließen. Außerdem müssten durch das Zeichen die Produkte eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens unterschieden werden können. All diese Voraussetzungen würden durch die angemeldete Zeichnung erfüllt.

Können durch die Zeichnung Produkte eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterschieden werden?

Weitere Voraussetzung der Eintragung eines Zeichens als Marke ist nach Art. 2 der Markenrechtsrichtlinie die Eignung als Herkunftshinweis: Das Zeichen muss geeignet sein, die Produkte eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterscheiden. Der EuGH nahm auch das an: Die in der Zeichnung wiedergegebene Ausstattung des „Apple-Store“ weiche erheblich von der  Branchenüblichkeit ab. Grundsätzlich ist damit eine Eintragung von Ladenausstattungen als Marke für bestimmte Dienstleistungen möglich. Voraussetzung: Die Austattung weicht erheblich von dem ab, was in der Branche üblich ist.

Schutzumfang einer solchen Marke

Abschließend hat der EuGH noch geklärt, für welche Dienstleistungen eine solche Marke denn eingetragen werden kann. Denn Dienstleistungen, können nur dann selbständig eingetragen werden, wenn diese nicht Bestandteil des Verkaufs der betreffenden Waren sind. Der Schutz des Warenverkaufs aber ist nur über einen Eintrag eben dieser Waren im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu bekommen.

Der EuGH stellte hier klar, dass Dienstleistungen, die Teil des Verkaufens selbst sind, nicht als selbständige Dienstleistungen schutzfähig sind. Eingetragen können nur solche Dienstleistungen, die in einer der Dienstleistungsklassen der Nizza-Klassifikation fallen. Dazu gehöre aber beispielsweise auch – wie das Apple behauptet hatte – das Vorführen der ausgestellten Waren in Seminaren.

Der EuGH hat damit grundsätzlich das Tor geöffnet für eine Anmeldung von branchenunüblichen Ladenausstattungen als Dienstleistungsmarken. Der Schutzumfang einer solchen Marke dürfte sich aber – auch wegen der in Frage kommenden wenigen Dienstleistungen – in engen Grenzen halten. Ein Schutz für Dienstleistungen, die Teil des Verkaufs selbst sind, ist nicht möglich. Die betreffenden Waren wiederum werden mit der Warenmarke gekennzeichnet sein, nicht mit einer Darstellung des Flagship-Stores. Es bleiben damit die Fälle, in denen – wie in China bereits geschehen – ganze Apple-Stores kopiert wurden. Dann aber kann mit einer solchen Marke nur die Benutzung einer ähnlichen oder identischen Ladenausstattung für Dienstleistungen verboten werden, die denjenigen (wenigen) zumindest ähneln, die in ein Dienstleistungsverzeichnis eingetragen werden können.

BGH I ZR 89/12 – Matratzen Factory Outlet: “Outlet” irreführend für Einzelhandelsgeschäft – “Aus eigener Herstellung” bei zugekaufter Ware nicht immer unlauter – Werbung mit “starke Marken” und “Markenqualität”

Der BGH hat heute die Begründung seiner Matrazen Factory Outlet-Entscheidung (Az. I ZR 89/12) veröffentlicht. In dem Fall hatte eine Matratzeneinzelhandelskette seine Filialen als “Matratzen Outlets” oder “Matratzen Factory Outlets” angepriesen. Außerdem warb Sie – unter anderem – mit

“Starke Marken günstig! aus eigener Herstellung
Matratzen Factory Outlet verspricht Matratzen und Lattenrahmen in Markenqualität zu niedrigen Preisen (…)”

Diese Werbung hatte eine Wettbewerber in mehrerer Hinsicht beanstandet.

“Aus eigener Herstellung” bei Zukauf nicht unbedingt irreführend

Wer mit Produkten aus “eigener Herstellung” wirbt, handelt nicht immer unlauter, wenn er einen Teil der Ware zukauft. Der Matratzenhändler stellte 70 % seiner Waren selbst her. 30 % der Waren wurden zugekauft. Allerdings durften die Hersteller der zugekauften Ware diese nur dann auch selbst verkaufen, wenn der Matratzenhändler zuvor zugestimmt hatte.

Im Fall hatte der BGH eine Irreführung abgelehnt, weil der zugekaufte Anteil (30 %) bei Dritten in Lohnfertigung hergestellt. Weil das Drittunternehmen nur mit Zustimmung des Matratzenhändler die nicht an diese gelieferten Matratzen unter einer anderen Bezeichnung weiterverkaufen durfte, habe diese nur als “verlängerte Werkbank” fungiert. Der Händler habe also zulässigerweise mit “eigener Herstellung” werben dürfen.

“Outlet” irreführend für Einzelhändler

Der BGH hielt zunächst die Bezeichnung “Outlet” hier für irrerführend. Man erwarte bei einem “Outlet” einen günstigen Preis gerade dadurch, dass der Groß- und Einzelhandel wegfalle. Das sei bei einem Einzelhändler auch dann nicht der Fall, wenn er über 500 Filialen betreibe.

“Starke Marken” suggeriert “gesteigerte Bekanntheit”

Eine Werbung mit “starken Marken” suggeriert nach Ansicht des BGH eine “gesteigerte Bekanntheit”. Zwar hatte der Matratzenhändler tatsächlich auch Markenware vertrieben. Diese Marken hatten sich aber noch keinen Namen gemacht. Die Werbung mit”starken Marken” sei daher irreführend.

“Markenqualität” ist nicht gleich “Markenware”

Die Werbung mit “Markenqualität” hatte der BGH ebenfalls nicht beanstandet. Der Matratzenhändler vertrieb zwar auch namenlose (d. h. nicht mit einer Marke gekennzeichnete) Waren. “Markenqualität” sei nicht gleichbedeutend mit “Markenware”. Man würde hierunter lediglich verstehen, dass die Produkte qualitativ den Produkten konkurrierender Markenhersteller entsprächen. Dass das nicht der Fall sei, wurde aber im Fall nicht festgestellt.

Wer Restposten verramscht, kann sein selektives Vertriebssystem gefährden: Kammergericht verbietet eBay-Verbot – KG, Urteil vom 19.09.2013 – 2 U 8/09 Kart – Andere Oberlandesgerichte entschieden anders

Kammergericht - 2 U 8/09 Kart - Schulranzen

KG, Urteil vom 19.09.2013 – 2 U 8/09 Kart – Urteilsgründe nun veröffentlicht

Vielen Markenherstellern sind Angebote ihrer Waren über Amazon und eBay ein Dorn im Auge. Oft enthalten die Verträge mit den Vertriebspartnern deshalb Regeln über den Verkauf über Onlineplattformen. Solche Klauseln können kartellrechtswidrig und nichtig sein.

In einem aktuellen Urteil des Kammergerichts Berlin, dessen Urteilsgründe nun veröffentlicht wurden, klagte ein Einzelhändler gegen seinen Vertriebspartner, einem Hersteller von Markenschulranzen. Er wollte es diesem verbieten lassen, die Belieferung davon abhängig zu machen, dass er nicht über Internetplattformen wie eBay oder Amazon verkaufe. So war es nämlich in einer Klausel der „Auswahlkriterien für zugelassene Vertriebspartner“ des Markenherstellers geregelt. Das Kammergericht gab mit Urteil vom 19.09.2013 dem Einzelhändler Recht und bestätigte das erstinstanzliche Urteil des LG Berlin (Az. 16 O 729/07 Kart). Dieses hielt die Lieferbedingung für kartellrechtswidrig: Der Ausschluss des Vertriebs über Handelsplattformen stelle eine Einschränkung des Wettbewerbs dar. Auch die vom EuGH angenommenen Ausnahmen für qualitative selektive Vertriebssysteme lägen nicht vor. Bei solchen seien zwar Wettbewerbsbeschränkungen zulässig, wenn der Wiederverkäufer besondere Qualitäten aufweisen müsse, weil etwa das Produkt eine besondere Beratung oder einen besonderen Service brauche. Das aber könne bei Schulranzen nicht angenommen werden.

Kammergericht hält “eBay-Verbot” an sich für zulässig

Das interessante an dem Urteil: Das Kammergericht selbst hielt zwar das “eBay-Verbot” der Beklagten innerhalb ihres selektiven Vertriebssystems für zulässig. Ausnahmsweise könne sich die Beklagte darauf berufen, ihr Vertriebssystem – das eBay-Angebote ausschloss – sei für die Wahrung des Markenimages und des “Interbrand-Wettbewerbs” erforderlich. Zwar handele es sich nur um Schulranzen und nicht etwa von Kleidung oder Uhren, mithin um Produkte, die einen besonderen sozialen Status kommunizierten. Die Beklagte habe aber ein Produktimage aufgebaut, das ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau signalisiere. Ein solches könne ein selektives Vertriebssystem grundsätzlich rechtfertigen und durch eBay-Angebote grundsätzlich beeinträchtigt werden. Denn diese Plattform werde in der Öffentlichkeit “immer wieder in die Nähe eines Flohmarktes gerückt”.

Aber: Wer Restposten verramscht, riskiert die Wirksamkeit seines selektiven Vertriebssystems – Hinweis auf “Sonderposten” reicht nicht aus

Im Ergebnis hat das Kammergericht im konkreten Fall aber dennoch das “eBay-Verbot” für kartellrechtswidrig und unwirksam. Denn die Beklagte habe ihr selektives Vertriebssystem diskriminierend gehandhabt: Sie selbst habe Ihre Markenrucksäcke über Discounter als Restposten verramscht, ohne dass dies für die Käufer erkennbar war. Auch der Hinweis, bei den Angeboten habe es sich um

“Sonderposten, so lange der Vorrat reicht”,

gehandelt, ändere daran nichts. Denn “Sonderposten” könnten auch aktuelle Modelle sein.

Das Kammergericht hat eine Revision zum BGH zugelassen. Denn andere Oberlandesgerichte entschieden ähnliche Fälle anders.

Andere Oberlandesgerichte entschieden zu Plattformverboten anders

Andere Oberlandesgerichte haben ähnliche Fälle bisher anders entschieden. Das OLG Karlsruhe hielt ein „eBay-Verbot“ bei Schulranzen für wirksam: Es könne nicht zweifelhaft sein, dass ein Markeninhaber seine Produkte nur über qualifizierte Fachhandelsgeschäfte vertreiben dürfe und einen Vertrieb über eBay ausschließen dürfe. Qualitative Anforderungen an den Wiederverkäufer seien nicht auf den Vertrieb von Luxuswaren beschränkt (OLG Karlsruhe, Urteil v. 25.11.2009 – 6 U 47/08 Kart). Auch das OLG München hielt ein „eBay-Verbot für wirksam, solange nicht generell der Internetvertrieb verboten werde (OLG München, Urteil v. 02.07.2009 – U (K) 4842/08).

Kartellrechtlich zulässige Beschränkungen des Onlinevertriebs

Nach § 2 Abs. 2 GWB in Verbindung mit Art. 2 der Vertikal-GVO gilt das Kartellverbot für bestimmte vertikale Vereinbarungen nicht. Wie die Europäische Kommission die Vertikal-GVO auslegen möchte, hat sie in den Leitlinien für vertikale Beschränkungen vom 19.05.2010, 2010/C 130/91, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:DE:PDF), definiert. Richtet sich beispielsweise ein Webshop gezielt an ihm nicht exklusiv zugewiesenen Kunden – z.B. durch Bannerwerbung –  verkauft er „aktiv“. Solche Verkäufe können ihm wirksam verboten werden. Ebenso darf ein Markenhersteller auch Vorgaben für den Betrieb des Onlinehändlers machen und Anforderungen an die Präsentation der Produkte stellen. Ein Markenhersteller kann also beispielsweise zulässigerweise vom Onlinehändler, der Mitglied seines selektiven Vertriebs werden möchte, fordern, er möge auch einen physische Verkaufsstelle oder stationäre Ausstellungs- oder Präsentationsräume unterhalten (siehe Randnummer 54 der Leitlinien). Er darf auch Anforderungen an den Onlineshop selbst aufstellen und z. B. auch die Menge, der an einen einzelnen Endverbraucher zu verkaufenden Produkte vertraglich beschränken, um eine Belieferung von nicht zugelassenen Händlern zu erschweren (siehe Randnummer 52 lit c) der Leitlinien). Einem Onlinehändler darf zulässigerweise auch vorgeschrieben werden, dass sein Shop oder die zu benutzenden Drittplattform dem „Look and Feel“ der Marke entsprechen muss. Ein Markenhersteller kann seinem Händler auch vorschreiben, dass auf der Drittplattform, auf der die Ware angeboten werden soll, nicht das Logo dieser Plattform erkennbar sein darf (siehe Randnummer 54 der Leitlinien). Damit kann also der Markenhersteller letztlich auch einen Vertrieb über Amazon oder eBay verbieten.

UPDATE 15.09.2014: Landgericht Frankfurt am Main widerspricht den Leitlinien der Kommission: Kein generelles Logo-Verbot möglich

Das Landgericht Frankfurt am Main lehnt eine Anwendung der “Logo-Klausel” aus den Leitlinien der Kommission ausdrücklich ab. Laut Urteil vom 18.06.2014 (Az. 2-03 O 158/13) widerspricht diese Ansicht dem Sinn von Art. 4 lit.c der Vertikal-GVO.

Markenrecht oft nicht geeignet für Onlinevertriebsverbote

Mit dem Instrumentarium des Markenrechts können Angebote über Onlineplattformen aber oft nicht verboten werden. Wegen des „Erschöpfungsgrundsatzes“ kann ein Markeninhaber  einen Weiterverkauf  seiner Produkte nur dann verbieten, wenn nachgewiesen ist, dass ein solcher Weiterverkauf dem Ansehen der Marke tatsächlich schädigt. (vgl. EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09 – L´Oréal SA u.a. / eBay International AG u.a.). Das wird in der Praxis selten gelingen.

Weitere Informationen zum Thema:

> Markenbeschädigung durch Onlinevertrieb – Können Markenhersteller den Onlinevertrieb verbieten?
> Wenn Marken verramscht werden – Restposten, Mängelretouren, Grauware und Test- und Musterware auf eBay und beim Discounter

> Online-Shops und Plattformen: Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit fremden Marken und Firmennamen im Title Tag

Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken („Anti-Abzockegesetz“) vom Bundesrat mit Einschränkung gebilligt – Inkrafttreten voraussichtlich im Oktober 2013

Bereits am 27.06.2013 hat der Bundestag das „Gesetz zur Eindämmung des Missbrauchs des Abmahnwesens“ verabschiedet. Auch als „Abzockegesetz“ bezeichnet, soll es vor allem Kleingewerbetreibende und Verbraucher u.a. vor unseriösen Abmahnungen und bei der Telefonwerbung für Gewinnspiele schützen. Der Bundesrat hat das Gesetz heute in seiner 914. Sitzung gebilligt, allerdings mit einer nicht unwesentlichen Einschränkung.

Abmahnkosten im Wettbewerbsrecht – die Gegenabmahnung kann kostenpflichtig werden

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht wird der missbräuchlich Abgemahnte für eine Gegenabmahnung künftig ebenso einen Anspruch auf Erstattung seiner Anwaltskosten erhalten, wie der zu Recht Abmahnende. Hierfür wird in § 8 Abs. 4 UWG ein weiterer Satz eingefügt. Nach § 8 Abs. 4 UWG kann, wer rechtsmissbräuchlich abmahnt, einen Wettbewerbsverstoß gerichtlich nicht verfolgen und auch keine Gebühren für die Abmahnung geltend machen. Einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für eine Gegenabmahnung hatte die Rechtsprechung bisher nur in Ausnahmefällen gewährt (BGH v. 29.04.2004, I ZR 233/01 – Gegenabmahnung).

Streitwertbegünstigung wird nun auch im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht eingeführt.

Die Streitwerte, nach dem sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz die Kosten eines Rechtsstreits (Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren) berechnen sind im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und Patentrecht hoch. Deswegen kann hier eine Prozesspartei beantragen, dass der Streitwert reduziert wird, wenn ihn angesichts seiner wirtschaftlichen Situation eine Belastung mit den Prozesskoten aus dem vollen Streitwert wirtschaftlich erheblich gefährden würde. In Wettbewerbsstreitigkeiten sind die Streitwerte meistens niedriger. Dennoch soll nun auch im UWG die Möglichkeit einer Streitwertbegünstigung eingeführt werden (künftig § 12 Abs. 4 und Abs. 5 UWG). Die Auswirkung dürfte sich in Grenzen halten. Streitwertbegünstigungen kommen in der Praxis selten vor. Denn die Streitwertbegünstigung bringt dem Anwalt, der sie für seinen Mandanten beantragt (für diese Rechtsgebiete herrscht wegen den landgerichtlichen Spezialzuständigkeiten Anwaltszwang) oft selbst auch eine Gebühreneinbuße.

Beseitigung des fliegenden Gerichtsstands im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht und Urheberrecht

Im Wettbewerbsrecht und Lauterkeitsrecht ist der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO) beliebt. Besonders bei Rechtsverletzungen im Internet, beispielsweise irreführende Onlineangebote, wird der „fliegende Gerichtsstand“ umfangreich genutzt. Es wird dasjenige deutsche Gericht gewählt, von dem die günstigste Entscheidung zu erwarten ist. Das wird künftig die Ausnahme sein. Bei Wettbewerbsverstößen muss künftig am Ort des Verletzers geklagt werden. Das gilt nur dann nicht, wenn dieser im Inland weder Niederlassung noch Wohnsitz hat (§ 14 Abs. 2 UWG n. F.).

Auch im Urheberrecht wird der fliegende Gerichtsstand gestrichen (§ 104 a UrhG n. F.)

Urheberrechtsverletzungen (z. B. wegen „Filesharing“): Abmahnkosten werden begrenzt, Anforderungen an die Wirksamkeit einer urheberrechtliche Abmahnung und Unterlassungserklärung

Im Urheberrecht werden dem Abmahnenden künftig die Anforderungen an eine wirksame Abmahnung vorgeschrieben (§ 97 a UrhG). Eine Abmahnung muss nun unter anderem angeben, inwieweit eine geforderte Unterlassungserklärung über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Enthält eine Abmahnung einen solchen Hinweis nicht, ist sie nicht nur die Abmahnung unwirksam. Auch eine auf eine solche Abmahnung hin abgegebene Unterlassungserklärung ist unwirksam.

Das dürfte in der Praxis große Schwierigkeiten bereiten. Denn für die Formulierung der Unterlassungserklärung, nämlich die in ein zukünftiges Unterlassungsbegehren („Verletzungsform“) gegossene vergangene Verletzungshandlung ist nach der Rechtsprechung eine Verallgemeinerungen auf im Kern gleichartige Verstöße zulässig. Was im Kern gleichartig ist, beurteilen die Gerichte aber höchst unterschiedlich.

Die Anwaltskosten für eine urheberrechtliche Erstabmahnung an einen Verbraucher werden für den Unterlassungsanspruch gedeckelt: Für die Berechnung der Anwaltsgebühren wird der Gegenstandswert auf € 1.000,00 begrenzt wird. Legt man eine 1,5 Geschäftsgebühr zu Grunde, ergeben sich nach der aktuellen Gebührentabelle des RVG inklusive Post- und Telekommunikationspauschale (und exklusiv Umsatzsteuer) Kosten in Höhe von € 140,00.

Wichtige Ausnahme: Diese Gebührendeckelung gilt nach § 97a S. 2 UrhG dann nicht, wenn der Wert nach den besonderen Umständen des Einzelfalls unbillig ist. Den Gerichten steht hier also ein recht breiter Ermessenspielraum zu Verfügung, den die Abmahnenden mit Sicherheit ausreizen dürften. Damit verfehlt das Gesetz die ursprünglich beabsichtigte Wirkung, nämlich das massenhaften Abmahnen von Verbrauchern wegen angeblicher Urheberrechtsverstößen im Internet einzuschränken. Zur Erinnerung: Die amtliche Begründung des Gesetzesentwurf der Bundesregierung lautete unter anderem:

“Hier soll anwaltlichen Geschäftsmodellen Einhalt geboten werden, bei denen die massenhafte Abmahnung von Internetnutzern wegen Urheberrechtsverstößen zur Gewinnoptimierung betrieben wird […].”

Man wollte also “Abmahnanwälte” bremsen. Dieses Ziel dürfte mit der nunmehrigen Einschränkung verfehlt werden.

Belästigende Telefonwerbung für Gewinnspielverträge

Belästigende Telefonwerbung für Gewinnspielverträge werden nunmehr dadurch gemindert, dass solche Verträge nur noch dann wirksam sind, wenn sie in Textform abgeschlossen werden. Hierzu soll in § 675 BGB ein dritter Absatz eingefügt werden. Ein telefonischer Vertragsschluss ist dann nicht mehr wirksam.

Inkrafttreten des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken

Das Gesetz wurde am 27.06.2013 vom Bundesrat verabschiedet. Der Bundesrat hat es in seiner heutigen Sitzung gebilligt. Nun muss es vom Bundespräsidenten ausgefertigt werden und anschließend – voraussichtlich im Oktober – im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Einen Tag nach Veröffentlichungen treten die wesentlichen Regelungen, insbesondere was die Abmahnungen betrifft, in Kraft.

Weitere Informationen: Entwurf des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken

UPDATE: Das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken wurde am 08.10.2013 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am 09.10.2013 in Kraft.

Negative Feststellungsklage nach Verjährung des abgemahnten Unterlassungsanspruchs unzulässig – LG Hannover Urteil vom 28.12.2012 – 24 O 17/12

Wer eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung erhält, ist darüber selten erfreut. Mancher Empfänger möchte es dem Abmahnenden unverzüglich mit gleicher Münze heimzahlen und beauftragt seinen Anwalt, die Website des Abmahnenden zu flöhen, um anschließend  eine Gegenabmahnung versenden zu können. Das ist nicht ungefährlich, weil manche Gerichte diese Retourkutschen als deutliches Indiz für einen Rechtsmissbrauch ansehen. Gelegentlich wird aber auch mit einer negativen Feststellungsklage gekontert, mit der gerichtlich festgestellt werden soll, dass die abgemahnten Ansprüche nicht bestehen. Auch das kann ins Auge gehen.

Der Fall: Die Parteien handeln im Internet mit Badezimmerzubehör. Die Feststellungsklägerin hatte zunächst die Beklagte wegen einer unzulässigen “40-Euro-Klausel” abgemahnt. Die Beklagte wiederum ließ daraufhin ihrerseits die Klägerin wegen einer angeblich unzulässigen 40-Euro-Klausel wettbewerbsrechtlich abmahnen. Die Klägerin war der Ansicht, dass ihre 40-Euro-Klausel zulässig war und beantragt mit einer negativen Feststellungsklage, feststellen zu lassen, dass die Abmahnung der Beklagten letztendlich unberechtigt war. Die negative Feststellungsklage wurde allerdings erst nach Ablauf der kurzen sechsmonatigen Verjährungsfrist zugestellt, weil die Klägerin den Gerichtskostenvorschuss spät bezahlt hatte. Im Prozess berief sich die Klägerin aber auch selbst auf den Eintritt der Verjährung: Bei einem verjährten Anspruch sei schließlich die Abmahnung jedenfalls jetzt nicht mehr berechtigt. Auch für die Feststellungsbeklagte spielte die Verjährung die entscheidende Rolle: Wenn der abgemahnte Anspruch inzwischen verjährt war, konnte doch die Klägerin ohnehin kein Interesse mehr daran haben, das Nichtbestehen des Anspruchs gerichtlich feststellen zu lassen.

Das Landgericht Hannover gab mit Urteil vom 28.12.2012 – 24 O 17/12 – der Beklagten Recht: Bei einem verjährten Unterlassungsanspruch besteht kein Rechtsschutzbedürfnis für eine negative Feststellungsklage. Die negative Feststellungsklage wurde bereits als unzulässige abgewiesen. Nicht nur die Versendung einer Gegenabmahnung, sondern auch die Erhebung einer negativen Feststellungsklage will also wohl überlegt sein.

Urteil des LG Hannover vom 28.12.2012, Az. 24 O 17-12

AdWords-Rechtsprechung: BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen und BGH Urteil vom 27. Juni 2013 – I ZR 53/12 – Fleurop

Update 24.02.2014: Neues zu Google AdWords: Markenrechtsverletzung durch Keywordnutzung Urteilsgründe BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12Fleurop – jetzt veröffentlicht

BGH verbietet „Fleurop“ als Keyword

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Der Blumenversender Fleurop geht konsequent gegen AdWords-Werbende vor, die den Begriff „fleurop“ als  anzeigenausauslösendes Keyword benutzen. Die Konzernmutter Interflora unterlag zwar im Jahr 2011 vor dem EuGH in einem „AdWords-Fall“. Der EuGH (Urteil v. 22.9.2011, C-323/09 – Interflora) stellte damals fest, dass auch der Inhaber einer bekannten Marke es in den meisten Fällen nicht verbieten lassen kann, dass Mitbewerber mit markenidentischen Schlüsselwörtern AdWords-Anzeigen für Konkurrenzprodukte schalten. Ausnahmen: Diese Konkurrenzprodukte sind Nachahmungen, die Marke wird verwässert oder verunglimpft oder es wird die Werbe- und die Investitionsfunktion der bekannten Marke beeinträchtigt. Der BGH hatte dennoch in seinem Urteil vom 27.6.2013 Fleurop Recht gegeben. Was war geschehen?

Ein Blumenversender namens „Blumenbutler“ warb mit den oben dargestellten AdWord-Anzeigen. Als anzeigenauslösendes Schlüsselwort (Keyword) wurde „Fleurop“ gewählt. Fleurop sah darin eine Verletzung ihrer Marke „Fleurop“, eingetragen unter anderem für Blumen. Konkret sei die Herkunftsfunktion verletzt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, prüft der BGH in zwei Stufen: Zunächst fragt er, ob ein normaler Internetnutzer wisse, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht wirschaftlich miteinander verbunden, sondern Wettbewerber seien. Wenn ein solches Wissen fehle, müsse geprüft werden, ob die AdWords-Anzeige erkennen lasse, dass die beworbenen Produkte weder vom Markeninhaber noch von einem mit diesem verbundenen Unternehmen stamme.

Die „besonderen Umstände“ des Falls: Das beondere Vertriebssystem von Fleurop – „Blumenbutler“suggeriert Blumenversand als Partnerunternehmen

Zumindest das Letztere nahm der BGH hier an: Das Vertriebssystem von Fleurop besteht aus ca. 8.000 Partnergeschäften. Die in einem Partnerunternehmen bestellten Blumen können durch ein anderes Partnerunternehmen an einem anderen Ort ausgeliefert werden. Vor diesem Hintergrund könne man annehmen, dass der „Blumenbutler“ eben ein Partnerunternehmen von Fleurop sei. Denn „Blumenbutler“ könne als „humorige Umschreibung eines Blumenversands“ verstanden werden. Deshalb läge hier eine Beeinträchtigung der Herkunftfunktion der Marke „Fleurop“ vor.

Keine Änderung der werbefreundlichen AdWords-Rechtsprechung

Das Urteil ändert die an sich werbefreundliche Rechtsprechung des BGH nicht. Die besonderen Umstände des Falls lassen sich nicht verallgemeinern.

Das Urteil im Volltext: BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12 – Fleurop

BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10MOST-Pralinen

Markenrechtlich geschützte Keywords sind auch bei beschreibender Domain erlaubt.

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Keyword-Advertising (“Google AdWords“), präzisiert.

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der unter anderem für Pralinen und Schokolade eingetragenen deutschen Marke “MOST”. Sie betreibt unter der Internetadresse “www.most-shop.com” einen “MOST-Shop”. Darin verkauft sie Konfiserie- und Schokoladenprodukte. Die Beklagte vertreibt unter “www.feinkost-geschenke.de” und “www.selection-exquisit.de” Geschenke, Pralinen und Schokolade. Sie schaltete im Januar 2007 Adwords-Anzeigen für ihren Internetshop. Als Schlüsselwort (“Keyword”) hatte sie den Begriff “Pralinen” mit der Option “weitgehend passende Keywords”

gewählt. Die Anzeige erschien daher auch nach Eingabe des Suchbegriffs “MOST Pralinen”.

Die Anzeige sah etwa so aus:

Über den in der Anzeige angegebenen Link “www.feinkost-geschenke.de” gelangte man auf die Homepage der Beklagten unter der Internetadresse “www.selection-exquisit.de”. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen “MOST” vertrieben.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung der Anzeige das Recht an der Marke “MOST” verletzt. Sie hat die Beklagte unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 – Bananabay II; Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 46/08, MMR 2011, 608) bestätigt: Beim “Keyword-Advertising” ist eine Markenverletzung ausgeschlossen, wenn die Werbung – wie im Streitfall – in einem von der (“natürlichen”) Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock (die “AdWords”-Anzeigen) erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.

Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist und in der Anzeige Produkte der unter der Marke angebotenen Art mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (im Streitfall “Pralinen” usw.). Diese Beurteilung steht – so der BGH – in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora/M&S Interflora Inc.). Danach ist es Sache des nationalen Gerichts, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anhand der vom Gerichtshof entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen. Der BGH hat deshalb auch im Blick auf die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs (GRUR Int. 2011, 173, 175 – BergSpechte II) und der französischen Cour de cassation (GRUR Int. 2011, 625 – CNRRH), die bei der Beurteilung von Adwords-Anzeigen unter Berücksichtigung der von ihnen als relevant erachteten Faktoren zu anderen Ergebnissen gelangt sind, keine Vorlage an den EuGH für geboten erachtet.

Die Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a.:

In dem der Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. zu Grunde liegenden Sachverhalt ging es um Folgendes:

Marks & Spencer plc, im Vereinigten Königreich einer der bedeutendsten Einzelhändler, betrieb einen Blumenlieferdienst und schaltete hierfür Adwords-Anzeigen:

Als Auslöser der Anzeigen hatte Marks & Spencer u.a. das Keyword „interflora“ gebucht. Die Bezeichnung „Interflora“ selbst erschien in der AdWords-Anzeige nicht. „Interflora“ ist sowohl als britische Marke, als auch als Gemeinschaftsmarke registriert und hat darüber hinaus im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedsstaaten der EU nach den Feststellungen des EuGH „einen hohen Bekanntheitsgrad“ (Rz. 16). Der Markeninhaber, die Interflora Inc. (u.a.), klagte auf Unterlassung. Der EuGH führte zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke aus (Rz. 50):

In diesem Kontext setzen sich, wie in Randnr. 44 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die maßgeblichen Verkehrskreise aus normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzern zusammen. Somit reicht der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen konnten, dass der von M & S angebotene Dienst nichts mit dem von Interflora zu tun hat, nicht aus, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion festzustellen.

Zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke stellte der EuGH in dieser Entscheidung fest (Rz. 95):

Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird.

Selbst der Inhaber einer kennzeichnungsstarken, weil bekannten Marke kann demnach anderen die Benutzung von gleichlautenden Schlüsselwörtern nicht verbieten, wenn es sich  bei den beworbenen Produkten nicht um Nachahmungen handelt, eine Verwässerung  nicht herbeigeführt und die übrigen Markenfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

Das Urteil des BGH vom 13.01.2011, I ZR 125/07, BeckRS 2011, 18673 – Bananabay II

Der Gerichtshof betont in ständiger Rechtsprechung, dass es Sache des nationalen Gerichts sei, zu würdigen, ob nach dem Sachverhalt eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vorliegt oder vorliegen könnte (EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. Rz. 46)
In dem der Bananaby II-Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte die Beklagte das Schlüsselwort „bananabay“ zur Aktivierung ihrer AdWordsanzeige gebucht. Die AdWords-Anzeige lautete:

„Erotikartikel für 0,00 € Rabattaktion bis 20.07.2006!
Ersparnis bis 85% garantiert
www.eis.de/erotikshop“

Die Klägerin war Inhaber der deutschen Wortmarke „Bananabay“. Der BGH hatte die Klage abgewiesen und hierzu ausgeführt (Rz. 26 f):

In der Anzeige, namentlich in dem dort aufgeführten Werbelink und in der Werbebotschaft, fehlt jeder Anhaltspunkt, der für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer den Schluss nahelegen könnte, die Anzeige stamme von der Klägerin oder zwischen dem Werbenden und der Klägerin bestünden wirtschaftliche Verbindungen. [27] Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort gebuchten Begriff “bananabay” als Suchwort ein, erscheint nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift “Anzeigen” gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigentext noch der aufgeführte Link “www.eis.de/erotikshop” enthalten einen Hinweis auf das eingegebene Marken-wort. Der angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrücklich mit einem ande-ren, als solches auch erkennbaren Zeichen (“eis”) gekennzeichnet.

Der Leitsatz der Bananabay II-Entscheidung lautet dementsprechend:

Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Mit der MOST-Pralinen-Entscheidung hat der BGH jeztz seine liberale Haltung präzisiert und fortgesetzt. Auch nicht kennzeichnungskräftige (z.B. weil sie nur beschreibend sind) Bezeichnungen im  Anzeigentext oder Domain führen daher meistens nicht zu einer Markenrechtsverletzung, wenn weder Anzeigentext noch Domain die Marke enthalten.

Die Pressemitteilung des BGH vom 14.12.2012.

Update 06.02.13: Volltext der Entscheidung BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen

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Rechtserhaltende Benutzung eingetragener Marken: Kann eine Marke („PROTI“) rechtserhaltend auch dann abweichend („PROTIPLUS“, „Proti Power“) von der Eintragung benutzt werden, wenn die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist?

EuGH Urteil v. 25.10.2012 – C-553/11 – Rintisch/Eder – PROTI

Marken müssen nach Ablauf der fünfjährige Benutzungsschonfrist benutzt werden. Die Nichtbenutzung kann als Einrede in einem Verletzungsprozess erhoben werden. Nicht benutzte Marken können aber auch aus dem Register gelöscht werden. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern ihr Image. Der Schutzumfang einer Marke folgt aber im Wesentlichen aus dem Register. Was passiert, wenn die Marke nicht mehr so benutzt wird, wie sie einmal im Register eingetragen wurde und darüber hinaus auch die veränderte Benutzung als neuere Marke im Register eingetragen ist? Kann mit der Benutzung der neuen Marke auch die ursprüngliche (meist wertvollere) Marke rechtserhaltend benutzt werden?

Der Fall: Der Kläger ist Inhaber der seit 1997 geschützten deutschen Wortmarke „PROTI“ für Eiweiß und verlangt von dem Beklagten Löschung der jüngeren deutschen Wortmarke „Protifit“, registriert u.a für Nahrungsergänzungsmittel. Der Beklagte hielt den Löschungsanspruch für unbegründet, weil die Marke PROTI überhaupt nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Der Kläger gab zu, dass zwar nicht „PROTI“, jedoch aber „PROTIPLUS“ und auch “Proti Power“ benutzt worden seien. Sowohl „PROTIPLUS“ als auch „Proti Power“ waren aber ihrerseits als Wortmarken eingetragen.

Schadet es einer Marke, wenn sie abweichend vom Registereintrag benutzt wird und diese abweichende Form ihrerseits als weitere Marke eingetragen ist?

Der EuGH hatte in der Entscheidung vom 13.9.2007 – C-234/06 – BAINBRIDGE festgestellt, dass eine eingetragene Marke „Bridge“ nicht durch die Verwendung der Bezeichnung „THE BRIDGE“ rechtserhaltend benutzt wird, wenn die Bezeichnung „THE BRIDGE“ ihrerseits als Teil einer Markenfamilie als Marke eingetragen ist.

Der EuGH hat nun in der PROTI-Entscheidung klargestellt, dass es einer Marke grundsätzlich nicht schadet, wenn sie in abweichender Form benutzt wird und diese abweichende Form wiederum als weitere Marke eingetragen ist. Mit einigen argumentativen Verrenkungen meint der EuGH nun, diese Entscheidung würde auch nicht im Widerspruch zur BAINBRIDGE-Entscheidung stehen: Die BAINBRIDGE-Entscheidung habe sich ausdrücklich auf Fälle bezogen, in der Schutz für eine Markenfamilie bzw. für „Serienzeichen“ beansprucht werde. In diesen Fällen könne die Benutzung einer Marke nicht als Beleg für die Benutzung anderer Marken derselben Markenfamilie herhalten.

In der PROTI-Entscheidung ging es nicht um eine Markenfamilie. Der EuGH ist daher der Ansicht, dass eine Marke auch in abweichender Form rechtserhaltend benutzt werden kann und zwar auch dann, wenn diese abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Diese abweichende rechtserhaltende Benutzung wiederum soll auf die Unterscheidungskraft der Ursprungsmarke keinen Einfluss haben.

Rechtserhaltende abweichende Benutzung: LEVI’S und die Stofffähnchen („Red Tabs“)

Die rechtserhaltende Benutzung wird den EuGH noch weiterhin beschäftigen. Mit der Stoffähnchen II-Entscheidung (BGH, Vorlagebeschluss v. 24.11.2011 – I ZR 206/10Stofffähnchen II) hatte der BGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob eine Marke rechtserhaltend auch dadurch benutzt werden kann, dass sie nur zusammen mit einer weiteren eingetragenen Marke als Gesamtzeichen benutzt wird.

Konkret ging es in einem Verletzungsverfahren um die „Red Tabs“ von LEVI’S. Hier ist (u.a.) sowohl das schlichte rote Stofffähnchen als Marke eingetragen, als auch das rote Stofffähnchen mit der zusätzlichen Aufschrift „LEVI’S“. Benutzt wird das rote Stofffähnchen aber mit der Aufschrift „LEVI’S“. Der EuGH wird hier die Frage zu beantworten haben, ob dadurch auch das unbeschriftete rote Stofffähnchen rechtserhaltend benutzt wird. Nur in diesem Fall können die Stofffähnchen der Beklagten, die mit „Colloseum“, „SM. JEANS“ bzw. „EURGIULIO“ beschriftet waren, eine Verletzung der in Form des unbeschrifteten Stofffähnchens eingetragenen Marke von LEVI’S sein.


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“Dorzo”, “PROTI” und das hochgestellte „®“ bei der rechtserhaltenden Benutzung