Kommt die Supermarke? Das Ende der markenmäßigen Benutzung in der Markenrichtlinie und der Verordnung über die Europäische Marke

Vorschläge der Kommission vom 27.03.2013 zur Änderung der Richtlinie 2008/95/EG (Markenrichtlinie) und der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung; künftig: “Verordnung über die Europäische Marke”)

Die Europäische Kommission hat am 27.03.2013 die Vorschläge zur Änderung der Richtlinie 2008/95/EG (Markenrichtlinie) und der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung) veröffentlicht. Auf der Markenrichtlinie beruht ein Großteil auch des deutschen Markengesetzes. Neben kosmetischen Änderungen, etwa die Umbenennung der Gemeinschaftsmarke in „Europäische Marke“, sollen in der Markenrichtlinie und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung unter anderem die Verbotsnorm des Art 10 der Markenrichtlinie (bisher: Art. 5) bzw. Art. 9 der Verordnung über die Europäische Marke ergänzt werden in Abs. 3 (bisher Abs. 2) um einen Buchstaben b). Danach soll der Inhaber einer Marke im Fall einer Markenverletzung dem Verletzer auch verbieten können

 „d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen“

Nach diesem eindeutigen Wortlaut soll also der Markeninhaber ausdrücklich auch eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen oder Firma verbieten können.

Der bisherige Grundsatz: Markenmäßige Benutzung nötig
Keine Markenverletzung ohne (mindestens auch) einer Produktmarkierung

Eine Markenverletzung setzt voraus, dass ein Zeichen oder eine Bezeichnung „für Waren oder Dienstleistungen“ benutzt wird (Art. 9 Gemeinschaftsmarkenverordnung bzw. § 14 MarkenG). Das Zeichen muss also produktmarkierend, d. h. zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung benutzt werden und nicht nur unternehmensmarkierend, d. h. zur Kennzeichnung eines Unternehmens. Nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs scheidet daher eine Markenverletzung aus, wenn das angegriffene Zeichen “ausschließlich” als Unternehmensbezeichnung – also ausschließlich firmenmäßig – verwendet wird (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 -C-23/01, Slg. 2002, I – Robeco/Robelco; BGH, Urteil vom 13. September 2007 – I ZR 33/05THE HOME STORE).

Die “THE HOME STORE”-Entscheidung des BGH

Der BAUHAUS-Konzern hatte beispielsweise eine Zeit lang seine Heimwerker-Märkte und auch seine Produktkataloge mit dem LogoLogo THE HOME STORE

gekennzeichnet. Das konnte nur dann eine Verletzung der Marke „THE HOME DEPOT“

BGH I_ZR__33-05 - THE HOME STORE - Logo THE HOME DEPOT

sein, wenn man das Zeichen in den Produktkatalogen nicht nur als Hinweis auf das Unternehmen, sondern auch als Hinweis auf die von den BAUHAUS-Märkten angebotenen Produkte ansieht (BGH a.a.O. – THE HOME STORE Rz. 29).

Die “PELIKAN”-Entscheidung des BGH

Der BGH nimmt eine zumindest auch markenmäßige Benutzung von Unternehmenskennzeichen/Firmenbezeichnungen und Domains insbesondere bei Dienstleistungen zwar inzwischen recht schnell an. In der “Pelikan”-Entscheidung hatte er das Unternehmenskennzeichen “Musikschule Pelikan GmbH” und die Domain “musikschule-pelikan.de” einer Musikschule auch als Kennzeichnung der Unterrichtsdienstleistungen und damit als markenmäßige Benutzung angesehen (BGH Urteil vom 19.04.2012 – I ZR 86/10Pelikan).

Die vollständige Abkehr von der markenmäßigen Benutzung wäre eine Zäsur. Damit wäre die Marke nicht mehr lediglich ein waren- und dienstleistungsmarkierendes Zeichen. Der Inhaber einer Marke könnte nahezu jede Benutzung seines Zeichens verbieten lassen. Die Marke würde zu einem “Superkennzeichen” werden.

Negative Feststellungsklage nach Verjährung des abgemahnten Unterlassungsanspruchs unzulässig – LG Hannover Urteil vom 28.12.2012 – 24 O 17/12

Wer eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung erhält, ist darüber selten erfreut. Mancher Empfänger möchte es dem Abmahnenden unverzüglich mit gleicher Münze heimzahlen und beauftragt seinen Anwalt, die Website des Abmahnenden zu flöhen, um anschließend  eine Gegenabmahnung versenden zu können. Das ist nicht ungefährlich, weil manche Gerichte diese Retourkutschen als deutliches Indiz für einen Rechtsmissbrauch ansehen. Gelegentlich wird aber auch mit einer negativen Feststellungsklage gekontert, mit der gerichtlich festgestellt werden soll, dass die abgemahnten Ansprüche nicht bestehen. Auch das kann ins Auge gehen.

Der Fall: Die Parteien handeln im Internet mit Badezimmerzubehör. Die Feststellungsklägerin hatte zunächst die Beklagte wegen einer unzulässigen “40-Euro-Klausel” abgemahnt. Die Beklagte wiederum ließ daraufhin ihrerseits die Klägerin wegen einer angeblich unzulässigen 40-Euro-Klausel wettbewerbsrechtlich abmahnen. Die Klägerin war der Ansicht, dass ihre 40-Euro-Klausel zulässig war und beantragt mit einer negativen Feststellungsklage, feststellen zu lassen, dass die Abmahnung der Beklagten letztendlich unberechtigt war. Die negative Feststellungsklage wurde allerdings erst nach Ablauf der kurzen sechsmonatigen Verjährungsfrist zugestellt, weil die Klägerin den Gerichtskostenvorschuss spät bezahlt hatte. Im Prozess berief sich die Klägerin aber auch selbst auf den Eintritt der Verjährung: Bei einem verjährten Anspruch sei schließlich die Abmahnung jedenfalls jetzt nicht mehr berechtigt. Auch für die Feststellungsbeklagte spielte die Verjährung die entscheidende Rolle: Wenn der abgemahnte Anspruch inzwischen verjährt war, konnte doch die Klägerin ohnehin kein Interesse mehr daran haben, das Nichtbestehen des Anspruchs gerichtlich feststellen zu lassen.

Das Landgericht Hannover gab mit Urteil vom 28.12.2012 – 24 O 17/12 – der Beklagten Recht: Bei einem verjährten Unterlassungsanspruch besteht kein Rechtsschutzbedürfnis für eine negative Feststellungsklage. Die negative Feststellungsklage wurde bereits als unzulässige abgewiesen. Nicht nur die Versendung einer Gegenabmahnung, sondern auch die Erhebung einer negativen Feststellungsklage will also wohl überlegt sein.

Urteil des LG Hannover vom 28.12.2012, Az. 24 O 17-12

BGH Urteil vom 28.08.2012 – I ZR 110/11 – Traum-Kombi: Pizzalieferanten müssen für gelieferte Getränke den Grundpreis angeben

Allein die Lieferung zum Kunden ist noch keine Dienstleistung, die nach § 9 Abs. 4 Nr. 4 PAngV von der Grundpreisangabepflicht entbindet

Der Bundesgerichtshof hat heute die Traum-Kombi-Entscheidung veröffentlicht: Der Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe in Köln e.V. klagte gegen einen Pizzalieferdienst, der in einem Flyer u.a. ein 5 Liter Fass Bitburger Premium Pils solo zu € 12,90

Bildquellen: BGH Urteil I ZR 110/11 – Traum-Kombi

 

eine 0,75l Flasche Chianti, Lambrusco, Soave zu € 5,00

und einen Cookie Caramel Brownie Cup 500 ml zu € 4,00

anbot, weil neben dem Endpreis kein Grundpreis je Liter angegeben war. Der BGH gab dem Verein recht: Der Grundpreis müsse hier angegeben werden, weil das Bierfass, der Wein und die Eiscreme in Fertigpackungen angeboten würden. Zwar erlaubt die Preisangabenverordnung (PAngV) eine Ausnahme von der Grundpreisangabepflicht bei Angeboten “im Rahmen einer Dienstleistung” (§ 9 Abs. 4 Nr. 4 PAngV). Die Dienstleistung, nämlich das Liefern der Ware nach Hause, sei aber noch keine solche Dienstleistung. Eine solche Dienstleistung ist zwar die Zubereitung und das Servieren der Speisen vor Ort, nicht aber die reine Warenlieferung zum Kunden.

Die Traum-Kombi Entscheidung: BGH Urteil vom 28.08.2012 – I ZR 110/11 – Traum-Kombi

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AdWords-Rechtsprechung: BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen und BGH Urteil vom 27. Juni 2013 – I ZR 53/12 – Fleurop

Update 24.02.2014: Neues zu Google AdWords: Markenrechtsverletzung durch Keywordnutzung Urteilsgründe BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12Fleurop – jetzt veröffentlicht

BGH verbietet„Fleurop“ als Keyword

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Der Blumenversender Fleurop geht konsequent gegen AdWords-Werbende vor, die den Begriff „fleurop“ als  anzeigenausauslösendes Keyword benutzen. Die Konzernmutter Interflora unterlag zwar im Jahr 2011 vor dem EuGH in einem „AdWords-Fall“. Der EuGH (Urteil v. 22.9.2011, C-323/09 – Interflora) stellte damals fest, dass auch der Inhaber einer bekannten Marke es in den meisten Fällen nicht verbieten lassen kann, dass Mitbewerber mit markenidentischen Schlüsselwörtern AdWords-Anzeigen für Konkurrenzprodukte schalten. Ausnahmen: Diese Konkurrenzprodukte sind Nachahmungen, die Marke wird verwässert oder verunglimpft oder es wird die Werbe- und die Investitionsfunktion der bekannten Marke beeinträchtigt. Der BGH hatte dennoch in seinem Urteil vom 27.6.2013 Fleurop Recht gegeben. Was war geschehen?

Ein Blumenversender namens „Blumenbutler“ warb mit den oben dargestellten AdWord-Anzeigen. Als anzeigenauslösendes Schlüsselwort (Keyword) wurde „Fleurop“ gewählt. Fleurop sah darin eine Verletzung ihrer Marke „Fleurop“, eingetragen unter anderem für Blumen. Konkret sei die Herkunftsfunktion verletzt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, prüft der BGH in zwei Stufen: Zunächst fragt er, ob ein normaler Internetnutzer wisse, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht wirschaftlich miteinander verbunden, sondern Wettbewerber seien. Wenn ein solches Wissen fehle, müsse geprüft werden, ob die AdWords-Anzeige erkennen lasse, dass die beworbenen Produkte weder vom Markeninhaber noch von einem mit diesem verbundenen Unternehmen stamme.

Die „besonderen Umstände“ des Falls: Das beondere Vertriebssystem von Fleurop – „Blumenbutler“suggeriert Blumenversand als Partnerunternehmen

Zumindest das Letztere nahm der BGH hier an: Das Vertriebssystem von Fleurop besteht aus ca. 8.000 Partnergeschäften. Die in einem Partnerunternehmen bestellten Blumen können durch ein anderes Partnerunternehmen an einem anderen Ort ausgeliefert werden. Vor diesem Hintergrund könne man annehmen, dass der „Blumenbutler“ eben ein Partnerunternehmen von Fleurop sei. Denn „Blumenbutler“ könne als „humorige Umschreibung eines Blumenversands“ verstanden werden. Deshalb läge hier eine Beeinträchtigung der Herkunftfunktion der Marke „Fleurop“ vor.

Keine Änderung der werbefreundlichen AdWords-Rechtsprechung

Das Urteil ändert die an sich werbefreundliche Rechtsprechung des BGH nicht. Die besonderen Umstände des Falls lassen sich nicht verallgemeinern.

Das Urteil im Volltext: BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12 – Fleurop

BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10MOST-Pralinen

Markenrechtlich geschützte Keywords sind auch bei beschreibender Domain erlaubt.

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Keyword-Advertising (“Google AdWords“), präzisiert.

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der unter anderem für Pralinen und Schokolade eingetragenen deutschen Marke “MOST”. Sie betreibt unter der Internetadresse “www.most-shop.com” einen “MOST-Shop”. Darin verkauft sie Konfiserie- und Schokoladenprodukte. Die Beklagte vertreibt unter “www.feinkost-geschenke.de” und “www.selection-exquisit.de” Geschenke, Pralinen und Schokolade. Sie schaltete im Januar 2007 Adwords-Anzeigen für ihren Internetshop. Als Schlüsselwort (“Keyword”) hatte sie den Begriff “Pralinen” mit der Option “weitgehend passende Keywords”

gewählt. Die Anzeige erschien daher auch nach Eingabe des Suchbegriffs “MOST Pralinen”.

Die Anzeige sah etwa so aus:

Über den in der Anzeige angegebenen Link “www.feinkost-geschenke.de” gelangte man auf die Homepage der Beklagten unter der Internetadresse “www.selection-exquisit.de”. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen “MOST” vertrieben.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung der Anzeige das Recht an der Marke “MOST” verletzt. Sie hat die Beklagte unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 – Bananabay II; Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 46/08, MMR 2011, 608) bestätigt: Beim “Keyword-Advertising” ist eine Markenverletzung ausgeschlossen, wenn die Werbung – wie im Streitfall – in einem von der (“natürlichen”) Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock (die “AdWords”-Anzeigen) erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.

Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist und in der Anzeige Produkte der unter der Marke angebotenen Art mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (im Streitfall “Pralinen” usw.). Diese Beurteilung steht – so der BGH – in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora/M&S Interflora Inc.). Danach ist es Sache des nationalen Gerichts, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anhand der vom Gerichtshof entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen. Der BGH hat deshalb auch im Blick auf die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs (GRUR Int. 2011, 173, 175 – BergSpechte II) und der französischen Cour de cassation (GRUR Int. 2011, 625 – CNRRH), die bei der Beurteilung von Adwords-Anzeigen unter Berücksichtigung der von ihnen als relevant erachteten Faktoren zu anderen Ergebnissen gelangt sind, keine Vorlage an den EuGH für geboten erachtet.

Die Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a.:

In dem der Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. zu Grunde liegenden Sachverhalt ging es um Folgendes:

Marks & Spencer plc, im Vereinigten Königreich einer der bedeutendsten Einzelhändler, betrieb einen Blumenlieferdienst und schaltete hierfür Adwords-Anzeigen:

Als Auslöser der Anzeigen hatte Marks & Spencer u.a. das Keyword „interflora“ gebucht. Die Bezeichnung „Interflora“ selbst erschien in der AdWords-Anzeige nicht. „Interflora“ ist sowohl als britische Marke, als auch als Gemeinschaftsmarke registriert und hat darüber hinaus im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedsstaaten der EU nach den Feststellungen des EuGH „einen hohen Bekanntheitsgrad“ (Rz. 16). Der Markeninhaber, die Interflora Inc. (u.a.), klagte auf Unterlassung. Der EuGH führte zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke aus (Rz. 50):

In diesem Kontext setzen sich, wie in Randnr. 44 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die maßgeblichen Verkehrskreise aus normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzern zusammen. Somit reicht der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen konnten, dass der von M & S angebotene Dienst nichts mit dem von Interflora zu tun hat, nicht aus, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion festzustellen.

Zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke stellte der EuGH in dieser Entscheidung fest (Rz. 95):

Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird.

Selbst der Inhaber einer kennzeichnungsstarken, weil bekannten Marke kann demnach anderen die Benutzung von gleichlautenden Schlüsselwörtern nicht verbieten, wenn es sich  bei den beworbenen Produkten nicht um Nachahmungen handelt, eine Verwässerung  nicht herbeigeführt und die übrigen Markenfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

Das Urteil des BGH vom 13.01.2011, I ZR 125/07, BeckRS 2011, 18673 – Bananabay II

Der Gerichtshof betont in ständiger Rechtsprechung, dass es Sache des nationalen Gerichts sei, zu würdigen, ob nach dem Sachverhalt eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vorliegt oder vorliegen könnte (EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. Rz. 46)
In dem der Bananaby II-Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte die Beklagte das Schlüsselwort „bananabay“ zur Aktivierung ihrer AdWordsanzeige gebucht. Die AdWords-Anzeige lautete:

„Erotikartikel für 0,00 € Rabattaktion bis 20.07.2006!
Ersparnis bis 85% garantiert
www.eis.de/erotikshop“

Die Klägerin war Inhaber der deutschen Wortmarke „Bananabay“. Der BGH hatte die Klage abgewiesen und hierzu ausgeführt (Rz. 26 f):

In der Anzeige, namentlich in dem dort aufgeführten Werbelink und in der Werbebotschaft, fehlt jeder Anhaltspunkt, der für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer den Schluss nahelegen könnte, die Anzeige stamme von der Klägerin oder zwischen dem Werbenden und der Klägerin bestünden wirtschaftliche Verbindungen. [27] Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort gebuchten Begriff “bananabay” als Suchwort ein, erscheint nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift “Anzeigen” gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigentext noch der aufgeführte Link “www.eis.de/erotikshop” enthalten einen Hinweis auf das eingegebene Marken-wort. Der angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrücklich mit einem ande-ren, als solches auch erkennbaren Zeichen (“eis”) gekennzeichnet.

Der Leitsatz der Bananabay II-Entscheidung lautet dementsprechend:

Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Mit der MOST-Pralinen-Entscheidung hat der BGH jeztz seine liberale Haltung präzisiert und fortgesetzt. Auch nicht kennzeichnungskräftige (z.B. weil sie nur beschreibend sind) Bezeichnungen im  Anzeigentext oder Domain führen daher meistens nicht zu einer Markenrechtsverletzung, wenn weder Anzeigentext noch Domain die Marke enthalten.

Die Pressemitteilung des BGH vom 14.12.2012.

Update 06.02.13: Volltext der Entscheidung BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen

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Rechtserhaltende Benutzung eingetragener Marken: Kann eine Marke („PROTI“) rechtserhaltend auch dann abweichend („PROTIPLUS“, „Proti Power“) von der Eintragung benutzt werden, wenn die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist?

EuGH Urteil v. 25.10.2012 – C-553/11 – Rintisch/Eder – PROTI

Marken müssen nach Ablauf der fünfjährige Benutzungsschonfrist benutzt werden. Die Nichtbenutzung kann als Einrede in einem Verletzungsprozess erhoben werden. Nicht benutzte Marken können aber auch aus dem Register gelöscht werden. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern ihr Image. Der Schutzumfang einer Marke folgt aber im Wesentlichen aus dem Register. Was passiert, wenn die Marke nicht mehr so benutzt wird, wie sie einmal im Register eingetragen wurde und darüber hinaus auch die veränderte Benutzung als neuere Marke im Register eingetragen ist? Kann mit der Benutzung der neuen Marke auch die ursprüngliche (meist wertvollere) Marke rechtserhaltend benutzt werden?

Der Fall: Der Kläger ist Inhaber der seit 1997 geschützten deutschen Wortmarke „PROTI“ für Eiweiß und verlangt von dem Beklagten Löschung der jüngeren deutschen Wortmarke „Protifit“, registriert u.a für Nahrungsergänzungsmittel. Der Beklagte hielt den Löschungsanspruch für unbegründet, weil die Marke PROTI überhaupt nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Der Kläger gab zu, dass zwar nicht „PROTI“, jedoch aber „PROTIPLUS“ und auch “Proti Power“ benutzt worden seien. Sowohl „PROTIPLUS“ als auch „Proti Power“ waren aber ihrerseits als Wortmarken eingetragen.

Schadet es einer Marke, wenn sie abweichend vom Registereintrag benutzt wird und diese abweichende Form ihrerseits als weitere Marke eingetragen ist?

Der EuGH hatte in der Entscheidung vom 13.9.2007 – C-234/06 – BAINBRIDGE festgestellt, dass eine eingetragene Marke „Bridge“ nicht durch die Verwendung der Bezeichnung „THE BRIDGE“ rechtserhaltend benutzt wird, wenn die Bezeichnung „THE BRIDGE“ ihrerseits als Teil einer Markenfamilie als Marke eingetragen ist.

Der EuGH hat nun in der PROTI-Entscheidung klargestellt, dass es einer Marke grundsätzlich nicht schadet, wenn sie in abweichender Form benutzt wird und diese abweichende Form wiederum als weitere Marke eingetragen ist. Mit einigen argumentativen Verrenkungen meint der EuGH nun, diese Entscheidung würde auch nicht im Widerspruch zur BAINBRIDGE-Entscheidung stehen: Die BAINBRIDGE-Entscheidung habe sich ausdrücklich auf Fälle bezogen, in der Schutz für eine Markenfamilie bzw. für „Serienzeichen“ beansprucht werde. In diesen Fällen könne die Benutzung einer Marke nicht als Beleg für die Benutzung anderer Marken derselben Markenfamilie herhalten.

In der PROTI-Entscheidung ging es nicht um eine Markenfamilie. Der EuGH ist daher der Ansicht, dass eine Marke auch in abweichender Form rechtserhaltend benutzt werden kann und zwar auch dann, wenn diese abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Diese abweichende rechtserhaltende Benutzung wiederum soll auf die Unterscheidungskraft der Ursprungsmarke keinen Einfluss haben.

Rechtserhaltende abweichende Benutzung: LEVI’S und die Stofffähnchen („Red Tabs“)

Die rechtserhaltende Benutzung wird den EuGH noch weiterhin beschäftigen. Mit der Stoffähnchen II-Entscheidung (BGH, Vorlagebeschluss v. 24.11.2011 – I ZR 206/10Stofffähnchen II) hatte der BGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob eine Marke rechtserhaltend auch dadurch benutzt werden kann, dass sie nur zusammen mit einer weiteren eingetragenen Marke als Gesamtzeichen benutzt wird.

Konkret ging es in einem Verletzungsverfahren um die „Red Tabs“ von LEVI’S. Hier ist (u.a.) sowohl das schlichte rote Stofffähnchen als Marke eingetragen, als auch das rote Stofffähnchen mit der zusätzlichen Aufschrift „LEVI’S“. Benutzt wird das rote Stofffähnchen aber mit der Aufschrift „LEVI’S“. Der EuGH wird hier die Frage zu beantworten haben, ob dadurch auch das unbeschriftete rote Stofffähnchen rechtserhaltend benutzt wird. Nur in diesem Fall können die Stofffähnchen der Beklagten, die mit „Colloseum“, „SM. JEANS“ bzw. „EURGIULIO“ beschriftet waren, eine Verletzung der in Form des unbeschrifteten Stofffähnchens eingetragenen Marke von LEVI’S sein.

Eingetragenes Geschmacksmuster – Unvollständige oder widersprüchliche Eintragungen entwerten den Geschmacksmusterschutz: BGH Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe

1. Fallgruppe: Das Muster wurde nur teilweise als Geschmacksmuster eingetragen

Ein Fall aus der Praxis: Ein Unternehmen stellt Textildrucke her und entwirft auch eigene Dessins. Man entdeckt eines dieser eigenen Dessins, nunmehr konfektioniert, als Pullover in einem Onlineshop. Das wurde als Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet. Angemeldet und eingetragen wurde allerdings nur ein Ausschnitt des Musters. Nach erfolgloser Abmahnung wird der Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt.

Der Richter muss das Dessin so nehmen, wie es beim Amt eingetragen ist (vgl. für das deutsche Geschmacksmuster § 37 GeschmMG). Was aus der Eintragung nicht erkennbar ist, kann bei der Bestimmung des Schutzumfangs keine Rolle spielen.

Im Fall hatte der Richter das eingetragene Geschmacksmuster mit dem Muster des Nachahmers verglichen. Er war der Meinung, dass zwischen der eingetragenen Wiedergabe des Geschmacksmusters und dem Muster des Pullovers ein gewisser Abstand bestünde. Allein aufgrund des eingetragenen Geschmacksmusters hätte er die einstweilige Verfügung nicht erlassen. Zur Sicherheit wurde der Verfügungsantrag hilfsweise auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützt. Entscheidend für den Schutzumfang beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist das Muster, so wie es erstmals veröffentlicht wurde. Aufgrund des Hilfsantrags wurde die einstweilige Verfügung dann erlassen.

Die Eintragung ist für den Schutzumfang des eingetragenen Geschmacksmusters entscheidend. Mängel der Eintragung können bei einer Verletzung nicht mehr korrigiert werden.

Auch in den Nichtigkeitsverfahren vor den Ämtern ist sind die eingetragenen Abbildungen entscheidend. Was beispielsweise an einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster neu ist, muss sich aus den Bildmerkmalen selbst ergeben. Beschreibungen oder Farbangaben dürfen für den Schutzumfang nicht berücksichtigt werden (Entscheidung des HABM v. 20.2.2006 – ICD000001535 – Retsch/Kennex), sondern allenfalls bei der Auslegung (BGH: Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe).

2. Fallgruppe: Die Eintragung ist widersprüchlich – BGH: Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe

Geklagte hatte die Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters 000383757-0001. Eingetragen hatte sie das Muster teilweise mit Sockel

und teilweise ohne Sockel:

Die Beklagte vertrieb eine Weinkaraffe ohne Sockel

Der BGH hatte ein Geschmacksmusterverletzung verneint: Da die Eintragung widersprüchlich sei (einmal mit und einmal ohne Sockel) müsse der Schutzumfang ausgelegt werden. Eine solche Auslegung ergäbe, dass geschützt die Karaffe mit Sockel sei. Die Abbildungen ohne Sockel verdeutlichten lediglich die Gestaltung der Karaffe. Entscheidend für den Schutzumfang sei immer der Gesamteindruck. Die jeweiligen Elemente (Karaffe und Sockel) seien hier nicht isoliert schutzfähig. Weder das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht, noch deutsche Geschmacksmusterrecht würden einen Elementeschutz zulassen. Ein Schutz der isolierten Elemente sei ohne weiteres durch eine isolierte Eintragung (Art. 3 a Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung bzw. § 1 Nr1 GeschmMG) zu erhalten.

Tipp: Bei der Anmeldung zur Eintragung als Gemeinschaftsgeschmacksmuster können bis zu sieben verschiedene Ansichten des Musters eingereicht werden. Die deutsche Geschmacksmusterverordnung erlaubt bei der Anmeldung eines deutschen Geschmacksmusters sogar bis zu zehn Ansichten.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, um die Eigenart, d. h. die Unterscheidbarkeit, von anderen Mustern in mehren Abbildungen darzustellen. Was das Muster eigenartig macht, muss aus den Abbildungen hervorgehen. Bei dreidimensionalen Erzeugnissen empfiehlt sich nicht selten die Einreichung von Abbildungen des Erzeugnisses aus allen sechs Perspektiven.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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Tod des Double-Opt-Ins: OLG München Urteil vom 27.09.2012 – 29 U 1682/12 – Schon die erste Bestätigungsemail beim Double-Opt-In-Verfahren kann rechtswidrig sein – Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

OLG München Urteil vom 27.09.2012 – 29 U 1682/12: Nicht erst der anschließende Emailnewsletter, sondern bereits die Emailnachricht über die Bestätigung der Anmeldung zum Erhalt des Newsletters kann rechtswidrig sein

Update 28.08.2014: Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

Wer Emailnewsletter versendet, tut dies meistens an Adressen, die im Double-Opt-In-Verfahren generiert wurden: Wer den Emailnewsletter erhalten möchte, meldet sich unter Angabe seiner Emailadresse in einem Webformular an. Anschließend erhält er eine Bestätigungsemail, mit der er aufgefordert wird, durch anklicken eines Links die Emailadresse zu bestätigen. Dies galt bisher als sicherster Weg, um die erforderliche Einwilligung in den Erhalt von Werbeemails nachzuweisen. Auch die Rechtsprechung hatte diese erste Bestätigungsemail bisher noch nicht als wettbewerbswidrige unzumutbare Belästigung bzw. als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb angesehen (z.B. LG Berlin v. 30.11.2007, Az. 15 O 346/06; AG München v. 30.11.06, Az.161 C 29330/06).

OLG München: Schon die Bestätigungsemail ist rechtswidrig

Dem hat das Oberlandesgericht München nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schon die allererste Bestätigungsemail sei als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu verbieten, wenn eine Einwilligung in deren Erhalt nicht nachgewiesen werden kann. Einen Wettbewerbsverstoß hatte das Oberlandesgericht nur deswegen verneint, weil die absendende Kapitalanlagegesellschaft und die Empfängerin als Steuerberatungsgesellschaft keine Wettbewerber waren.

Mit dieser Entscheidung taugt das herkömmliche Double-Opt-In-Verfahren nicht mehr zur Generierung von Emailadressen. Denn ob eine über ein Webformular eingegebene Emailadresse tatsächlich auch von demjenigen stammt, der am Erhalt eines Newsletters interessiert ist oder vielleicht von einem unbekannten Dritten, wird sich kaum je nachweisen lassen.

Das Oberlandesgericht hatte die Revision zum BGH zugelassen. Der BGH wird sich ohnehin früher oder später mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Denn das OLG Celle widerspricht dem OLG München ausdrücklich:

Update 28.08.2014: Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

In dem Urteil des OLG Celle vom 15.05.2014 – 13 U 15/14 ging es eigentlich um die Frage, ob eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, die auf den Versand an eine ganz bestimmte Emailadresse beschränkt ist, die Wiederholungsgefahr entfallen lässt. “Nein” sagte – wenig überraschend – das OLG Celle, denn damit sei die Wiederholungsgefahr aber nicht für “kerngleiche” Verletzungshandlungen untergegangen. Interessant ist aber, was das OLG Celle in dem Urteil eher beiläufig erwähnt. Es äußert sich nämlich exlizit zum Double-Opt-In-Verfahren und der widerspricht dem OLG München. Wörtlich heißt es in dem Urteil:

“Der Senat neigt dazu, das sog. double-opt-in-Verfahren als praxisgerechte Möglichkeit anzusehen, die Einwilligung in E-Mail-Werbung nachzuweisen. […] Der Senat neigt entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts München (Urteil vom 27. September 2012 – 29 U 1682/12 -, juris Tz. 51 ff.) auch dazu, die Übersendung einer Aufforderung zur Bestätigung im Rahmen des double-opt-in-Verfahrens nicht als unzulässige Werbung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG anzusehen”

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Nachahmungsschutz ohne Schutzrecht? Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen Plagiate: OLG Frankfurt, Urteil v. 01.12.2011 – 6 U 251/10 (für eine Bottega Veneta-Tasche) und OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11 (für einen Einkaufswagen)

Bisweilen kommt es vor, dass ein Produkt über die Jahre bekannt wird, ohne dass hierfür ein Schutzrecht existiert. Eine Marke wurde nicht registriert oder nicht auf dem Produkt aufgebracht, ein Geschmacksmuster wurde nicht registriert, vielleicht weil man mit dem Erfolg nicht gerechnet hatte, für das Entstehen eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist die Schutzdauer abgelaufen und urheberrechtliche Ansprüche scheiden aus, weil das Produkt nicht als Kunst angesehen wird. In diesen Fällen kommt noch der sog. „ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz“ (§ 4 Nr. 9 UWG in Betracht).

Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gilt zwar allgemein als „Notkrücke“. Es gibt aber Ausnahmen und durch die Auswahl des richtigen Gerichts kann man damit durchaus Erfolg haben. Zwei Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung:

1. Nachahmung einer Bottega Veneta-Tasche – OLG Frankfurt v. 1.12.2011 – 6 U 251/10

Die zur Gucci-Gruppe gehörende Klägerin verkauft hochwertige Damenhandtaschen. Die Taschen weisen ein „Intrecciato“ genanntes Flechtmuster auf und tragen kein Logo. Die Taschen kosten im Einzelhandel je nach Ausführung und Lederart zwischen € 3.000,00 und € 50.000,00. Verkauft werden davon jährlich in Deutschland ca. 150 Stück. Bei der Tasche, um deren Nachahmung es ging, handelte es sich um das Modell „Cabat“:

Bildquellen: Jeweils OLG Frankfurt v. 1.12.2011 – 6 U 251/10

Die Beklagte bot im Jahr 2009 in ihren Kaufhäusern deutschlandweit die folgende Tasche an:

Die Taschen kosteten € 50,00 je Stück.

Wettbewerbliche Eigenart

Die Rechtsprechung fordert als Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen Anspruchs, eine „wettbewerbliche Eigenart“ und „besondere Umstände“, die die Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je größer der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen.

„Wettbewerbliche Eigenart“ wiederum liegt vor, wenn bestimmte Merkmale darauf hinweisen, dass das Produkt nur aus einem bestimmten Betrieb stammen könne. Das Produkt muss sich also von “Allerweltserzeugnissen” oder “Dutzendware” unterscheiden.

Die Klägerin hat diese Merkmale, wie auch in Geschmacksmusterprozessen üblich, beschrieben wie folgt:

Die Tasche
– weist eine rechteckige Grundform auf,
– ist auf einer rechteckigen Bodenplatte aufgebaut
– weist Seitenwände auf, die senkrecht ansteigen,
– weist zwei halbrunde U-förmige Tragegriffe auf,
– wobei die Tragegriffe aus längeren, mittig gefalteten Lederstreifen, in denen ein Wulst eingearbeitet ist und deren Ränder im Bereich der Grifffläche miteinander vernäht sind, bestehen
– und die aufgelassenen Ecken der Griffe wiederum in der Form eines kleinen Rechtecks mittels einer Naht entlang den Rändern und von Ecke zu Ecke über Kreuz mit der Tasche im vorderen Viertel der Tasche vernäht sind,
– besteht aus geflochtenen Lederstreifen, wobei
– die Flechtung aus gleich breiten, etwa 1 cm breiten Streifen besteht und
– die Flechtung von der Standfläche der Tasche aus betrachtet in einem 45° Winkel verläuft, wodurch ein rautenförmiges Muster erzeugt wird.

Bekanntheit

Das Produkt muss darüber hinaus auch zu einem gewissen Grad bekannt sein.

Diese Voraussetzungen sah das OLG Frankfurt als erfüllt an: Zwar hatte das Gericht Zweifel, ob den genannten Merkmalen der Tasche an sich schon „wettbewerbliche Eigenart“ zukomme. Denn sowohl das Flechtdesign als auch die Form seien bei vielen anderen Damenhandtaschen bekannt. Die wettbewerbliche Eigenart sei aber jedenfalls durch umfangreiche Berichterstattung in der Presse in den Jahren 2004 bis 2010 entstanden, unter anderem in Boulevard- und Frauenzeitschriften wie „Bunte” „Gala” oder „Für Sie”, in Modezeitschriften wie „Brigitte”, „Vogue” und „Elle” und in der Tagespresse wie „Handelsblatt”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” und „FAZ am Sonntag”, „Süddeutsche Zeitung”. Die Tasche sei daher nicht unerheblich bekannt gewesen. Die „unlauteren Umstände“ ergäben sich aus der identischen Übernahme der wesentlichen beschriebenen Gestaltungsmerkmalen. Auch die Tatsache, dass als Käuferinnen der Tasche angesichts der Preise nur wenige Frauen in Frage kämen, stünde dem nicht entgegen. Denn auch bei Frauen, die sich diese Tasche nicht leisten können, sei die Tasche aufgrund der Berichterstattung bekannt. Das OLG Frankfurt hatte daher die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

2. Nachahmung von Einkaufswägen – OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11: Rechtsverletzung auch ohne Herkunftstäuschung!

Das Oberlandesgericht Köln gilt seit Jahren als besonders aufgeschlossen gegenüber dem ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz. Daran hat sich auch durch den ruhestandsbedingten Wechsel im Vorsitz des 6. Zivilsenats nichts geändert. Das OLG Köln gewährt bisweilen auch für banale Erzeugnisse wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen Nachahmung. Ein Beispiel aus der jüngeren Rechtsprechung:

Die Klägerin vertreibt Einkaufswägen, darunter das Modell „EL“:

Bildquelle: OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11

Die Beklagte bot „auf Anregung ihrer Kunden“ ein sehr ähnliches Modell an, dass mit dem Modell der Klägerin stapelbar war. Daran störte sich die Klägerin und beantragte (u.a.) ein gerichtliches Verbot, derartige Einkaufswägen anzubieten. Das Landgericht Köln hatte die Klage zunächst abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hiergegen hatte Erfolg.

Das OLG Köln hatte zunächst keine Bedenken, die wettbewerbliche Eigenart anzunehmen. Es seien zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Einkaufswägen denkbar. Die Eigenart sei auch durch den erheblichen Erfolg des Modells gesteigert. Das Modell habe über Jahrzehnte eine guten Ruf erworben. Die unlauteren Umstände folgten auch aus der nahezu identischen Übernahme der an sich frei wählbaren Gestaltungselemente.

Das Besondere an diesem Fall: Das OLG Köln hatte Ansprüche aus ergänzendem wettbewerblichen Leistungsschutz bejaht, obwohl es selbst eine Herkunftstäuschung ausgeschlossen hatte. Denn Einkaufswägen würden nur von Einkäufern großer Ketten von Einkaufsmärkten gekauft. Diese würden aber Hersteller von Einkaufswägen nicht verwechseln.

Der Fall ist daher nicht ohne weiteres verallgemeinerungsfähig. Die bisherige Rechtsprechung hat Ansprüche aus ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz nur gewährt, wenn über die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb getäuscht wurde. Das OLG Köln hat daher in diesem Fall die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

UPDATE: BGH “Einkaufswgen III” – Keine Herkuftstäuschung, aber Rufausnutzung

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 17.07.2013, I ZR 21/12 – Einkaufswagen III, ebenso wie das OLG Köln eine Gefahr von Herkunftsverwechslung (§ 4 Nr. 9 Buchstabe a UWG) verneint. Es hat aber grundsätzlich eine unlautere Rufausnutzung (§ 4 Nr. 9 Buchstabe b, 1. Alt. UWG) angenommen, gleichwohl dennoch die Sache an das OLG Köln zurückverwiesen: Er hatte nämlich im Urteil des OLG Köln “bei der notwendigen Gesamtabwägung” ein Interesse der Beklagten “an einer optischen Kompatibilität mit den Einkaufswagen der Klägerin” vermisst. Die Beklagte habe ein Interesse daran, ihre Einkauswägen mit denjenigen der Klägerin kompatibel anzubieten, weil Abnehmer solcher Einkaufswägen auch auf die Ersatzteilsituation achteten und sonst der Marktzutritt unzumutbar erschwert würde.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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Was will Mesut Özil mit seiner Marke? “Mesut Özil” als Gemeinschaftsmarke u.a. für Trikots angemeldet

Der Name „Mesut Özil“ ist seit kurzem als Gemeinschaftsmarke (Az. 011130242) angemeldet, u.a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Sportschuhe, Trikots, Baseball-Kappen, Strümpfe und Stutzen.

Es ist allerdings nicht ganz klar, was Herr Özil mit der Marke einmal anfangen möchte, wenn die Marke denn für Trikots auch eingetragen wird. Wer Trikots anbietet, die auf dem Rücken über der Nummer 10 den Namen „Mesut Özil“ tragen, wird dadurch kaum die Marke „Mesut Özil“ verletzen. Denn die Bezeichnung „Mesut Özil“ auf einem Fußballtrikot wird wohl nicht als Marke, das heißt als „Herkunftshinweis“, wahrgenommen werden, sondern als das Bekenntnis eines Fans zu eben jenem Fußballspieler. Es dürfte an der “markenmäßigen Benutzung” fehlen. Die aber ist Voraussetzung einer jeden Markenverletzung fehlen.

Anders liegt der Fall aber bei dem Namen seines Vereins. „Real Madrid“ ist als Gemeinschaftsmarke (CTM 004302782) geschützt. Hier nimmt die Rechtsprechung bei einer Benutzung auf Trikots eine Markenrechtsverletzung an. Vom EuGH wurde im Arsenal-Urteil (EuGH vom 12.11.2002, Rs. C-206/01) entschieden, dass die Verwendung des als Marke geschützten Vereinsnamens eine Markenverletzung ist. Auch die deutsche Rechtsprechung nimmt bei Vereinsnamen eine „markenmäßige Benutzung“ an: Es sei bekannt, dass im Profisport die Vereine ihren Vereinsnamen vermarkten und lizenzieren (OLG Frankfurt v. 22.11.2005 – 11 U 6/05).