Wer Restposten verramscht, kann sein selektives Vertriebssystem gefährden: Kammergericht verbietet eBay-Verbot – KG, Urteil vom 19.09.2013 – 2 U 8/09 Kart – Andere Oberlandesgerichte entschieden anders

Kammergericht - 2 U 8/09 Kart - Schulranzen

KG, Urteil vom 19.09.2013 – 2 U 8/09 Kart – Urteilsgründe nun veröffentlicht

Vielen Markenherstellern sind Angebote ihrer Waren über Amazon und eBay ein Dorn im Auge. Oft enthalten die Verträge mit den Vertriebspartnern deshalb Regeln über den Verkauf über Onlineplattformen. Solche Klauseln können kartellrechtswidrig und nichtig sein.

In einem aktuellen Urteil des Kammergerichts Berlin, dessen Urteilsgründe nun veröffentlicht wurden, klagte ein Einzelhändler gegen seinen Vertriebspartner, einem Hersteller von Markenschulranzen. Er wollte es diesem verbieten lassen, die Belieferung davon abhängig zu machen, dass er nicht über Internetplattformen wie eBay oder Amazon verkaufe. So war es nämlich in einer Klausel der „Auswahlkriterien für zugelassene Vertriebspartner“ des Markenherstellers geregelt. Das Kammergericht gab mit Urteil vom 19.09.2013 dem Einzelhändler Recht und bestätigte das erstinstanzliche Urteil des LG Berlin (Az. 16 O 729/07 Kart). Dieses hielt die Lieferbedingung für kartellrechtswidrig: Der Ausschluss des Vertriebs über Handelsplattformen stelle eine Einschränkung des Wettbewerbs dar. Auch die vom EuGH angenommenen Ausnahmen für qualitative selektive Vertriebssysteme lägen nicht vor. Bei solchen seien zwar Wettbewerbsbeschränkungen zulässig, wenn der Wiederverkäufer besondere Qualitäten aufweisen müsse, weil etwa das Produkt eine besondere Beratung oder einen besonderen Service brauche. Das aber könne bei Schulranzen nicht angenommen werden.

Kammergericht hält “eBay-Verbot” an sich für zulässig

Das interessante an dem Urteil: Das Kammergericht selbst hielt zwar das “eBay-Verbot” der Beklagten innerhalb ihres selektiven Vertriebssystems für zulässig. Ausnahmsweise könne sich die Beklagte darauf berufen, ihr Vertriebssystem – das eBay-Angebote ausschloss – sei für die Wahrung des Markenimages und des “Interbrand-Wettbewerbs” erforderlich. Zwar handele es sich nur um Schulranzen und nicht etwa von Kleidung oder Uhren, mithin um Produkte, die einen besonderen sozialen Status kommunizierten. Die Beklagte habe aber ein Produktimage aufgebaut, das ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau signalisiere. Ein solches könne ein selektives Vertriebssystem grundsätzlich rechtfertigen und durch eBay-Angebote grundsätzlich beeinträchtigt werden. Denn diese Plattform werde in der Öffentlichkeit “immer wieder in die Nähe eines Flohmarktes gerückt”.

Aber: Wer Restposten verramscht, riskiert die Wirksamkeit seines selektiven Vertriebssystems – Hinweis auf “Sonderposten” reicht nicht aus

Im Ergebnis hat das Kammergericht im konkreten Fall aber dennoch das “eBay-Verbot” für kartellrechtswidrig und unwirksam. Denn die Beklagte habe ihr selektives Vertriebssystem diskriminierend gehandhabt: Sie selbst habe Ihre Markenrucksäcke über Discounter als Restposten verramscht, ohne dass dies für die Käufer erkennbar war. Auch der Hinweis, bei den Angeboten habe es sich um

“Sonderposten, so lange der Vorrat reicht”,

gehandelt, ändere daran nichts. Denn “Sonderposten” könnten auch aktuelle Modelle sein.

Das Kammergericht hat eine Revision zum BGH zugelassen. Denn andere Oberlandesgerichte entschieden ähnliche Fälle anders.

Andere Oberlandesgerichte entschieden zu Plattformverboten anders

Andere Oberlandesgerichte haben ähnliche Fälle bisher anders entschieden. Das OLG Karlsruhe hielt ein „eBay-Verbot“ bei Schulranzen für wirksam: Es könne nicht zweifelhaft sein, dass ein Markeninhaber seine Produkte nur über qualifizierte Fachhandelsgeschäfte vertreiben dürfe und einen Vertrieb über eBay ausschließen dürfe. Qualitative Anforderungen an den Wiederverkäufer seien nicht auf den Vertrieb von Luxuswaren beschränkt (OLG Karlsruhe, Urteil v. 25.11.2009 – 6 U 47/08 Kart). Auch das OLG München hielt ein „eBay-Verbot für wirksam, solange nicht generell der Internetvertrieb verboten werde (OLG München, Urteil v. 02.07.2009 – U (K) 4842/08).

Kartellrechtlich zulässige Beschränkungen des Onlinevertriebs

Nach § 2 Abs. 2 GWB in Verbindung mit Art. 2 der Vertikal-GVO gilt das Kartellverbot für bestimmte vertikale Vereinbarungen nicht. Wie die Europäische Kommission die Vertikal-GVO auslegen möchte, hat sie in den Leitlinien für vertikale Beschränkungen vom 19.05.2010, 2010/C 130/91, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:DE:PDF), definiert. Richtet sich beispielsweise ein Webshop gezielt an ihm nicht exklusiv zugewiesenen Kunden – z.B. durch Bannerwerbung –  verkauft er „aktiv“. Solche Verkäufe können ihm wirksam verboten werden. Ebenso darf ein Markenhersteller auch Vorgaben für den Betrieb des Onlinehändlers machen und Anforderungen an die Präsentation der Produkte stellen. Ein Markenhersteller kann also beispielsweise zulässigerweise vom Onlinehändler, der Mitglied seines selektiven Vertriebs werden möchte, fordern, er möge auch einen physische Verkaufsstelle oder stationäre Ausstellungs- oder Präsentationsräume unterhalten (siehe Randnummer 54 der Leitlinien). Er darf auch Anforderungen an den Onlineshop selbst aufstellen und z. B. auch die Menge, der an einen einzelnen Endverbraucher zu verkaufenden Produkte vertraglich beschränken, um eine Belieferung von nicht zugelassenen Händlern zu erschweren (siehe Randnummer 52 lit c) der Leitlinien). Einem Onlinehändler darf zulässigerweise auch vorgeschrieben werden, dass sein Shop oder die zu benutzenden Drittplattform dem „Look and Feel“ der Marke entsprechen muss. Ein Markenhersteller kann seinem Händler auch vorschreiben, dass auf der Drittplattform, auf der die Ware angeboten werden soll, nicht das Logo dieser Plattform erkennbar sein darf (siehe Randnummer 54 der Leitlinien). Damit kann also der Markenhersteller letztlich auch einen Vertrieb über Amazon oder eBay verbieten.

UPDATE 15.09.2014: Landgericht Frankfurt am Main widerspricht den Leitlinien der Kommission: Kein generelles Logo-Verbot möglich

Das Landgericht Frankfurt am Main lehnt eine Anwendung der “Logo-Klausel” aus den Leitlinien der Kommission ausdrücklich ab. Laut Urteil vom 18.06.2014 (Az. 2-03 O 158/13) widerspricht diese Ansicht dem Sinn von Art. 4 lit.c der Vertikal-GVO.

Markenrecht oft nicht geeignet für Onlinevertriebsverbote

Mit dem Instrumentarium des Markenrechts können Angebote über Onlineplattformen aber oft nicht verboten werden. Wegen des „Erschöpfungsgrundsatzes“ kann ein Markeninhaber  einen Weiterverkauf  seiner Produkte nur dann verbieten, wenn nachgewiesen ist, dass ein solcher Weiterverkauf dem Ansehen der Marke tatsächlich schädigt. (vgl. EuGH v. 12.7.2011 – C-324/09 – L´Oréal SA u.a. / eBay International AG u.a.). Das wird in der Praxis selten gelingen.

Weitere Informationen zum Thema:

> Markenbeschädigung durch Onlinevertrieb – Können Markenhersteller den Onlinevertrieb verbieten?
> Wenn Marken verramscht werden – Restposten, Mängelretouren, Grauware und Test- und Musterware auf eBay und beim Discounter

> Online-Shops und Plattformen: Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit fremden Marken und Firmennamen im Title Tag

Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken („Anti-Abzockegesetz“) vom Bundesrat mit Einschränkung gebilligt – Inkrafttreten voraussichtlich im Oktober 2013

Bereits am 27.06.2013 hat der Bundestag das „Gesetz zur Eindämmung des Missbrauchs des Abmahnwesens“ verabschiedet. Auch als „Abzockegesetz“ bezeichnet, soll es vor allem Kleingewerbetreibende und Verbraucher u.a. vor unseriösen Abmahnungen und bei der Telefonwerbung für Gewinnspiele schützen. Der Bundesrat hat das Gesetz heute in seiner 914. Sitzung gebilligt, allerdings mit einer nicht unwesentlichen Einschränkung.

Abmahnkosten im Wettbewerbsrecht – die Gegenabmahnung kann kostenpflichtig werden

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht wird der missbräuchlich Abgemahnte für eine Gegenabmahnung künftig ebenso einen Anspruch auf Erstattung seiner Anwaltskosten erhalten, wie der zu Recht Abmahnende. Hierfür wird in § 8 Abs. 4 UWG ein weiterer Satz eingefügt. Nach § 8 Abs. 4 UWG kann, wer rechtsmissbräuchlich abmahnt, einen Wettbewerbsverstoß gerichtlich nicht verfolgen und auch keine Gebühren für die Abmahnung geltend machen. Einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für eine Gegenabmahnung hatte die Rechtsprechung bisher nur in Ausnahmefällen gewährt (BGH v. 29.04.2004, I ZR 233/01 – Gegenabmahnung).

Streitwertbegünstigung wird nun auch im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht eingeführt.

Die Streitwerte, nach dem sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz die Kosten eines Rechtsstreits (Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren) berechnen sind im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und Patentrecht hoch. Deswegen kann hier eine Prozesspartei beantragen, dass der Streitwert reduziert wird, wenn ihn angesichts seiner wirtschaftlichen Situation eine Belastung mit den Prozesskoten aus dem vollen Streitwert wirtschaftlich erheblich gefährden würde. In Wettbewerbsstreitigkeiten sind die Streitwerte meistens niedriger. Dennoch soll nun auch im UWG die Möglichkeit einer Streitwertbegünstigung eingeführt werden (künftig § 12 Abs. 4 und Abs. 5 UWG). Die Auswirkung dürfte sich in Grenzen halten. Streitwertbegünstigungen kommen in der Praxis selten vor. Denn die Streitwertbegünstigung bringt dem Anwalt, der sie für seinen Mandanten beantragt (für diese Rechtsgebiete herrscht wegen den landgerichtlichen Spezialzuständigkeiten Anwaltszwang) oft selbst auch eine Gebühreneinbuße.

Beseitigung des fliegenden Gerichtsstands im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht und Urheberrecht

Im Wettbewerbsrecht und Lauterkeitsrecht ist der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO) beliebt. Besonders bei Rechtsverletzungen im Internet, beispielsweise irreführende Onlineangebote, wird der „fliegende Gerichtsstand“ umfangreich genutzt. Es wird dasjenige deutsche Gericht gewählt, von dem die günstigste Entscheidung zu erwarten ist. Das wird künftig die Ausnahme sein. Bei Wettbewerbsverstößen muss künftig am Ort des Verletzers geklagt werden. Das gilt nur dann nicht, wenn dieser im Inland weder Niederlassung noch Wohnsitz hat (§ 14 Abs. 2 UWG n. F.).

Auch im Urheberrecht wird der fliegende Gerichtsstand gestrichen (§ 104 a UrhG n. F.)

Urheberrechtsverletzungen (z. B. wegen „Filesharing“): Abmahnkosten werden begrenzt, Anforderungen an die Wirksamkeit einer urheberrechtliche Abmahnung und Unterlassungserklärung

Im Urheberrecht werden dem Abmahnenden künftig die Anforderungen an eine wirksame Abmahnung vorgeschrieben (§ 97 a UrhG). Eine Abmahnung muss nun unter anderem angeben, inwieweit eine geforderte Unterlassungserklärung über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Enthält eine Abmahnung einen solchen Hinweis nicht, ist sie nicht nur die Abmahnung unwirksam. Auch eine auf eine solche Abmahnung hin abgegebene Unterlassungserklärung ist unwirksam.

Das dürfte in der Praxis große Schwierigkeiten bereiten. Denn für die Formulierung der Unterlassungserklärung, nämlich die in ein zukünftiges Unterlassungsbegehren („Verletzungsform“) gegossene vergangene Verletzungshandlung ist nach der Rechtsprechung eine Verallgemeinerungen auf im Kern gleichartige Verstöße zulässig. Was im Kern gleichartig ist, beurteilen die Gerichte aber höchst unterschiedlich.

Die Anwaltskosten für eine urheberrechtliche Erstabmahnung an einen Verbraucher werden für den Unterlassungsanspruch gedeckelt: Für die Berechnung der Anwaltsgebühren wird der Gegenstandswert auf € 1.000,00 begrenzt wird. Legt man eine 1,5 Geschäftsgebühr zu Grunde, ergeben sich nach der aktuellen Gebührentabelle des RVG inklusive Post- und Telekommunikationspauschale (und exklusiv Umsatzsteuer) Kosten in Höhe von € 140,00.

Wichtige Ausnahme: Diese Gebührendeckelung gilt nach § 97a S. 2 UrhG dann nicht, wenn der Wert nach den besonderen Umständen des Einzelfalls unbillig ist. Den Gerichten steht hier also ein recht breiter Ermessenspielraum zu Verfügung, den die Abmahnenden mit Sicherheit ausreizen dürften. Damit verfehlt das Gesetz die ursprünglich beabsichtigte Wirkung, nämlich das massenhaften Abmahnen von Verbrauchern wegen angeblicher Urheberrechtsverstößen im Internet einzuschränken. Zur Erinnerung: Die amtliche Begründung des Gesetzesentwurf der Bundesregierung lautete unter anderem:

“Hier soll anwaltlichen Geschäftsmodellen Einhalt geboten werden, bei denen die massenhafte Abmahnung von Internetnutzern wegen Urheberrechtsverstößen zur Gewinnoptimierung betrieben wird […].”

Man wollte also “Abmahnanwälte” bremsen. Dieses Ziel dürfte mit der nunmehrigen Einschränkung verfehlt werden.

Belästigende Telefonwerbung für Gewinnspielverträge

Belästigende Telefonwerbung für Gewinnspielverträge werden nunmehr dadurch gemindert, dass solche Verträge nur noch dann wirksam sind, wenn sie in Textform abgeschlossen werden. Hierzu soll in § 675 BGB ein dritter Absatz eingefügt werden. Ein telefonischer Vertragsschluss ist dann nicht mehr wirksam.

Inkrafttreten des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken

Das Gesetz wurde am 27.06.2013 vom Bundesrat verabschiedet. Der Bundesrat hat es in seiner heutigen Sitzung gebilligt. Nun muss es vom Bundespräsidenten ausgefertigt werden und anschließend – voraussichtlich im Oktober – im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Einen Tag nach Veröffentlichungen treten die wesentlichen Regelungen, insbesondere was die Abmahnungen betrifft, in Kraft.

Weitere Informationen: Entwurf des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken

UPDATE: Das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken wurde am 08.10.2013 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am 09.10.2013 in Kraft.

Negative Feststellungsklage nach Verjährung des abgemahnten Unterlassungsanspruchs unzulässig – LG Hannover Urteil vom 28.12.2012 – 24 O 17/12

Wer eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung erhält, ist darüber selten erfreut. Mancher Empfänger möchte es dem Abmahnenden unverzüglich mit gleicher Münze heimzahlen und beauftragt seinen Anwalt, die Website des Abmahnenden zu flöhen, um anschließend  eine Gegenabmahnung versenden zu können. Das ist nicht ungefährlich, weil manche Gerichte diese Retourkutschen als deutliches Indiz für einen Rechtsmissbrauch ansehen. Gelegentlich wird aber auch mit einer negativen Feststellungsklage gekontert, mit der gerichtlich festgestellt werden soll, dass die abgemahnten Ansprüche nicht bestehen. Auch das kann ins Auge gehen.

Der Fall: Die Parteien handeln im Internet mit Badezimmerzubehör. Die Feststellungsklägerin hatte zunächst die Beklagte wegen einer unzulässigen “40-Euro-Klausel” abgemahnt. Die Beklagte wiederum ließ daraufhin ihrerseits die Klägerin wegen einer angeblich unzulässigen 40-Euro-Klausel wettbewerbsrechtlich abmahnen. Die Klägerin war der Ansicht, dass ihre 40-Euro-Klausel zulässig war und beantragt mit einer negativen Feststellungsklage, feststellen zu lassen, dass die Abmahnung der Beklagten letztendlich unberechtigt war. Die negative Feststellungsklage wurde allerdings erst nach Ablauf der kurzen sechsmonatigen Verjährungsfrist zugestellt, weil die Klägerin den Gerichtskostenvorschuss spät bezahlt hatte. Im Prozess berief sich die Klägerin aber auch selbst auf den Eintritt der Verjährung: Bei einem verjährten Anspruch sei schließlich die Abmahnung jedenfalls jetzt nicht mehr berechtigt. Auch für die Feststellungsbeklagte spielte die Verjährung die entscheidende Rolle: Wenn der abgemahnte Anspruch inzwischen verjährt war, konnte doch die Klägerin ohnehin kein Interesse mehr daran haben, das Nichtbestehen des Anspruchs gerichtlich feststellen zu lassen.

Das Landgericht Hannover gab mit Urteil vom 28.12.2012 – 24 O 17/12 – der Beklagten Recht: Bei einem verjährten Unterlassungsanspruch besteht kein Rechtsschutzbedürfnis für eine negative Feststellungsklage. Die negative Feststellungsklage wurde bereits als unzulässige abgewiesen. Nicht nur die Versendung einer Gegenabmahnung, sondern auch die Erhebung einer negativen Feststellungsklage will also wohl überlegt sein.

Urteil des LG Hannover vom 28.12.2012, Az. 24 O 17-12

AdWords-Rechtsprechung: BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen und BGH Urteil vom 27. Juni 2013 – I ZR 53/12 – Fleurop

Update 24.02.2014: Neues zu Google AdWords: Markenrechtsverletzung durch Keywordnutzung Urteilsgründe BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12Fleurop – jetzt veröffentlicht

BGH verbietet„Fleurop“ als Keyword

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Der Blumenversender Fleurop geht konsequent gegen AdWords-Werbende vor, die den Begriff „fleurop“ als  anzeigenausauslösendes Keyword benutzen. Die Konzernmutter Interflora unterlag zwar im Jahr 2011 vor dem EuGH in einem „AdWords-Fall“. Der EuGH (Urteil v. 22.9.2011, C-323/09 – Interflora) stellte damals fest, dass auch der Inhaber einer bekannten Marke es in den meisten Fällen nicht verbieten lassen kann, dass Mitbewerber mit markenidentischen Schlüsselwörtern AdWords-Anzeigen für Konkurrenzprodukte schalten. Ausnahmen: Diese Konkurrenzprodukte sind Nachahmungen, die Marke wird verwässert oder verunglimpft oder es wird die Werbe- und die Investitionsfunktion der bekannten Marke beeinträchtigt. Der BGH hatte dennoch in seinem Urteil vom 27.6.2013 Fleurop Recht gegeben. Was war geschehen?

Ein Blumenversender namens „Blumenbutler“ warb mit den oben dargestellten AdWord-Anzeigen. Als anzeigenauslösendes Schlüsselwort (Keyword) wurde „Fleurop“ gewählt. Fleurop sah darin eine Verletzung ihrer Marke „Fleurop“, eingetragen unter anderem für Blumen. Konkret sei die Herkunftsfunktion verletzt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, prüft der BGH in zwei Stufen: Zunächst fragt er, ob ein normaler Internetnutzer wisse, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht wirschaftlich miteinander verbunden, sondern Wettbewerber seien. Wenn ein solches Wissen fehle, müsse geprüft werden, ob die AdWords-Anzeige erkennen lasse, dass die beworbenen Produkte weder vom Markeninhaber noch von einem mit diesem verbundenen Unternehmen stamme.

Die „besonderen Umstände“ des Falls: Das beondere Vertriebssystem von Fleurop – „Blumenbutler“suggeriert Blumenversand als Partnerunternehmen

Zumindest das Letztere nahm der BGH hier an: Das Vertriebssystem von Fleurop besteht aus ca. 8.000 Partnergeschäften. Die in einem Partnerunternehmen bestellten Blumen können durch ein anderes Partnerunternehmen an einem anderen Ort ausgeliefert werden. Vor diesem Hintergrund könne man annehmen, dass der „Blumenbutler“ eben ein Partnerunternehmen von Fleurop sei. Denn „Blumenbutler“ könne als „humorige Umschreibung eines Blumenversands“ verstanden werden. Deshalb läge hier eine Beeinträchtigung der Herkunftfunktion der Marke „Fleurop“ vor.

Keine Änderung der werbefreundlichen AdWords-Rechtsprechung

Das Urteil ändert die an sich werbefreundliche Rechtsprechung des BGH nicht. Die besonderen Umstände des Falls lassen sich nicht verallgemeinern.

Das Urteil im Volltext: BGH v. 27.6.2013, I ZR 53/12 – Fleurop

BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10MOST-Pralinen

Markenrechtlich geschützte Keywords sind auch bei beschreibender Domain erlaubt.

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Keyword-Advertising (“Google AdWords“), präzisiert.

Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der unter anderem für Pralinen und Schokolade eingetragenen deutschen Marke “MOST”. Sie betreibt unter der Internetadresse “www.most-shop.com” einen “MOST-Shop”. Darin verkauft sie Konfiserie- und Schokoladenprodukte. Die Beklagte vertreibt unter “www.feinkost-geschenke.de” und “www.selection-exquisit.de” Geschenke, Pralinen und Schokolade. Sie schaltete im Januar 2007 Adwords-Anzeigen für ihren Internetshop. Als Schlüsselwort (“Keyword”) hatte sie den Begriff “Pralinen” mit der Option “weitgehend passende Keywords”

gewählt. Die Anzeige erschien daher auch nach Eingabe des Suchbegriffs “MOST Pralinen”.

Die Anzeige sah etwa so aus:

Über den in der Anzeige angegebenen Link “www.feinkost-geschenke.de” gelangte man auf die Homepage der Beklagten unter der Internetadresse “www.selection-exquisit.de”. In dem Onlineshop der Beklagten wurden keine Produkte mit dem Zeichen “MOST” vertrieben.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte habe durch die Schaltung der Anzeige das Recht an der Marke “MOST” verletzt. Sie hat die Beklagte unter anderem auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung blieb erfolglos. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 – Bananabay II; Urteil vom 13. Januar 2011 – I ZR 46/08, MMR 2011, 608) bestätigt: Beim “Keyword-Advertising” ist eine Markenverletzung ausgeschlossen, wenn die Werbung – wie im Streitfall – in einem von der (“natürlichen”) Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock (die “AdWords”-Anzeigen) erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.

Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber hinweist und in der Anzeige Produkte der unter der Marke angebotenen Art mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (im Streitfall “Pralinen” usw.). Diese Beurteilung steht – so der BGH – in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH (zuletzt EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, GRUR 2011, 1124 – Interflora/M&S Interflora Inc.). Danach ist es Sache des nationalen Gerichts, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anhand der vom Gerichtshof entwickelten Maßstäbe unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen. Der BGH hat deshalb auch im Blick auf die Rechtsprechung des österreichischen Obersten Gerichtshofs (GRUR Int. 2011, 173, 175 – BergSpechte II) und der französischen Cour de cassation (GRUR Int. 2011, 625 – CNRRH), die bei der Beurteilung von Adwords-Anzeigen unter Berücksichtigung der von ihnen als relevant erachteten Faktoren zu anderen Ergebnissen gelangt sind, keine Vorlage an den EuGH für geboten erachtet.

Die Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a.:

In dem der Entscheidung EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. zu Grunde liegenden Sachverhalt ging es um Folgendes:

Marks & Spencer plc, im Vereinigten Königreich einer der bedeutendsten Einzelhändler, betrieb einen Blumenlieferdienst und schaltete hierfür Adwords-Anzeigen:

Als Auslöser der Anzeigen hatte Marks & Spencer u.a. das Keyword „interflora“ gebucht. Die Bezeichnung „Interflora“ selbst erschien in der AdWords-Anzeige nicht. „Interflora“ ist sowohl als britische Marke, als auch als Gemeinschaftsmarke registriert und hat darüber hinaus im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedsstaaten der EU nach den Feststellungen des EuGH „einen hohen Bekanntheitsgrad“ (Rz. 16). Der Markeninhaber, die Interflora Inc. (u.a.), klagte auf Unterlassung. Der EuGH führte zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke aus (Rz. 50):

In diesem Kontext setzen sich, wie in Randnr. 44 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die maßgeblichen Verkehrskreise aus normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzern zusammen. Somit reicht der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen konnten, dass der von M & S angebotene Dienst nichts mit dem von Interflora zu tun hat, nicht aus, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion festzustellen.

Zur Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke stellte der EuGH in dieser Entscheidung fest (Rz. 95):

Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird.

Selbst der Inhaber einer kennzeichnungsstarken, weil bekannten Marke kann demnach anderen die Benutzung von gleichlautenden Schlüsselwörtern nicht verbieten, wenn es sich  bei den beworbenen Produkten nicht um Nachahmungen handelt, eine Verwässerung  nicht herbeigeführt und die übrigen Markenfunktionen nicht beeinträchtigt werden.

Das Urteil des BGH vom 13.01.2011, I ZR 125/07, BeckRS 2011, 18673 – Bananabay II

Der Gerichtshof betont in ständiger Rechtsprechung, dass es Sache des nationalen Gerichts sei, zu würdigen, ob nach dem Sachverhalt eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vorliegt oder vorliegen könnte (EuGH vom 22.09.2011, C-323/09, Interflora Inc u.a. / Marks & Spencer plc u.a. Rz. 46)
In dem der Bananaby II-Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte die Beklagte das Schlüsselwort „bananabay“ zur Aktivierung ihrer AdWordsanzeige gebucht. Die AdWords-Anzeige lautete:

„Erotikartikel für 0,00 € Rabattaktion bis 20.07.2006!
Ersparnis bis 85% garantiert
www.eis.de/erotikshop“

Die Klägerin war Inhaber der deutschen Wortmarke „Bananabay“. Der BGH hatte die Klage abgewiesen und hierzu ausgeführt (Rz. 26 f):

In der Anzeige, namentlich in dem dort aufgeführten Werbelink und in der Werbebotschaft, fehlt jeder Anhaltspunkt, der für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer den Schluss nahelegen könnte, die Anzeige stamme von der Klägerin oder zwischen dem Werbenden und der Klägerin bestünden wirtschaftliche Verbindungen. [27] Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort gebuchten Begriff “bananabay” als Suchwort ein, erscheint nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift “Anzeigen” gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigentext noch der aufgeführte Link “www.eis.de/erotikshop” enthalten einen Hinweis auf das eingegebene Marken-wort. Der angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrücklich mit einem ande-ren, als solches auch erkennbaren Zeichen (“eis”) gekennzeichnet.

Der Leitsatz der Bananabay II-Entscheidung lautet dementsprechend:

Gibt ein Dritter ein mit einer Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort an, damit bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für der Gattung nach identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten, entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint (Adwords-Werbung), liegt darin keine Benutzung der fremden Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domain-Name vielmehr auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.

Mit der MOST-Pralinen-Entscheidung hat der BGH jeztz seine liberale Haltung präzisiert und fortgesetzt. Auch nicht kennzeichnungskräftige (z.B. weil sie nur beschreibend sind) Bezeichnungen im  Anzeigentext oder Domain führen daher meistens nicht zu einer Markenrechtsverletzung, wenn weder Anzeigentext noch Domain die Marke enthalten.

Die Pressemitteilung des BGH vom 14.12.2012.

Update 06.02.13: Volltext der Entscheidung BGH Urteil vom 13. Dezember 2012 – I ZR 217/10 – MOST-Pralinen

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Rechtserhaltende Benutzung eingetragener Marken: Kann eine Marke („PROTI“) rechtserhaltend auch dann abweichend („PROTIPLUS“, „Proti Power“) von der Eintragung benutzt werden, wenn die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist?

EuGH Urteil v. 25.10.2012 – C-553/11 – Rintisch/Eder – PROTI

Marken müssen nach Ablauf der fünfjährige Benutzungsschonfrist benutzt werden. Die Nichtbenutzung kann als Einrede in einem Verletzungsprozess erhoben werden. Nicht benutzte Marken können aber auch aus dem Register gelöscht werden. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern ihr Image. Der Schutzumfang einer Marke folgt aber im Wesentlichen aus dem Register. Was passiert, wenn die Marke nicht mehr so benutzt wird, wie sie einmal im Register eingetragen wurde und darüber hinaus auch die veränderte Benutzung als neuere Marke im Register eingetragen ist? Kann mit der Benutzung der neuen Marke auch die ursprüngliche (meist wertvollere) Marke rechtserhaltend benutzt werden?

Der Fall: Der Kläger ist Inhaber der seit 1997 geschützten deutschen Wortmarke „PROTI“ für Eiweiß und verlangt von dem Beklagten Löschung der jüngeren deutschen Wortmarke „Protifit“, registriert u.a für Nahrungsergänzungsmittel. Der Beklagte hielt den Löschungsanspruch für unbegründet, weil die Marke PROTI überhaupt nicht rechtserhaltend benutzt worden sei. Der Kläger gab zu, dass zwar nicht „PROTI“, jedoch aber „PROTIPLUS“ und auch “Proti Power“ benutzt worden seien. Sowohl „PROTIPLUS“ als auch „Proti Power“ waren aber ihrerseits als Wortmarken eingetragen.

Schadet es einer Marke, wenn sie abweichend vom Registereintrag benutzt wird und diese abweichende Form ihrerseits als weitere Marke eingetragen ist?

Der EuGH hatte in der Entscheidung vom 13.9.2007 – C-234/06 – BAINBRIDGE festgestellt, dass eine eingetragene Marke „Bridge“ nicht durch die Verwendung der Bezeichnung „THE BRIDGE“ rechtserhaltend benutzt wird, wenn die Bezeichnung „THE BRIDGE“ ihrerseits als Teil einer Markenfamilie als Marke eingetragen ist.

Der EuGH hat nun in der PROTI-Entscheidung klargestellt, dass es einer Marke grundsätzlich nicht schadet, wenn sie in abweichender Form benutzt wird und diese abweichende Form wiederum als weitere Marke eingetragen ist. Mit einigen argumentativen Verrenkungen meint der EuGH nun, diese Entscheidung würde auch nicht im Widerspruch zur BAINBRIDGE-Entscheidung stehen: Die BAINBRIDGE-Entscheidung habe sich ausdrücklich auf Fälle bezogen, in der Schutz für eine Markenfamilie bzw. für „Serienzeichen“ beansprucht werde. In diesen Fällen könne die Benutzung einer Marke nicht als Beleg für die Benutzung anderer Marken derselben Markenfamilie herhalten.

In der PROTI-Entscheidung ging es nicht um eine Markenfamilie. Der EuGH ist daher der Ansicht, dass eine Marke auch in abweichender Form rechtserhaltend benutzt werden kann und zwar auch dann, wenn diese abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist. Diese abweichende rechtserhaltende Benutzung wiederum soll auf die Unterscheidungskraft der Ursprungsmarke keinen Einfluss haben.

Rechtserhaltende abweichende Benutzung: LEVI’S und die Stofffähnchen („Red Tabs“)

Die rechtserhaltende Benutzung wird den EuGH noch weiterhin beschäftigen. Mit der Stoffähnchen II-Entscheidung (BGH, Vorlagebeschluss v. 24.11.2011 – I ZR 206/10Stofffähnchen II) hatte der BGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob eine Marke rechtserhaltend auch dadurch benutzt werden kann, dass sie nur zusammen mit einer weiteren eingetragenen Marke als Gesamtzeichen benutzt wird.

Konkret ging es in einem Verletzungsverfahren um die „Red Tabs“ von LEVI’S. Hier ist (u.a.) sowohl das schlichte rote Stofffähnchen als Marke eingetragen, als auch das rote Stofffähnchen mit der zusätzlichen Aufschrift „LEVI’S“. Benutzt wird das rote Stofffähnchen aber mit der Aufschrift „LEVI’S“. Der EuGH wird hier die Frage zu beantworten haben, ob dadurch auch das unbeschriftete rote Stofffähnchen rechtserhaltend benutzt wird. Nur in diesem Fall können die Stofffähnchen der Beklagten, die mit „Colloseum“, „SM. JEANS“ bzw. „EURGIULIO“ beschriftet waren, eine Verletzung der in Form des unbeschrifteten Stofffähnchens eingetragenen Marke von LEVI’S sein.


Auch interessant:

BGH Dorzo

“Dorzo”, “PROTI” und das hochgestellte „®“ bei der rechtserhaltenden Benutzung

Eingetragenes Geschmacksmuster – Unvollständige oder widersprüchliche Eintragungen entwerten den Geschmacksmusterschutz: BGH Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe

1. Fallgruppe: Das Muster wurde nur teilweise als Geschmacksmuster eingetragen

Ein Fall aus der Praxis: Ein Unternehmen stellt Textildrucke her und entwirft auch eigene Dessins. Man entdeckt eines dieser eigenen Dessins, nunmehr konfektioniert, als Pullover in einem Onlineshop. Das wurde als Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet. Angemeldet und eingetragen wurde allerdings nur ein Ausschnitt des Musters. Nach erfolgloser Abmahnung wird der Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt.

Der Richter muss das Dessin so nehmen, wie es beim Amt eingetragen ist (vgl. für das deutsche Geschmacksmuster § 37 GeschmMG). Was aus der Eintragung nicht erkennbar ist, kann bei der Bestimmung des Schutzumfangs keine Rolle spielen.

Im Fall hatte der Richter das eingetragene Geschmacksmuster mit dem Muster des Nachahmers verglichen. Er war der Meinung, dass zwischen der eingetragenen Wiedergabe des Geschmacksmusters und dem Muster des Pullovers ein gewisser Abstand bestünde. Allein aufgrund des eingetragenen Geschmacksmusters hätte er die einstweilige Verfügung nicht erlassen. Zur Sicherheit wurde der Verfügungsantrag hilfsweise auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützt. Entscheidend für den Schutzumfang beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist das Muster, so wie es erstmals veröffentlicht wurde. Aufgrund des Hilfsantrags wurde die einstweilige Verfügung dann erlassen.

Die Eintragung ist für den Schutzumfang des eingetragenen Geschmacksmusters entscheidend. Mängel der Eintragung können bei einer Verletzung nicht mehr korrigiert werden.

Auch in den Nichtigkeitsverfahren vor den Ämtern ist sind die eingetragenen Abbildungen entscheidend. Was beispielsweise an einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster neu ist, muss sich aus den Bildmerkmalen selbst ergeben. Beschreibungen oder Farbangaben dürfen für den Schutzumfang nicht berücksichtigt werden (Entscheidung des HABM v. 20.2.2006 – ICD000001535 – Retsch/Kennex), sondern allenfalls bei der Auslegung (BGH: Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe).

2. Fallgruppe: Die Eintragung ist widersprüchlich – BGH: Urteil vom 08.03.2012 – I ZR 124/10 – Weinkaraffe

Geklagte hatte die Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters 000383757-0001. Eingetragen hatte sie das Muster teilweise mit Sockel

und teilweise ohne Sockel:

Die Beklagte vertrieb eine Weinkaraffe ohne Sockel

Der BGH hatte ein Geschmacksmusterverletzung verneint: Da die Eintragung widersprüchlich sei (einmal mit und einmal ohne Sockel) müsse der Schutzumfang ausgelegt werden. Eine solche Auslegung ergäbe, dass geschützt die Karaffe mit Sockel sei. Die Abbildungen ohne Sockel verdeutlichten lediglich die Gestaltung der Karaffe. Entscheidend für den Schutzumfang sei immer der Gesamteindruck. Die jeweiligen Elemente (Karaffe und Sockel) seien hier nicht isoliert schutzfähig. Weder das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht, noch deutsche Geschmacksmusterrecht würden einen Elementeschutz zulassen. Ein Schutz der isolierten Elemente sei ohne weiteres durch eine isolierte Eintragung (Art. 3 a Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung bzw. § 1 Nr1 GeschmMG) zu erhalten.

Tipp: Bei der Anmeldung zur Eintragung als Gemeinschaftsgeschmacksmuster können bis zu sieben verschiedene Ansichten des Musters eingereicht werden. Die deutsche Geschmacksmusterverordnung erlaubt bei der Anmeldung eines deutschen Geschmacksmusters sogar bis zu zehn Ansichten.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, um die Eigenart, d. h. die Unterscheidbarkeit, von anderen Mustern in mehren Abbildungen darzustellen. Was das Muster eigenartig macht, muss aus den Abbildungen hervorgehen. Bei dreidimensionalen Erzeugnissen empfiehlt sich nicht selten die Einreichung von Abbildungen des Erzeugnisses aus allen sechs Perspektiven.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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Tod des Double-Opt-Ins: OLG München Urteil vom 27.09.2012 – 29 U 1682/12 – Schon die erste Bestätigungsemail beim Double-Opt-In-Verfahren kann rechtswidrig sein – Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

OLG München Urteil vom 27.09.2012 – 29 U 1682/12: Nicht erst der anschließende Emailnewsletter, sondern bereits die Emailnachricht über die Bestätigung der Anmeldung zum Erhalt des Newsletters kann rechtswidrig sein

Update 28.08.2014: Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

Wer Emailnewsletter versendet, tut dies meistens an Adressen, die im Double-Opt-In-Verfahren generiert wurden: Wer den Emailnewsletter erhalten möchte, meldet sich unter Angabe seiner Emailadresse in einem Webformular an. Anschließend erhält er eine Bestätigungsemail, mit der er aufgefordert wird, durch anklicken eines Links die Emailadresse zu bestätigen. Dies galt bisher als sicherster Weg, um die erforderliche Einwilligung in den Erhalt von Werbeemails nachzuweisen. Auch die Rechtsprechung hatte diese erste Bestätigungsemail bisher noch nicht als wettbewerbswidrige unzumutbare Belästigung bzw. als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb angesehen (z.B. LG Berlin v. 30.11.2007, Az. 15 O 346/06; AG München v. 30.11.06, Az.161 C 29330/06).

OLG München: Schon die Bestätigungsemail ist rechtswidrig

Dem hat das Oberlandesgericht München nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schon die allererste Bestätigungsemail sei als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu verbieten, wenn eine Einwilligung in deren Erhalt nicht nachgewiesen werden kann. Einen Wettbewerbsverstoß hatte das Oberlandesgericht nur deswegen verneint, weil die absendende Kapitalanlagegesellschaft und die Empfängerin als Steuerberatungsgesellschaft keine Wettbewerber waren.

Mit dieser Entscheidung taugt das herkömmliche Double-Opt-In-Verfahren nicht mehr zur Generierung von Emailadressen. Denn ob eine über ein Webformular eingegebene Emailadresse tatsächlich auch von demjenigen stammt, der am Erhalt eines Newsletters interessiert ist oder vielleicht von einem unbekannten Dritten, wird sich kaum je nachweisen lassen.

Das Oberlandesgericht hatte die Revision zum BGH zugelassen. Der BGH wird sich ohnehin früher oder später mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Denn das OLG Celle widerspricht dem OLG München ausdrücklich:

Update 28.08.2014: Andere Ansicht OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14

In dem Urteil des OLG Celle vom 15.05.2014 – 13 U 15/14 ging es eigentlich um die Frage, ob eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, die auf den Versand an eine ganz bestimmte Emailadresse beschränkt ist, die Wiederholungsgefahr entfallen lässt. “Nein” sagte – wenig überraschend – das OLG Celle, denn damit sei die Wiederholungsgefahr aber nicht für “kerngleiche” Verletzungshandlungen untergegangen. Interessant ist aber, was das OLG Celle in dem Urteil eher beiläufig erwähnt. Es äußert sich nämlich exlizit zum Double-Opt-In-Verfahren und der widerspricht dem OLG München. Wörtlich heißt es in dem Urteil:

“Der Senat neigt dazu, das sog. double-opt-in-Verfahren als praxisgerechte Möglichkeit anzusehen, die Einwilligung in E-Mail-Werbung nachzuweisen. […] Der Senat neigt entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts München (Urteil vom 27. September 2012 – 29 U 1682/12 -, juris Tz. 51 ff.) auch dazu, die Übersendung einer Aufforderung zur Bestätigung im Rahmen des double-opt-in-Verfahrens nicht als unzulässige Werbung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG anzusehen”

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Nachahmungsschutz ohne Schutzrecht? Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen Plagiate: OLG Frankfurt, Urteil v. 01.12.2011 – 6 U 251/10 (für eine Bottega Veneta-Tasche) und OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11 (für einen Einkaufswagen)

Bisweilen kommt es vor, dass ein Produkt über die Jahre bekannt wird, ohne dass hierfür ein Schutzrecht existiert. Eine Marke wurde nicht registriert oder nicht auf dem Produkt aufgebracht, ein Geschmacksmuster wurde nicht registriert, vielleicht weil man mit dem Erfolg nicht gerechnet hatte, für das Entstehen eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist die Schutzdauer abgelaufen und urheberrechtliche Ansprüche scheiden aus, weil das Produkt nicht als Kunst angesehen wird. In diesen Fällen kommt noch der sog. „ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz“ (§ 4 Nr. 9 UWG in Betracht).

Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gilt zwar allgemein als „Notkrücke“. Es gibt aber Ausnahmen und durch die Auswahl des richtigen Gerichts kann man damit durchaus Erfolg haben. Zwei Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung:

1. Nachahmung einer Bottega Veneta-Tasche – OLG Frankfurt v. 1.12.2011 – 6 U 251/10

Die zur Gucci-Gruppe gehörende Klägerin verkauft hochwertige Damenhandtaschen. Die Taschen weisen ein „Intrecciato“ genanntes Flechtmuster auf und tragen kein Logo. Die Taschen kosten im Einzelhandel je nach Ausführung und Lederart zwischen € 3.000,00 und € 50.000,00. Verkauft werden davon jährlich in Deutschland ca. 150 Stück. Bei der Tasche, um deren Nachahmung es ging, handelte es sich um das Modell „Cabat“:

Bildquellen: Jeweils OLG Frankfurt v. 1.12.2011 – 6 U 251/10

Die Beklagte bot im Jahr 2009 in ihren Kaufhäusern deutschlandweit die folgende Tasche an:

Die Taschen kosteten € 50,00 je Stück.

Wettbewerbliche Eigenart

Die Rechtsprechung fordert als Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen Anspruchs eine „wettbewerbliche Eigenart“ und „besondere Umstände“, die die Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je größer der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen.

„Wettbewerbliche Eigenart“ wiederum liegt vor, wenn bestimmte Merkmale darauf hinweisen, dass das Produkt nur aus einem bestimmten Betrieb stammen könne. Das Produkt muss sich also von “Allerweltserzeugnissen” oder “Dutzendware” unterscheiden.

Die Klägerin hat diese Merkmale, wie auch in Geschmacksmusterprozessen üblich, beschrieben wie folgt:

Die Tasche
– weist eine rechteckige Grundform auf,
– ist auf einer rechteckigen Bodenplatte aufgebaut
– weist Seitenwände auf, die senkrecht ansteigen,
– weist zwei halbrunde U-förmige Tragegriffe auf,
– wobei die Tragegriffe aus längeren, mittig gefalteten Lederstreifen, in denen ein Wulst eingearbeitet ist und deren Ränder im Bereich der Grifffläche miteinander vernäht sind, bestehen
– und die aufgelassenen Ecken der Griffe wiederum in der Form eines kleinen Rechtecks mittels einer Naht entlang den Rändern und von Ecke zu Ecke über Kreuz mit der Tasche im vorderen Viertel der Tasche vernäht sind,
– besteht aus geflochtenen Lederstreifen, wobei
– die Flechtung aus gleich breiten, etwa 1 cm breiten Streifen besteht und
– die Flechtung von der Standfläche der Tasche aus betrachtet in einem 45° Winkel verläuft, wodurch ein rautenförmiges Muster erzeugt wird.

Bekanntheit des Originalprodukts

Das Produkt muss darüber hinaus auch zu einem gewissen Grad bekannt sein.

Diese Voraussetzungen sah das OLG Frankfurt als erfüllt an: Zwar hatte das Gericht Zweifel, ob den genannten Merkmalen der Tasche an sich schon „wettbewerbliche Eigenart“ zukomme. Denn sowohl das Flechtdesign als auch die Form seien bei vielen anderen Damenhandtaschen bekannt. Die wettbewerbliche Eigenart sei aber jedenfalls durch umfangreiche Berichterstattung in der Presse in den Jahren 2004 bis 2010 entstanden, unter anderem in Boulevard- und Frauenzeitschriften wie „Bunte” „Gala” oder „Für Sie”, in Modezeitschriften wie „Brigitte”, „Vogue” und „Elle” und in der Tagespresse wie „Handelsblatt”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” und „FAZ am Sonntag”, „Süddeutsche Zeitung”. Die Tasche sei daher nicht unerheblich bekannt gewesen. Die „unlauteren Umstände“ ergäben sich aus der identischen Übernahme der wesentlichen beschriebenen Gestaltungsmerkmalen. Auch die Tatsache, dass als Käuferinnen der Tasche angesichts der Preise nur wenige Frauen in Frage kämen, stünde dem nicht entgegen. Denn auch bei Frauen, die sich diese Tasche nicht leisten können, sei die Tasche aufgrund der Berichterstattung bekannt. Das OLG Frankfurt hatte daher die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

2. Nachahmung von Einkaufswägen – OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11: Rechtsverletzung auch ohne Herkunftstäuschung!

Das Oberlandesgericht Köln gilt seit Jahren als besonders aufgeschlossen gegenüber dem ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz. Daran hat sich auch durch den ruhestandsbedingten Wechsel im Vorsitz des 6. Zivilsenats nichts geändert. Das OLG Köln gewährt bisweilen auch für banale Erzeugnisse wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen Nachahmung. Ein Beispiel aus der jüngeren Rechtsprechung:

Die Klägerin vertreibt Einkaufswägen, darunter das Modell „EL“:

Bildquelle: OLG Köln, Urteil v. 13.01.2012 – 81 O 6/11

Die Beklagte bot „auf Anregung ihrer Kunden“ ein sehr ähnliches Modell an, dass mit dem Modell der Klägerin stapelbar war. Daran störte sich die Klägerin und beantragte (u.a.) ein gerichtliches Verbot, derartige Einkaufswägen anzubieten. Das Landgericht Köln hatte die Klage zunächst abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hiergegen hatte Erfolg.

Das OLG Köln hatte zunächst keine Bedenken, die wettbewerbliche Eigenart anzunehmen. Es seien zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für Einkaufswägen denkbar. Die Eigenart sei auch durch den erheblichen Erfolg des Modells gesteigert. Das Modell habe über Jahrzehnte eine guten Ruf erworben. Die unlauteren Umstände folgten auch aus der nahezu identischen Übernahme der an sich frei wählbaren Gestaltungselemente.

Das Besondere an diesem Fall: Das OLG Köln hatte Ansprüche aus ergänzendem wettbewerblichen Leistungsschutz bejaht, obwohl es selbst eine Herkunftstäuschung ausgeschlossen hatte. Denn Einkaufswägen würden nur von Einkäufern großer Ketten von Einkaufsmärkten gekauft. Diese würden aber Hersteller von Einkaufswägen nicht verwechseln.

Der Fall ist daher nicht ohne weiteres verallgemeinerungsfähig. Die bisherige Rechtsprechung hat Ansprüche aus ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz nur gewährt, wenn über die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb getäuscht wurde. Das OLG Köln hat daher in diesem Fall die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

UPDATE: BGH “Einkaufswgen III” – Keine Herkuftstäuschung, aber Rufausnutzung

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 17.07.2013, I ZR 21/12 – Einkaufswagen III, ebenso wie das OLG Köln eine Gefahr von Herkunftsverwechslung (§ 4 Nr. 9 Buchstabe a UWG) verneint. Es hat aber grundsätzlich eine unlautere Rufausnutzung (§ 4 Nr. 9 Buchstabe b, 1. Alt. UWG) angenommen, gleichwohl dennoch die Sache an das OLG Köln zurückverwiesen: Er hatte nämlich im Urteil des OLG Köln “bei der notwendigen Gesamtabwägung” ein Interesse der Beklagten “an einer optischen Kompatibilität mit den Einkaufswagen der Klägerin” vermisst. Die Beklagte habe ein Interesse daran, ihre Einkauswägen mit denjenigen der Klägerin kompatibel anzubieten, weil Abnehmer solcher Einkaufswägen auch auf die Ersatzteilsituation achteten und sonst der Marktzutritt unzumutbar erschwert würde.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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BGH v. 16.8.2012 – I ZR 74/10 – Gartenpavillon: Wann ist ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch neu und wer muss Nachahmung beweisen?

UPDATE: Der EuGH hat 13.02.2014 auf die Vorlagefragen des BGH entschieden
EuGH v. 13.02.2014 – C-479/12 – H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG gegen Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH:

1. Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte, wenn Abbildungen dieses Geschmacksmusters an in diesem Wirtschaftszweig tätige Händler verteilt wurden, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.

2. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster, obwohl es Dritten ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung der Vertraulichkeit zugänglich gemacht wurde, den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte, wenn es nur einem einzelnen Unternehmen dieses Wirtschaftszweigs zugänglich gemacht wurde oder nur in einem Ausstellungsraum eines außerhalb des Unionsgebiets ansässigen Unternehmens ausgestellt wurde, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.

3. Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines geschützten Gemeinschaftsgeschmacksmusters nachzuweisen hat, dass die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung dieses Musters ist. Wenn jedoch das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht feststellt, dass der Umstand, dass die Beweislast den Inhaber dieses Geschmacksmusters trifft, geeignet ist, die Beweisführung praktisch unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren, muss es, um die Einhaltung des Effektivitätsgrundsatzes sicherzustellen, alle ihm nach dem nationalen Recht zu Gebote stehenden Verfahrensmaßnahmen ausschöpfen, um diese Schwierigkeit zu beheben, einschließlich gegebenenfalls der Vorschriften des nationalen Rechts, die eine Anpassung oder Erleichterung der Beweislast vorsehen.

4. Die Verjährung und die Verwirkung, die einer gemäß Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 6/2002 erhobenen Klage zur Verteidigung entgegengehalten werden können, unterliegen dem nationalen Recht, das unter Beachtung des Äquivalenz- und des Effektivitätsgrundsatzes angewandt werden muss.

5. Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass Anträge auf Vernichtung der rechtsverletzenden Erzeugnisse dem Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des Mitgliedstaats unterliegen, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen. Anträge auf Ersatz des durch die Handlungen des Verletzers entstandenen Schadens sowie auf den Erhalt von Auskünften über diese Handlungen zum Zweck der Bestimmung dieses Schadens unterliegen gemäß Art. 88 Abs. 2 dieser Verordnung dem nationalen Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des angerufenen Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts.

BGH v. 16.8.2012 – I ZR 74/10 – Gartenpavillon: Wann ist ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster noch neu und wer muss die Nachahmung beweisen?

Der BGH fragte per Vorlagebeschluss vom 16.08.2012 den EuGH:

  • Entsteht ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch durch Offenbarungen gegenüber Händlern?
  • Ist ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Gartenpavillon) noch neu, wenn zuvor ein ähnliches chinesisches Modell nur einem einzigen belgischen Händler bekannt war?
  • Wer muss die Nachahmung beweisen?

Außerdem: Fragen zur Verjährung und zur Verwirkung

Der Vorlagebeschluss des BGH an den EuGH vom 16.08.2012, I ZR 74/10 – Gartenpavillon, wurde am 25.10.2012 veröffentlicht. Er enthält wesentliche Fragen zum nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster:

  1. Sind auch Händler die “in der Union tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs“?
  2. Ist es neuheitsschädlich, wenn
    – ein mit einem nicht eingetragenem Gemeinschaftsgeschmacksmuster wesentlich übereinstimmendes Muster zuvor an einen belgischen Händler versandt wurde oder
    – in China ausgestellt wurde?
  3. Wer muss beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster eigentlich beweisen, dass das ähnliche Muster eine Nachahmung ist?
  4. Wann verjährt der Unterlassungsanspruch beim nicht eingetragenen Gemeinsschaftsgeschmacksmuster und wann tritt Verwirkung ein?
  5. Kann ein deutsches Gericht Auskunft, Schadensersatz und Vernichtung für das gesamte Gebiet der Europäischen Union anordnen?

 1. Ensteht das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch durch Kenntnismöglichkeit von Händlern?

Der Kläger vertreibt den folgenden Gartenpavillon „Elégance“:

Gartenpavillon “Elégance” des Klägers

Abbildung dieses Gartenpavillon wurde im April/Mai 2005 in 300 bis 500 „Neuheitenblätter“ des Klägers an Händler und andere potenzielle Kunden verteilt.

Ein Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht, wenn es den „in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs“ im normalen Geschäftsverkehr bekannt sein konnte (Art. 11 Abs. 2 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung – GGV). Zu diesen Fachkreisen zählt man meistens Designer, Produktentwickler und Marketingveranwortliche (z.B. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl. Art. 7 Rn. 16).

Ob auch Händler zu diesen Fachkreisen gehören, war bisher nicht geklärt. Teilweise verlangt man nämlich bei den Fachkreisen, dass diese auf das Produktdesign Einfluss nehmen können, indem sie „gestalterisch mitwirken“ können.

Der BGH neigt zwar zu der Auffassung, dass auch Händler zu diesen Fachkreisen gehören, hat aber dennoch diese Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt.

2. Wann ist eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich?

a. Ist eine Vorveröffentlichung in einer abseitigen chinesischen Provinzstadt neuheitsschädlich?

Der Beklagte bot den folgenden Gartenpavillon „Athen“ an:

Gartenpavillon “Athen” des Beklagten

Dieser Gartenpavillon wurde bereits vor der möglichen Entstehung des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, nämlich im März 2005, bei der chinesischen Herstellerin in einer abseits gelegenen chinesischen Stadt präsentiert.

Die Frage war daher als nächstes: War das eventuell entstandene nicht eingetragenes Gemeinschaftgeschmacksmuster der Klägerin noch neu. Ein weltweit zuvor veröffentlichtes, im Wesentlichen identisches, Muster würde nämlich verhindern, dass ein Schutz als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ensteht. Ein solches zuvor irgendwo veröffentlichtes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist aber dann nicht neuheitsschädlich, wenn es den betreffenden europäischen Fachkreisen gar nicht bekannt sein konnte (Art. 7 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 GGV). Der BGH neigte hier zu der Auffassung, dass die Vorveröffentlichung bei dem chinesischem Hersteller dem Entstehen eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht schaden könne. Denn eine abseits gelegene chinesische Provinzstadt würde üblicherweise vom europäischen Markt nicht beobachtet werden. Der BGH will aber auch hier diese Frage letztendlich vom EuGH beantwortet wissen.

b. Ist ein Versand zu einem belgischen Importeur neuheitsschädlich?

Der Gartenpavillon des Beklagten war aber auch bereits im März 2005 nach Europa an einen Importeur in Belgien versandt worden. Hier war die Frage, ob es bereits dann neuheitsschädlich ist, wenn ein ausgewähltes Fachpublikum (der belgischen Importeur) das Geschmacksmuster kannte, oder ob der Kreis des Fachpublikums breiter angelegt sein muss. Der BGH neigte auch hier dazu, dass es der Neuheit nicht schadet, wenn das Geschmacksmuster nur einem Mitglied dieser Fachkreise bekannt war, fragt aber auch hier vorsichtshalber den EuGH.

3. Die Beweislast beim Parallelentwurf – Wer muss die Nachahmung beweisen?

In dem Prozess hatte der Beklagte außerdem behauptet, der Pavillon „Athen“ sei ab Anfang 2005 eigenständig von dem chinesischen Hersteller entworfen worden, ohne dass dieser den Pavillon „Elégance“ kannte. Bekanntlich kann der Inhaber eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht gegen ein Parallelmuster vorgehen, dessen Entwerfer das andere Muster nicht gekannt haben konnte (Art. 19 Abs. Abs. 2 GGV). Nach Ansicht des BGH muss nach dem Gesetz der Inhaber des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters beweisen, dass das gegnerische Muster eine Nachahmung ist. Nach der bisherigen Rechtsprechung hilft dem klagenden Geschmacksmusterrechtsinhaber aber nach zivilprozessualen Grundsätzen der „Beweis des ersten Anscheins“: Wenn die gegenüberstehenden Muster wesentlich übereinstimmen, soll sich die Beweislast umkehren. Dann muss der potenzielle Nachahmer beweisen, dass  er sein Muster selbständig  und ohne Kenntnis des anderen Geschmacksmusters entworfen hat. Der BGH hat dennoch auch diese Frage dem EuGH zur Beantwortung vorgelegt.

4. Wann verjähren die Ansprüche aus einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster und wann sind diese Ansprüche verwirkt?

Die Gemeinschaftgeschmacksmusterverordnung enthält keine Vorschrift zur Verjährung und zur Verwirkung des Unterlassungsanspruchs. Der BGH hat daher ich auch diese Fragen dem EuGH zur Beantwortung vorgelegt.

5. Die Folgeansprüche (Auskunft, Schadensersatz, Vernichtung): Kann ein deutsches Gericht hier überhaupt europaweit geltende Anordnungen erlassen?

Die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung behandelt explizit nur den Unterlassungsanspruch. Ein deutsches Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht kann daher nach einhelliger Ansicht ein europaweites Verbot anordnen. Die wichtigen Folgeansprüche (Auskunft, Schadensersatz und Vernichtung) werden aber in der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung nicht geregelt. Dort wird vielmehr auf das jeweilige nationale Recht verwiesen (Art. 89 Abs. 1 d, Art. 88 Abs. 2 und Abs. 3 GGV). Der BGH fragt daher, ob ein nationales Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht auch für die Folgeansprüche eine europaweit geltende Anordnung erlassen kann.

Es ist zweifelhaft, ob der EuGH dem BGH alle vorgelegten Fragen beantwortet. Der EuGH nimmt grundsätzlich keine Stellung zu Fragen, die nach nationalem materiellem Recht oder nationalen prozessualen Grundsätzen zu beantworten sind. Auslegung und Anwendung nationalen Rechts sei Aufgabe der nationalen Gerichte. Nationales Recht dürfte hier zumindest die Fragen nach der Beweislastumkehr und die Fragen nach der Verwirkung betreffen und wohl auch die Frage, ob die Folgeansprüche europaweit geltend gemacht werden können.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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