Abmahnkosten sind immer mit Mehrwertsteuer zu berechnen – Vorsteuerabzugsberechtigung irrelevant – BFH v. 21.12.2016 – XI R 27/14

Fehlt hier noch: Die Umsatzsteuer ("Mehrwertsteuer")

Fehlt hier noch: Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

Abmahnungen, gleich ob im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht oder wegen Verletzung von Schutzrechten (z.B. Marken, Designs, Patenten) sind für den Abmahnenden stets eine umsatzsteuerpflichtig Leistungen. Zahlt ein Abgemahnter aufgrund einer Abmahnung, so sind diese Zahlungen umsatzsteuerrechtlich als Entgelt im Rahmen eines steuerbaren Leistungsausstauschs zu qualifizieren. Solche Zahlungen sind keine (nicht steuerbaren) Schadensersatzzahlungen. Das hat der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 21.12.2016 entschieden (BFH v. 21.12.2016 – XI R 27/14).

Die Konsequenz: Ein Abmahnender muss seine beanspruchten Abmahnkosten vom Gegner immer mit Mehrwertsteuer einfordern, unabhängig davon, ob der Abmahnende vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht. Außerdem stellen die Abmahnkosten  steuerpflichtigen Umsätze dar. Im Fall einer Betriebsprüfung drohen Nachzahlungen für zurückliegende Jahre.

Rechtsanwalt hatte Rechtsanwaltsgebühren ohne Mehrwersteuer gefordert

Der Fall: Eine GmbH handelte mit Hard- und Software und ließ mehrfach Wettbewerber wegen fehlerhafter Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) abmahnen. Der hierfür beauftragte Rechtsanwalt hatte in den Abmahnungen seine Rechtsanwaltsgebühren eingefordert, allerdings lediglich als Nettobetrag (wie im Bildbeispiel oben). Die Umsatzsteuer wurde nicht eingefordert weil die GmbH vorsteuerabzugsberechtigt war.

Nachdem die Zahlungen bei dem beauftragten Rechtsanwalt eingingen, stellte dieser an die GmbH seine Honorarrechnung abzüglich der erhaltenen Zahlungen. Er berechnete seiner Mandantin also lediglich die Mehrwertsteuer. Das zuständige Finanzamt führte bei der GmbH eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung durch. Es war der Ansicht, die Abmahnungen seien Leistungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 UstG. Mit einem Änderungsbescheid über Umsatzsteuer wurden die steuerpflichtigen Umsätze um die Abmahnkosten erhöht. Die steuerpflichtigen Umsätze der GmbH erhöhten sich dadurch im Jahr 2006 um 5.298,50 EUR und im Jahr 2007 um 42.980,35 EUR. Die GmbH legte gegen die Steuerbescheide Einsprüche ein.

Abmahnkosten sind umsatzsteuerpflichtige Leistungen

Die Einsprüche blieben letztendlich auch vor dem Bundesfinanzhof erfolglos. Der Bundesfinanzhof knüpfte zunächst an seine Rechtsprechung zu den Abmahnvereinen (z.B. Wettbewerbszentrale) an. Diese würden eine Leistung gegen Entgelt im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 UstG erbringen. Der Aufwendungsersatz sei Gegenleistung für die Abmahnleistung des Abmahnvereins (BFHE 201, 339, BStBl II 2003, 732). Dies sei bei der GmbH genau so gewesen. Auch hier seien die Abmahnungen steuerbare und steuerpflichtige Leistungen. Denn die GmbH habe ihren Mitbewerbern mit der Abmahnung einen Weg gewiesen, wie diese ohne gerichtliche Hilfe den Streit beilegen konnten. Dies sei ein konkreter Vorteil, der zu einem Verbrauch im Sinne des gemeinsamten Mehrwertsteuerrechts führe. Die berechneten Abmahnkosten in Gestalt der Rechtsanwaltsgebühren seien daher steuerpflichtige Umsätze. Diese seien umsatzsteuerpflichtig.

Umsatzsteuerpflicht nicht nur für wettbwerbsrechtliche Abmahnungen

Der BFH stellte klar, dass diese Grundsätze immer dann gelten, wenn ein Unternehmer für einen anderen als Geschäftsführer ohne Auftrag tätig wird und hierfür Aufwendungsersatz fordern kann. In der Konsequenz werden daher alle Abmahnungen wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht sowie Abmahungen wegen Verletzungen von Schutzrechten (z.B. Markenrechtsverletzungen) als steuerpflichtige Leistungen qualifiziert werden.

Eine Bombe für Massenabmahner

Für Massenabmahner gleicht das Urteil einer Bombe. Diese müssen nun im Fall einer Betriebsprüfung mit hohen Nachzahlungen der Finanzämter rechnen. Manchen der nicht selten ohnehin klammen Massenabmahner dürfte dies finanziell das Genick brechen. Die Finanzverwaltungen jedenfalls setzen das Urteil ab sofort um.

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Versender von O2-Werbeemails muss 11.000,00 Euro Vertragsstrafe bezahlen – OLG München v. 23.01.2017 – 21 U 4747/15 – Vertragsstrafe wegen unverlangter Werbe-E-Mails

Der Versender von O2-Werbeemails, u.a. für „O2-Freikarten“, muss für den Versand von 22 Werbeemails Euro 11.000,00 an deren Empfänger bezahlen.

 

Marke O2 Freikarte

Der Fall: Weil sie im Jahr 2011 Werbeemails ohne Einwilligung versandt hatte, hatte die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Anschließend hatte sie zahlreiche Emailnachrichten an verschieden Emailadressen des Klägers versandt. Dieser verlangte daher von der Beklagten für jede dieser Emailnachrichten eine Vertragsstrafe. Für 22 dieser Emailnachrichten sprach das Oberlandesgericht München dem Kläger eine Vertragsstrafe von insgesamt Euro 11.000,00 zu.

Nur konkrete Emailadresse von strafbewehrten Unterlassungserklärung erfasst?

Zunächst ging es in dem Rechtsstreit um den Umfang der Unterlassungspflicht. Die Werbemails der Beklagten gingen an verschiedene Emailadressen des Klägers. In seiner Abmahnung hatte er die Beklagte aufgefordert, es zu unterlassen

„Emails jeglicher Art an E-Mail-Adressen zu ….@m….de zu senden.“

Laut Unterlassungserklärung verpflichtete sich die Beklagte, es künftig zu unterlassen,

„ihn [den Beklagten] zum Zweck der Werbung zu o2 Produkten per Email zu kontaktieren“.

Die Beklagte meinte daher, eine Vertragsstrafe müsse sie nur bezahlen, wenn ihre Werbeemail an eben diese Adresse eingegangen sei. Denn nach Ansicht des OLG Celle (OLG Celle v. 15.05.2014 – 13 U 15/14 – E-Mail Werbung) könne eine Unterlassungserklärung, die ausdrücklich nur für eine konkrete Emailadresse abgegeben wurde, eben nur für Emailwerbung an jene Emailadresse einen Vertragsstrafeanspruch entstehen lassen (freilich mit der Folge, dass eine solche Unterlassungserklärung auch die Wiederholungsgefahr nicht entfallen lässt, vgl. OLG Celle a.a.O.).

Das OLG München widersprach: Denn der Kläger hatte es sich vor dem Prozess der Beklagten gegenüber die Zusendung von E-Mails an „real und nicht real existierende Benutzer auf meiner Domain“ zu unterlassen. Unter diesem Gesichtspunkt müsse die strafbewehrte Unterlassungserklärung der Beklagten ausgelegt werden. Sie kann daher nur so verstanden werden, dass mit dem Wort „ihn“ [zu kontaktieren], alle Emailadressen des Klägers gemeint waren.

Bestätigungsemail im Double-Opt-Verfahren als Werbeemail?

Ein Teil der strittigen Emailnachrichten, waren an den Kläger im sog. „Double-Opt-In“-Verfahren versandt worden. Nur kurz nahm das OLG München daher Stellung zu seinem umstrittenen Urteil, wonach auch eine Bestätigungsemail, mit der im Double-Opt-In-Verfahren der Adressat einer in einem Onlineformular eingegebenen Emailadresse gefragt wird, ob tatsächlich Emailwerbung erhalten wolle, Emailwerbung sei (OLG München v. 27.09.2012, 29 U 1682/12). Andere Oberlandegerichte lehnen diese Auffassung ab (OLG Celle, Urteil vom 15.05.2014, Az. 13 U 15/14 – E-Mail-Werbung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.03.2016, Az. 15 U 64/15 – Werbeanfragen im Reisebuchungssystem).

Im Fall kam es darauf nicht an. Denn die Beklagte konnte schon nicht nachweisen, dass es überhaupt eine Anfrage gegeben hatte, die eine solche Bestätigungsemail hätte auslösen können. Zwar sagte ein Zeuge der Beklagten aus, eine Double-Opt-In-Anfrage werde grundsätzlich nur versandt, wenn eine O2-Freikarte online bestellt worden sei. Er konnte aber nicht sagen, ob eine Bestellung auch unter eben jener Emailadresse aufgegeben wurde. Das nachzuweisen sei aber Sache des Emailversenders, so das OLG München.

Dokumentationspflichten im Double-Opt-In-Verfahren nach BGH v. 10.02.2011 – I ZR 164/09 – Double-opt-in-Verfahren

Der Versender einer Bestätigungsemail im Double-Opt-In-Verfahren muss den erstmaligen Kontakt des Adressaten beweisen und dokumentieren. Das OLG München verwies hierbei auf die Anforderungen, die der BGH hierfür aufstellt (BGH v. 10.02.2011 – I ZR 164/09 – Double-opt-in-Verfahren). In diesem Urteil hatte der BGH klargestellt, dass jede einzelne Einverständniserklärung des Verbrauchers vollständig dokumentiert werden muss. Wer die Einwilligung in Form eines Online-Gewinnspiel generieren möchte, muss zunächst die Formulareintragung dokumentieren und auch die Versendung der Bestätigungsemail an eben die eingegebene Adresse. Es reicht hierbei nicht, nur die IP-Adresse zu dokumentieren (BGH.a.a.O.).

Die Beklagte konnte schon diesen Erstkontakt nicht beweisen. Daher seien die Emails an den Kläger in jedem Falle Werbung. Für insgesamt 22 nachgewiesen Werbe-Emails an den Beklagten verurteilte das OLG München deren Versender zur Bezahlung von € 500,00 je Email, insgesamt also € 22.000,00.

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AdWords-Anzeige mit Marke in „Subdomain“ muss auf Landingpage überwiegend Angebote dieser Marke enthalten OLG Frankfurt v. 02.02.2017 – 6 U 209/16 – Irreführung durch Aufnahme einer Marke in die Subdomain einer „google“-Anzeige

AdWords Logo

Der Fall: Die Parteien eines  einstweiligen Verfügungsverfahrens handeln im Internet mit Büroartikel. Der Antragsgegner schaltete AdWords-Anzeigen, die im Wesentlichen so gestaltet waren:

Post-It-AdWordanzeige

Irreführung durch „Subdomain“ einer Landing Page?

Der Antragsgegner meinte, bei einer „Subdomain“ „www.example.com/Post-It“ (tatsächlich handelt es sich bei dem Teil der URL „/Post-It“ nicht um eine Subdomain, sondern um einen Verzeichnispfad) erwarte man, dass auf der Zielseite (Landing Page) jedenfalls überwiegend Artikel der Marke „Post-It“ angeboten würden.

Tatsächlich waren auf der Landing Page nur 5 Artikel der Marke Post-It angeboten worden, hingegen 55 Haftzettel anderer Marken. Dies sei eine Irreführung nach § 5 UWG.

Marke in Subdomain suggeriert überwiegend Angebote dieser Marke

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main gab dem Antragsteller Recht: In der Anzeige war mehrfach die Marke „Post It“ verwendet worden. Der angezeigte Linktext der auf die Zielseite verwies, enthielt ebenfalls als „Subdomain“ die Marke „Post-It“. Man würde daher erwarten, dass auschließlich oder zumindest zu mehr als 50% Werbeartikel der Marke „Post-It“ zu finden sind (OLG Frankfurt, Urteil v. 02.02.2017 – 6 U 209/16Irreführung durch Aufnahme einer Marke in die Subdomain einer „google“-Anzeige).

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Drei nutzlose Designanmeldungen und was man aus Ihnen lernen kann

Bekanntlich prüfen weder das Deutsche Patent und Markenamt (DPMA), noch das europäische Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), ob ein angemeldetes Muster überhaupt als eingetragenes Design oder eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster schutzfähig ist.

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Textilkennzeichnung: „Acryl“ und „Acrylic“ statt „Polyacryl“ ist wettbewerbswidrig, „Cotton“ statt „Baumwolle“ aber nicht – OLG München v. 20.10.2016 – 6 U 2046/16 – Aryl und Cotton als Textilkennzeichnung

Jogginghose Cotton

Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG  verkaufte Jogginghosen, die in der oben abgebildeten Verpackung geliefert wurden. Als Information über die Textilfaserzusammensetzung war darauf zu lesen:

„52% Cotton 40 % Polyester 8 % Acrylic“

Angeboten wurden die Jogginghosen im Onlineshop:

Jogginghose Acryl

Die Produktbeschreibung enthielt für die Textilfaserzusammensetzung u.a. folgende Hinweise:

„Material: 52% Baumwolle, 40% Polyester, 8% Acryl“

Ein großer deutscher Bekleidungshersteller beanstandete in einem einstweiligen Verfügungsverfahren eine falsche Textilfaserbezeichnung. Die richtige Bezeichnung nach der Textilkennzeichnungsverordnung laute „Polyacryl“ und nicht etwa „Acryl“ oder „Acrylic“. Auch die Bezeichnung „Cotton“ sei nicht erlaubt. Es müsse richtigerweise „Baumwolle“ heißen. Denn Art. 16 Abs. 3 Unterabsatz 1 Textilkennzeichnungsverordnung schreibe vor, dass in der jeweiligen Amtssprache des Mitgliedsstaates zu kennzeichnen sei. Das Oberlandesgericht München gab dem Bekleidungshersteller teilweise Recht (Urteil v. 20.10.2016, Az. 6 U 2046/16 – Acryl und Cotton als Textilkennzeichnung):

Textilkennzeichnungspflicht gilt für Hersteller und Händler

Zunächst muss nicht nur der Hersteller, sondern auch der Händler richtig kennzeichnen (Art. 15 Abs. 3 Textilkennzeichnungsverordnung), und zwar auch in Internetangeboten (Art. 16 Abs. 2 S. 2 Textilkennzeichnungsverordnung).

„Acryl“ und „Acrylic“ ist wettbewerbswidrig

Als Faserzusammensetzungen auf Kennzeichnungen und Etiketten dürfen nur die in der Textilkennzeichnungsverordnung genannten Bezeichnungen benutzt werden. Nr. 26 im Anhang I der Textilkennzeichnungsverordnung sehe aber den Begriff „Polyacryl“ vor und nicht „Acryl“, so das OLG München. Der  Begriff „Acryl“ könne auch nicht ohne weiteres mit „Polyacryl“ gleichgesetzt werden. Denn Nr. 29 des Anhangs zur Textilkennzeichnungsverordnung nenne auch die Faser „Modacryl“. Ein Verbraucher könne daher nicht wissen, ob mit „Acryl“ nun „Polyacryl“ oder aber „Modacryl“ gemeint sei. Dieser Verstoß gegen die Textilkennzeichnungsverordnung sei zugleich ein spürbarer Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.

OLG München: „Cotton“ statt „Baumwolle“ nicht wettbewerbswidrig

Abgewiesen hatte das OLG München den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, soweit er die Bezeichnung „Cotton“ statt „Baumwolle“ betraf. Es sei zwar richtig, dass nach Art. 16 Abs. 3 Textilkennzeichnungsverordnung die Textilfaserzusammensetzung in der jeweiligen Amtssprache des Mitgliedsstaates angegeben werden müsse. § 4 Abs. 1 TextilkennzeichnungsG ordnet dementsprechend eine Kennzeichnung „in deutscher Sprache“ an. Dieser Verstoß sei aber dennoch nicht wettbewerbswidrig. Denn hinzukommen müsse auch, dass der durchschnittliche Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst werde, die er sonst nicht getroffen hätte (§ 5a Abs. 2 Nr. 2 UWG). Dieses Erfordernis hatte die Rechtsprechung bis zur letzten Reform des UWG im Jahr 2015 als „Spürbarkeitserfordernis“ (§ 3 UWG a.F.) behandelt.

Das OLG München meinte hier, der Begriff „Cotton“ würde von „breitesten Bevölkerungskreisen“ als „Baumwolle“ verstanden werden. Daher könne ein Verbraucher auch nicht zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst werden, die er sonst nicht getroffen hätte. Der Verstoß sei daher nicht „spürbar“. Dem Verbraucher sei daher eine wesentliche Information nicht vorenthalten worden. Schließlich sei als Materialzusammensetzung „Cotton“ genannt worden.

Andere Gerichte hätten wohl anders entscheiden

Entscheidung veranlasst werden, die er sonst nicht getroffen hätte. Der Verstoß sei daher nicht Der 6. Zivilsenat des OLG München war sich wohl bewusst, dass diese Entscheidung längst nicht so eindeutig ist, wie es die Urteilsformulierung erscheinen lässt. Immerhin hatte das Gericht in der Entscheidung eine entgegengesetzte Entscheidung des 29. Zivilsenats des OLG München selbst erwähnt. In dieser Entscheidung (Urteil v. 18.02.2016 – 29 U 2899/15) war ein formaler Verstoß als „spürbar“ qualifiziert worden. Auch das Oberlandesgericht Köln hält Verstöße die Pflicht zur Information über die Textilfaserzusammensetzung für wesentlich. Solche Informationen düften dem Verbraucher nicht vorenthalten werden und ein Verstoß hiergegen sei stets „spürbar“ (OLG Köln v. 19.6.2015 – 6 U 183/14 – Textilkennzeichnung  bei Amazon. Schließlich hält auch der BGH selbst unklare Informationen als Verstöße gegen wesentliche Informationspflichten  (BGH, Urt. v. 4.2.2016 – I ZR 194/14  – Fressnapf, Rz. 23).

Wer also ein Produkt anbietet, dass Baumwollfasern enthält, sollte es auch mit „Baumwolle“ kennzeichnen und nicht etwa mit „Cotton“. Grundsätzlich sollten nur die Bezeichnungen benutzt werden, die im Anhang I der Textilkennzeichnungsverordnung aufgeführt sind. Verstöße gegen die Textilkennzeichnungsverordnung werden nämlich nicht nur wie hier von Wettbewerbern beanstandet, sondern auch von den Wettbewerbsverbänden.

Die notarielle Unterlassungserklärung – Ernsthaft ohne Vertragsstrafe? Erfahrung mit einer Exotin

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Zweck einer Unterlassungserklärung

Wer ein Schutzrecht (z.B. Marke, Design bzw. Geschmacksmuster, Patent) verletzt oder gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hat, bei dem vermutet man, dass er es wieder tun kann. Das ist die Vermutung der sogenannten “Wiederholungsgefahr“. Diese Vermutung kann nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden (z.B. BGH v. 9.11.1995 – I ZR 212/93Wegfall der Wiederholungsgefahr I). Diese Grundsätze gelten auch für alle anderen Unterlassungsansprüche.

Arten von Unterlassungserklärungen

Eine Unterlassungserklärung muss an sich “strafbewehrt” sein (“strafbewehrte Unterlassungserklärung”). Sonst wird sich nicht als ernsthaft angesehen und die Wiederholungsgefahr (genauer: deren Vermutung) bleibt bestehen. Das heißt: Für jeden künftigen Verstoß gegen die Pflicht, das Schutzrecht nicht mehr zu verletzen oder das wettbewerbswidrige Verhalten einzustellen, muss der Rechtsverletzer (Unterlassungsschuldner) eine Vertragsstrafe versprechen.

Üblicherweise wird entweder eine feste Vertragsstrafe (z.B. € 10.000,00) versprochen. Der Verletzer kann aber auch eine Vertragsstrafe nach (neuem) “Hamburger Brauch” versprechen. Hier wird es zunächst dem Gegner (Unterlassungsgläubiger) überlassen, für einen künftigen Verstoß eine konkrete Vertragsstrafe von dem Verletzer zu verlangen. Gleichzeitig wird vereinbart, dass man es von einem Gericht überprüfen lassen kann, ob die verlangte Vertragsstrafe angemessen hoch oder etwa zu hoch ist.

Eine dritte Art ist die sog. “notarielle Unterlassungserklärung”. Hier wird zunächst überhaupt keine Vertragsstrafe versprochen. Vielmehr unterwirft sich der Verletzer in einer notariellen Unterlassungserklärung der sofortigen Zwangsvollstreckung. Damit hieraus ein scharfes Schwert wird, muss dann der Unterlassungsgläubiger bei Gericht einen Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln erwirken. In gerichtlichen Urteilen oder Beschlussverfügungen ist diese Androhung üblicherweise schon enthalten. Das Verfahren mit einer notariellen Unterlassungserklärung ist damit sozusagen ein Zwitterwesen zwischen vertraglicher Unterlassungspflicht und gerichtlichem Titel.

Verstöße gegen die notarielle Unterlassungserklärung lösen keine Vertragsstrafe aus

Erst nach Zustellung des beantragten Ordnungsmittelandrohungsbeschlusses kann der Unterlassungsgläubiger bei zukünftigen Verstößen wie bei einem gerichtlichen Unterlassungsurteil gegen den erneuten Verletzer die Zwangsvollstreckung betreiben, indem er beispielsweise gerichtlich ein Ordnungsgeld (vgl. § 890 ZPO) festsetzen lässt. Ein solches Ordnungsgeld flösse dann aber nicht wie bei einer strafbewehrten Unterlassungserklärung an den Gegner, sondern in die Staatskasse. Der Anreiz für den Unterlassungsgläubiger, künftige Verstöße gegen eine Unterlassungserklärung zu verfolgen, kann also bei einer notariellen Unterlassungserklärung geringer sein, weil Verstöße sein eigenes Vermögen nicht mehren können. Soweit die Theorie.

Die notarielle Unterlassungserklärung in der Rechtsprechung: BGH v. 21.04.2016 – I ZR 100/16Notarielle Unterlassungserklärung

Der BGH hält eine notarielle Unterlassungserklärung grundsätzlich für geeignet, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen (BGH v. 21.04.2016 – I ZR 100/15Notarielle Unterlassungserklärung, Rz. 30). Voraussetzung: Die notarielle Unterlassungserklärung ist ernsthaft, indem der Verletzer erklärt, die Kosten der anschließenden Ordnungsmittelandrohung tragen zu wollen. Die Tücken stecken aber im Detail, vor allem im zeitlichen Ablauf.

Dem BGH ist nicht entgangen, dass der Unterlassungsgläubiger vom Zugang der notariellen Unterlassungserklärung bis zum gerichtlichen Beschluss über die Androhung des Ordnungsmittels manche Klippen zu umschiffen hat. Zunächst muss er mit der notariellen Unterlassungserklärung zu einem Gericht gehen, um einen Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln zu erwirken. Wenn dieser dann dem Verletzer zugestellt wurde, muss er noch zwei Wochen warten, bis er vollstrecken darf (§ 798 ZPO).

BGH: Rechtsschutzbedürfnis für Klage trotz notarieller Unterlassungserklärung

Für eilige Fälle – und in der Regel geht es im Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Designrecht um eilige Fälle – ist die notarielle Unterlassungserklärung daher nicht geeignet. Sie ist aber einem Unterlassungsgläubiger auch nicht zumutbar. Denn schon über die Frage, welches Gericht für einen Ordnungsmittelandrohungsbeschluss zuständig ist, herrscht Streit (dazu unten). Ein Unterlassungsschuldner muss sich auf eine notarielle Unterlassungserklärung daher nicht einlassen. Er kann sich vielmehr entscheiden: Geht er mit der Erklärung zu Gericht und beantragt einen Ordnungsmittelandrohungsbeschluss oder lässt er sich hierauf nicht ein und beantragt stattdessen eine einstweilige Verfügung oder erhebt Klage (BGH v. 21.04.2016 – I ZR 100/15Notarielle Unterlassungserklärung).

Die notarielle Unterlassungserklärung in der Praxis

Der Fall: Für einen Markenhersteller gingen wir zunächst in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen die Onlinetochter eines großen europäischen Einzelhandelskonzerns vor. Dieser hatte designverletzende Heimtextilien angeboten. Nach Erlass der einstweiligen Verfügung hatte der Gegner im anschließenden Hauptsacheverfahren Nichtigkeitswiderklage erhoben. Der Onlinehändler wurde antragsgemäß wegen Designverletzung verurteilt, die Nichtigkeitswiderklage wurde abgewiesen. Über das Vermögen des ebenfalls verklagten Lieferanten wurde während des Prozesses das Insolvenzverfahren eröffnet.  Vor den gerichtlichen Verfahren wurde zudem ein Betreiber der stationären Supermärkte des Einzelhandelskonzerns abgemahnt. Dieser hatte bis dahin nicht auf die Abmahnung reagiert. Nach Verurteilung der Onlinetochter übersandte uns der Betreiber der stationären Supermärkte eine notarielle (d.h. nicht strafbewehrte) Unterlassungserklärung.

Erster Akt: Amtsgericht erklärt sich für unzuständig

Mit der strafbewehrten Unterlassungserklärung in der Hand beantragten wir beim Amtsgericht am Sitz des Notars den erforderlichen Ordnungsmittelandrohungsbeschluss. Das Amtsgericht reagiert schon nach drei Tagen: Der zuständige Dezernent sei im Urlaub,  außerdem sei es wohl nicht zuständig. Welches Gericht zuständig sein soll, behielt es für sich. Wir erwiderten, dass das angerufene Amtsgericht nicht nur zuständig ist, sondern ein Verweisungsbeschluss (entgegen § 281 ZPO) ausnahmsweise nicht bindend wäre (vgl. OLG München v. 5.3.2015 – 34 AR 35/15). Daraufhin kommt eine Kostenrechnung.

Zweiter Akt: Überraschende Kostenrechnung

Das Amtsgericht fordert den üblichen Gerichtskostenvorschuss an. Überraschend berechnet es eine Verfahrensgebühr in Höhe von € 3.078,00.gerichtkosten_eur-3078

Wir schreiben dem Amtsgericht, dass die Ordnungsmittelandrohung ein Verfahren der Zwangsvollstreckung sei und die Gebühr richtigerweise € 20,00 betragen müsste. Das Amtsgericht sendet eine neue Kostennachricht:gerichtkosten_eur-20

Dritter Akt: Amtsgericht will mündlich verhandeln

Nachdem der Vorschuss bezahlt ist, lädt das Amtsgericht überraschenderweise zur mündlichen Verhandlung. Wir bitten das Amtsgericht freundlich, den Gegner anzuhören und ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss zu entscheiden. So sieht es immerhin das Gesetz vor (§ 891 S. 1 ZPO). Das Amtsgericht hat ein Einsehen und endlich, mehr als drei Monate nach Antragstellung kommt der beantragte Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln.

Resumée

Das Verfahren über die Androhung von Ordnungsmitteln aus einer notariellen (nicht strafbewehrten) Unterlassungserklärung ist in jeder Hinsicht exotisch. Sie kommt in der Praxis aus gutem Grund kaum vor. Kommt Sie doch vor, werden die nach der Rechtsprechung zuständigen Amtsgerichte nicht selten überfordert sein. Denn mit Unterlassungspflichten wegen der Verletzung von Marken, Designs, Patenten oder des Wettbewerbsrechts haben Sie normalerweise nichts zu tun. Hierfür sind die Landgerichte zuständig. Auch in Fragen des Kernbereichs einer Unterlassungserklärung haben Amtsgerichte üblicherweise keine Erfahrung. Wer sich auf eine notarielle Unterlassungserklärung einlässt, sollte sich das also gut überlegen. Sie dürfte nur dann in Betracht kommen, wenn die Rechtsverletzung so lange her ist, dass sie ohnehin nicht mehr in einem Verfügungsverfahren geltend gemacht werden kann und der Verletzer erkennbar einsichtig ist und keine unmittelbaren weiteren Verletzungen drohen.

Immerhin: Ein Beschluss über die Androhung von Ordnungsmitteln aufgrund einer notariellen Unterlassungserklärung ist ein vergleichsweise günstiger Titel. Aus ihm kann man bei einem erneuten Verstoß die Zwangsvollstreckung betreiben, ohne dass man zuvor ein teures gerichtliches Verletzungsverfahren geführt haben muss.

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Birkenstock-Sohlenmuster als Marke für Bekleidung und Lederwaren nicht schutzfähig – EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO

Markenfähig oder nicht? Die Birkenstock-Schuhsohle als Unionsmarkenanmeldung 1132742

Die Birkenstock Sales GmbH hatte am 27.06.2012 beim Internationalen Büro der WIPO das oben abgebildete reliefartige Oberflächenmuster als IR-Marke registriert, u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren. Bei der IR-Registrierung hatte sie die Europäische Union benannt. Das Muster stellt eine Schuhsohle dar. Die Birkenstock Sales GmbH hatte angegeben, das Muster seit mehr als 40 Jahren zu benutzen.

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) lehnt am 29.08.2013 die Schutzrechtserstreckung auf die Europäische Union ab. Die Begründung: Es fehle die Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung) und sei daher nicht schutzfähig.

Auf die Beschwerde von Birkenstock bestätigte die erste Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung: Das Muster könne auf jeder Oberfläche aufgebracht werden und würde mit der Ware selbst “verschmelzen”. Solche Zeichen könnten nicht als Marke geschützt werden. Man würde sie nicht als Herkunftshinweis (d.h. als Marke) auffassen. Birkenstock klagte daraufhin vor dem EuG und beantragte, die Entscheidung des EUIPO, mit der die Eintragung abgelehnt wurde, aufzuheben.

EuG: Oberflächenmuster nicht markenfähig

Das EuG wies die Klage, soweit sie die Waren „Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren“ betraf ab (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO). Er bestätigte damit die Entscheidung des EUIPO. Das EuG war ebenfalls der Meinung, dass das Muster mit der Erscheinung für die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) verschmelze. Das Zeichen stelle sich dar als eine Serie regelmäßig wiederholender Bestandteile. Solche Zeichen eigneten sich ganz besonders für Oberflächenmuster. Die beanspruchten Waren (Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe) hätten eben oft Oberflächenmuster. Das Zeichen werde daher nicht als „Herkunftshinweis“ (d.h. als Marke) wahrgenommen, sondern als Oberflächenmuster. Als Marke sei daher dieses Muster für Bekleidungsstücke, Lederwaren, Handtaschen und Schuhe nicht schutzfähig.

Eintragungspraxis von Mustern als Marke uneinheitlich

Die Anmeldung von Mustern als Marke ist tatsächlich oft ein juristisches Glücksspiel. Die verschiedenen Ämter entscheiden unterschiedlich, ob ein Muster als Marke schutzfähig ist oder nicht. Das zeigt sich schon an der Marke, die als Basisanmeldung für die internationale Registrierung diente. Es handelte sich um die deutsche Marke 302012022812, eingetragen u.a. für Lederwaren, Handtaschen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren:

DPMA sagte „Ja“. Vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen: Die deutsche Marke 302012022812

(DPMA sagte „Ja“. Vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen: Die deutsche Marke 302012022812)

Das deutsche Patent und Markenamt (DPMA) hatte also das identische Muster als Marke eingetragen. Es hielt das Muster also für geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen und sah es als markenrechtlich schutzfähig an. Auch das EUIPO trug in der Vergangenheit schon typische Oberflächenmuster als Marken ein:

ctm-002708220-paul-smith

Bsp.: Unionsmarke 002708220 (Paul Smith) u. a. für Bekleidungsartikel eingetragen

Auch die folgenden Zeichen wurden vom EUIPO als Marke eingetragen:

Unionsmarke 0972697 – Celina S.A.

Unionsmarke 0972697 – Celina S.A.

Das „Club Blason“ Dekor - Unionsmarke 006716435 – Celine S.A.

Das „Club Blason“ Dekor – Unionsmarke 006716435 – Celine S.A.

Dem letzteren Muster, dem sog. „Club Blason“ Dekor wurde auch gerichtlich bescheinigt, als Herkunftshinweis auf (Hand-)taschen aufgefasst zu werden. Man sei bei Taschen an dekorartige Marken gewohnt (LG Frankfurt, am Main, Urteil vom 02.06.2009 – 2/18 O 376/08). Derartige Muster würden daher “markenmäßig benutzt” werden.

Das EUIPO hingegen hatte dem Muster der Birkenstock-Sohle eine Markenfähigkeit auch explizit für Handtaschen und Taschen abgesprochen (EuG v. 9.11.2016 – Birkenstock Sales GmbH/EUIPO, Rz. 116 ff.).

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Lesen Sie auch: Was ist wirklich neu an der Unionsmarke?

Eintragungen von Geschmacksmustern und Designs richtig lesen

Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und (deutsche) Designs sind im Wesentlichen so geschützt, wie sie im Register eingetragen sind. Was aus der oder den Wiedergaben im Register nicht zu sehen ist, ist nicht geschützt. Der Registereintrag bestimmt also, was geschützt ist und was nicht.

Bei eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern und eingetragenen Designs haben sich bestimmte Darstellungsweisen durchgesetzt, mit deren Hilfe der Anmelder zu erkennen gibt, dass er den Schutzumfang des jeweiligen Schutzrechts einschränken oder erweitern möchte. Zwei dieser Darstellungscodes werden hier vorgestellt: Die abstrahierende Darstellung und die gepunktete oder gestrichelte Linie.

Die „abstrahierende Darstellung“ eines Geschmacksmusters: Farbneutraler Schutz für Schwarz-Weiß-Zeichnungen

Ein in „abstrahierender Darstellung“ hinterlegtes Muster beansprucht grundsätzlich farbunabhängigen Schutz für die hinterlegte Gestaltung. Derartige Muster werden üblicherweise in einer Schwarz-Weiß-Grafik dargestellt. Das Muster wird dadurch sozusagen von den Farben „abstrahiert“. Geschützt ist hier aber nur eine einheitliche Farbgebung (BGH v. 24.03.2011 – I ZR 211/08Schreibgeräte). Ein abstrahiert angemeldetes Muster erweitert also zunächst den Schutzbereich. Denn es gibt an, dass das Muster farbunabhängig geschützt sein soll. Dies gilt aber nur für einheitliche Färbungen. Wenn beim angegriffenen Muster überhaupt keine einheitliche Farbgebung verwendet wird, sondern z. B. Kontrastfarben, kann dies zu einem anderen Gesamteindruck führen (BGH – Schreibgeräte – a.a.O.; OLG Frankfurt v. 25.02.2013 – 6 U 11/13Farbneutrale Damenhandtasche). Dasselbe gilt, wenn bei dem beanstandeten Muster der Gesamteindruck von der farblichen Gestaltung geprägt wird.

Beispiel: Abstrahiert eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000916325-0006

Beispiel: Abstrahiert eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000916325-0006

Beispiel: Abstrahiert eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000916325-0006

Ein im Gesamteindruck identischer einheitlich blau gefärbter Clog würde dieses abstrahiert eingetragene Muster verletzen, nicht aber der folgende farbig-geblümte Clog:

Clog geblümt

Denn dessen Gesamteindruck wird geprägt von dem Blumendesign. Dieses führt dazu, dass diese Gartenclogs einen anderen Gesamteindruck hervorrufen.

Ausnahmen vom Schutzbereich: Gestrichelte oder gepunktete Linien zeigen

Gestrichelte oder gepunkteten Linien kennzeichnen üblicherweise, dass der gestrichelte oder punktiert gezeichnete Gegenstand oder Erzeugnisteil nicht vom Schutz umfasst ist (vgl. EuG, Urteil vom 14.06.2011,  T-68/10, Sphere Time).

Beispiel: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000839352-0004 (Manschettenknopf)

Beispiel: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000839352-0004 (Manschettenknopf)

Beispiel: Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 000839352-0004 (Manschettenknopf)

Bei diesem (abstrahiert wiedergegebenen) Manschettenknopf ist der Verschluss mit den beiden Stangen gestrichelt gezeichnet. Der Anmelder hat damit angegeben, dass der Verschluss mit den beiden Stangen vom Schutz nicht umfasst sein soll. Geschützt ist hier also nur der Knopf selbst.

Autor: Thomas Seifried, Anwalt Designrecht

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BGH bestätigt OLG Düsseldorf: In Anzeigen und Prospekten ohne Bestellmöglichkeit muss man die Textilfaserzusammensetzungen nicht angegeben – BGH v. 24.03.2016 – I ZR 7/15 – Textilkennzeichnung

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Bildquelle: Urteil des OLG Düsseldorf v. 4.12.2014 – I-2 U 28/14

Wenn ein Textilerzeugnis „auf dem Markt bereitgestellt“ wird, muss die Textilfaserzusammensetzung in Katalogen und Prospekten angegeben werden und zwar „vor dem Kauf“,  Art. 16 I Textilkennzeichnungsverordnung (TextilkennzVO). Hierauf berief sich die Wettbewerbszentrale. Sie störte sich an dem oben auszugsweise dargestellten Werbeprospekt. Darin wurden verschiedene Bekleidungsstücke mit Preisen beworben.

„Bereitstellen auf dem Markt“ heißt: Abgeben, um zu verkaufen

Die Besonderheit des Falles: Gekauft werden konnte die Ware nur in den stationären Filialen. Der Prospekt enthielt weder einen Verweis auf einen Onlineshop, noch konnte man telefonisch bestellen. Die Wettbewerbszentrale klagte. Sie war der Auffassung, schon in diesem Prospekt hätte die Textilfaserzusammensetzung angegeben werden müssen. Das OLG Düsseldorf widersprach: Das „Bereitstellen auf dem Markt“ bedeute nämlich: Abgeben, um zu verkaufen oder zu verbrauchen.

Ohne Bestellmöglichkeit auch keine Information über Textilfaserzusammensetzung nötig

Werden Textilerzeugnisse so angeboten, dass ein Verbraucher sie auch kaufen könne, müssen diese gekennzeichnet sein. Wenn die in dem Prospekt beworbene Ware aber tatsächlich weder online, noch telefonisch, sondern nur vor Ort in den stationären Filialen gekauft werden könne, müsse der Verbraucher auch erst dann über die Faserzusammensetzung informiert werden. Der BGH gab dem OLG Düsseldorf nun mit Urteil vom 24.3.2016 Recht: Wenn es für ein Textilerzeugnis keine Bestellmöglichkeit gebe, würde es auch noch nicht „auf dem Markt bereitgestellt“. In reinen Werbeprospekten ohne Bestellmöglichkeit muss daher über die Textilzusammensetzung (noch) nicht informiert werden.

Anders ist das, wenn es eine Bestellmöglichkeit gibt. In diesem Fall muss zudem eine Widerrufsbelehrung vorhanden sein und das Muster-Widerrufsformular muss mit abgedruckt werden.

Urteil des Bundesgerichtshofs v. 24.03.2016  – I ZR 7/15 – Textilkennzeichnung

Auch Prüfzeichen müssen Fundstellen enthalten – BGH v. 21.7. 2016 – I ZR 26/15 – LGA tested

BGH I ZR 26/15 - LGA tested

Fundstellenangabe fehlte: Ausschnitt aus der vom BGH beanstandeten Werbung (BGH I ZR 26/15 – LGA tested)

Prüfzeichen müssen Fundstellenangaben enthalten. Wer mit Prüfzeichen wirbt, ohne wenigstens –  beispielsweise durch einen Link – anzugeben, wo im Internet kurze Zusammenfassungen über die Prüfkriterien zu finden sind, handelt wettbewerbswidrig.

Der Fall: Ein Einzelhändler warb im Internet für einen Haarentferner mit zwei Prüfzeichen, nämlich „LGA tested Quality“ und „LGA tested safety“. Tatsächlich hatte das Gerät auch Prüfungen durchlaufen. Weder die Werbung, noch die Prüfzeichen selbst enthielten Hinweise zu den (tatsächlich durchgeführten) Zertifizierungen. Das beanstandete ein Wettbewerbsverband. Er meinte, wer mit Prüfzeichen werbe, müsse auch eine Fundstelle angeben. Sonst sei eine solche Werbung wettbewerbswidrig. Denn der Verbraucher müsse wissen, was und wie geprüft wurde. Der BGH gab dem Verband Recht (Urteil BGH v. 21.7. 2016 – I ZR 26/15LGA tested):

BGH behandelt Werbung mit Prüfsiegeln wie Werbung mit Warentestergebnissen

Der BGH übertrug im Wesentlichen seine zur Werbung mit Warentest entwickelte Rechtsprechung (z.B. BGH v. 16.7.2009 – I ZR 50/70Kamerakauf im Internet) auf Werbung mit Prüfzeichen. Nach dieser Rechtsprechung muss derjenige, der mit einem Qualitätsurteil, etwa der Stiftung Warentest wirbt, auf die Fundstelle der Testveröffentlichung hinweisen. Das sei bei Werbung mit Prüfzeichen genauso: Der Verbraucher interessiere sich auch bei Prüfzeichen sehr für die jeweiligen Prüfkriterien, so der BGH.

Angabe einer Internetadresse reicht aus

Man müsse ihm daher wenigstens eine Internetadresse nennen, unter der er sich über den wesentlichen Inhalt der Prüfbedingungen wenigstens zusammengefasst informieren könne. Diese Informationen muss der Verbraucher schon in der Werbung mit dem Prüfzeichen haben. Es reicht nach dem BGH nicht aus, die Prüfbedingungen erst unmittelbar vor dem Kauf (z.B. in einem Geschäft) zur Verfügung zu stellen. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH ist schon der Entschluss, nur ein Geschäft zu betreten (ohne notwendigerweise schon kaufen zu wollen), eine „geschäftliche Entscheidung“ (EuGH v. 19.12.2013 – C-281/12Trento Sviluppo).

Konkret heißt das: Idealerweise befindet sich schon auf dem Prüfsiegel selbst eine Internetadresse, unter der zusammengefasst die Prüfkriterien abrufbar sind. Diese Pflicht trifft jeden, der mit einem Prüfsiegel wirbt.

Rechtsprechung gilt für alle Prüfsiegel, z.B. auch für Oeko-Tex-Siegel

Viele in der Mode- und Textilindustrie häufig benutzten Prüfzeichen, beispielsweise das Oeko-Tex-Siegel (z.B. „OEKO-TEX Standard 100“), enthalten einen Link auf eine Internetseite, auf der die jeweiligen Prüfkriterien zusammengefasst werden, bisher nicht. Jeder, der ein Oeko-Tex-Siegel benutzt (sei es im Internet oder als Kennzeichen auf dem Produkt) ohne auf die Prüfkriterien zu verwiesen, handelt daher wettbewerbswidrig. Er könnte als abgemahnt werden, beispielsweise von dem Kläger in dem LGA tested-Verfahren. Hier war es der „Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie“. Es empfiehlt sich daher, auf dem Oeko-Tex-Zeichen eine Internetadresse hinzuzufügen, auf der die Prüfkriterien zusammengefasst abrufbar sind. Nach Auskunft des Institut Hohenstein werden die OEKO-TEX-Prüfzeichen derzeit an diese Rechtsprechung angepasst.