Abstrakte rote Farbmarke der Sparkassen-Finanzgruppe wird nicht gelöscht: BGH v. 21.07.2016 – I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot

Rote Farbmarke Sparkasse HKS 13

Die abstrakte Farbmarke des Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe

Kann das Sparkassen-Rot eine Marke sein?

Der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe („Sparkassen-Finanzgruppe“) hat am 7.2.2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die oben dargestellte abstrakte (konturlose) Farbmarke Rot (HKS13) angemeldet für die Dienstleistungen „Finanzwesen, nämlich Retail-Banking (Bankdienstleistungen für Privatkunden)“. Angemeldet wurde die Marke als „verkehrsdurchgesetztes Zeichen“. Die Sparkassen-Finanzgruppe hatte im Anmeldeverfahren ein demoskopisches Umfragegutachten vom 24.1.2006 vorgelegt, wonach die Farbe von 67,9% des Publikums der Sparkassen-Finanzgruppe zugeordnet werde. Die Marke wurde daraufhin am 11.7.2007 eingetragen.

Nur Farbe oder schon Marke?

Im Jahr 2009 beantragten die Banco Santander zusammen mit anderen Banken beim DPMA die Löschung der Marke. Begründung: Die Marke sei von Anfang an nicht unterscheidungskräftig gewesen und sei es auch später nicht geworden. Im Wesentlichen meinte die Banco Santander, die Farbe – ein beliebter Rotton – sei freihaltebedürftig und dürfe nicht monopolisiert werden. Die Farbe würde außerdem nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen aufgefasst, würde also gar nicht „als Marke“ angesehen werden. Für eine Verkehrsdurchsetzung sei bei abstrakten Farbmarken außerdem eine Bekanntheit von mindestens 75 % zu fordern. Zur Untermauerung legte die Banco Santander (zusammen mit den anderen Banken) zwischen den Jahren 2008 und 2015 insgesamt 8 demoskopische Gutachten vor. Auch die Sparkassen-Finanzgruppe legte fünf weitere Umfragegutachten vor.

Bei abstrakten Farbmarken höhere Bekanntheit erforderlich?

Das DPMA wies den Löschungsantrag zurück. Die Marke sei beim Verkehr durchgesetzt. Es gälten auch bei abstrakten Farbmarken keine anderen Grundsätze, als bei anderen Marken. Eine Bekanntheit von über 50% würde daher ausreichen. Dagegen legte Banco Santander Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. Sie meinte u.a., es müsse eine höhere Bekanntheit gefordert werden. Das Bundespatentgericht legte daraufhin dem EuGH die Frage vor, ob bei abstrakten Farbmarken eine Bekanntheit von mindestens 70% zu fordern sei. Außerdem fragt das Bundepatentgericht, ob die ursprünglich im Anmeldezeitpunkt fehlende Unterscheidungskraft noch nach Anmeldung, aber vor Eintragung nachgewiesen werden kann.

Die erste Frage verneinte der EuGH (EuGH v. 19.6.2014 – C-217/13Oberbank u.a./DSGV): Feste Prozentsätze zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung lehnte er ab. Auf die zweite Frage antwortete er, dass das Eintragungshindernis (die fehlende Unterscheidungskraft) schon im Zeitpunkt der Anmeldung überwunden worden sein muss. Daraufhin ordnete das Bundespatentgericht die Löschung der Marke an. Denn das erste Umfragegutachten der Sparkassen-Finanzgruppe datierte vom 24.1.2006. Angemeldet wurde die Marke aber bereits am 7.2.2002.

Gegen diese Entscheidung des Bundespatentgerichts legte die Sparkassen-Finanzgruppe Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ein. Dieser wiedersprach nun mit Urteil vom 21.7.2016 dem Bundespatentgericht. Zwar sei die Marke im Anmeldezeitpunkt nicht schutzfähig gewesen. Die fehlende Unterscheidungskraft sei aber durch Verkehrsdurchsetzung (hohe Bekanntheit) überwunden worden und zwar zumindest im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Jahr 2015. Eine solche Marke dürfe nicht gelöscht werden (§ 50 II 1 MarkenG).

Muss Santander nun die Farbe wechseln?

Ob die Sparkassen-Finanzgruppe nun allerdings mit dieser Marke der Banco Santander die Benutzung eines roten Farbtons verbieten lassen kann, ist noch nicht ganz geklärt. In einem anhängigen Verletzungsprozess der Sparkassen-Finanzgruppe gegen Santander hat der BGH auf verschiedene Untiefen hingewiesen: Zum einen hängt eine Verletzung der roten Farbmarke davon ab, ob Santander gerade die Farbe „markenmäßigen benutzt“: Der rote Farbton müsste also auch hier als „Herkunftshinweis“ angesehen werden, sprich: Man muss ihn als Marke und nicht bloß als Verzierung ansehen. Der BGH hält eine markenmäßige Benutzung für denkbar, wenn das Retail-Banking-Publikum daran gewöhnt sei, dass Farben isoliert (d.h. unabhängig etwa von einem Wortbestandteil „Santander“) als Herkunftshinweise angesehen werden (BGH v. 23.9.2015 – I ZR 78/14, Rz. 94 – Sparkassen Rot/Santander Rot). Das festzustellen, hat der BGH der Vorinstanz (OLG Hamburg) aufgegeben.

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