Neues europäisches Markenrecht 2016: “Gemeinschaftsmarke” wird am 23.03.2016 zur “Unionsmarke” – Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen

Neue Unionsmarkenverordnung tritt am 23.03.2016 in Kraft

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante heißt künftig „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)“ (Bildquelle: HABM)

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante heißt künftig „Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)“ (Bildquelle: HABM)

Am 23.03.2016 wird die „Gemeinschaftsmarke“ zur „Unionsmarke“. Das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – HABM“  heißt dann „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum/European Union Intellectual Property Office  – EUIPO“. Die Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke sind aber nicht nur kosmetischer Natur. Die wichtigsten Änderungen mit Beispielen:

Neue Markenformen, Art. 4 a) Unionsmarkenverordnung (UMV)

Art. 4 der neuen Unionsmarkenverordnung nennt nun auch explizit Farben und Klänge als  Markenformen. Farbmarken und Klangmarken sind in der Praxis freilich längst etabliert. Die Verordnung passt sich hier also lediglich der Rechtspraxis an.

Grafische Darstellbarkeit wird durch Darstellbarkeit ersetzt (Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung)

Aufgegeben wurde das Erfordernis der „grafischen Darstellbarkeit“ einer Marke im Register. Bei Anmeldungen von Klang- oder Hörmarken hatte man in der Praxis bisher zumeist Sonogramme oder ein Notenblatt (vgl. hierzu BPatG v. 11.12.2000 – 30 W (pat) 43/00Anmeldung einer Hörmarke) eingereicht.

Die neue Unionsmarkenverordnung spricht nur noch davon, dass das anzumeldende Zeichen so dargestellt werden muss, dass der Schutzgegenstand im Register eindeutig bestimmt werden kann (Art. 4 b) Unionsmarkenverordnung). Da das Register auf grafische Darstellungen angewiesen ist, dürfte sich am Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit nichts ändern. Es bleibt abzuwarten, ob es dennoch nun wieder Versuche gibt, Geruchsmarken anzumelden (hierzu EuGH v. 12.12.2002 – C-273/00Sieckmann).

Kein Markenschutz für charakteristische Warenmerkmale (Art. 7 Abs. 1 e) Unionsmarkenverordnung)

Nach der derzeit noch geltenden Gemeinschaftsmarkenverordnung können solche Zeichen nicht als Marke angemeldet werden, die im Wesentlichen die beanspruchte Ware selbst, ihre technische Wirkung oder ihren Wert darstellt. So hatte der EuGH in dem Urteil v. 20.9.2007 – C-371/06Bennetton/G-Star – entschieden, dass das populäre Hosenmodell „Elwood“ von G-Star als Beneluxmarke nicht eintragungsfähig ist:

"Elwwod" von G-Star (Bildquelle: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000784249)

(Bildquelle: https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000784249)

Denn die Form der Hose würde ihr einen wesentlichen Wert verleihen.

Nunmehr werden ausdrücklich auch „charakteristische Merkmale“ der Ware genannt, die die Ware aufweist, für ihre technische Funktion erforderlich sind oder ihr Wert verleiht. Nicht mehr das Aussehen der ganzen Ware ist für eine Eintragungsfähigkeit entscheidend, sondern einzelne Merkmale können einer Eintragung entgegenstehen, wenn diese charakteristisch sind. Das HABM hatte allerdings in der Vergangenheit schon auf einzelne charakteristische Merkmale abgestellt.

Bsp.: Jeans-Hosentasche mit Ziernaht („Pocket Stitch“): HABM, Urteil vom 20.12.2006 – R 833/05:

https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/003705886/download/CLW/APL/2007/DE/0834-2005-4

https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/003705886/download/CLW/APL/2007/DE/0834-2005-4

Das HABM sah in dieser Markenanmeldung „keine charakteristischen Merkmale, die es von anderen, auf Bekleidungsstücken angebrachten Taschen, welche zur Zierde mit Steppnähten versehen sind, unterscheidbar macht“. An der Eintragungspraxis des Amtes dürfte sich also wenig ändern.

Unionsmarke schützt nunmehr auch gegen reine unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung

Die wichtigste Änderung betrifft den Schutzumfang der Marke: Die künftige Unionsmarke schützt nunmehr auch gegen eine Benutzung als reines Unternehmenskennzeichen.  Das war bisher nicht so und die Rechtsprechung lehnte einen solchen Schutz ständig ab. Bisher schied nach der Rechtsprechung des EuGH und des Bundesgerichtshofs eine Markenverletzung aus, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung – also firmenmäßig zur Kennzeichnung des Unternehmens und nicht nur eines Produktes – verwendet wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 21. November 2002 -C-23/01, Slg. 2002, I – Robeco/Robelco; BGH, Urteil vom 13. September 2007 – I ZR 33/05THE HOME STORE).

Ein Produktkatalog mit dem Logo

Bauhaus-Logo aus BGH v. 13.9.7 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE

Bauhaus-Logo aus BGH v. 13.9.7 – I ZR 33/05 -THE HOME STORE

verletzt nur dann die Gemeinschaftsmarke „THE HOME DEPOT“

BGH, Urteil vom 13. THE HOME DEPOT-Logo aus BGH v. 13.9.07 - I ZR 33/05 - THE HOME STORE

Gemeinschaftsmarke “THE HOME DEPOT” aus BGH v. 13.9.07 – I ZR 33/05 – THE HOME STORE,

wenn man das Zeichen in den Produktkatalogen nicht nur als Hinweis auf das Unternehmen selbst, sondern auch als Hinweis auf die von den BAUHAUS-Märkten angebotenen Waren ansieht (BGH a.a.O., Rz. 29 – THE HOME STORE).

Das wird mit der neuen Unionsmarke anders. Ausdrücklich heißt es jetzt in Artikel 9 Abs. 2 UMV:

„Der Inhaber dieser Unionsmarke hat […] das Recht, Dritten zu verbieten […]

d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen.

Nunmehr wird der Inhaber einer Unionsmarke auch die Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens als reine Unternehmenskennzeichnung gerichtlich verbieten lassen können. Damit wird der Schutzumfang der Unionsmarke erheblich ausgeweitet. Ebenso wie der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens die Benutzung als Marke (“markenmäßige Benutzung”) verbieten lassen kann, kann nun der Inhaber einer Unionsmarke umgekehrt die Benutzung auch als reines Unternehmenskennzeichen verbieten lassen. Im “THE HOME STORE-Fall” des BGH wäre damit die Benutzung des Bestandteils “THE HOME STORE” im Bauhaus-Logo in jedem Fall eine Markenverletzung gewesen.

Markenbenutzung in der vergleichenden Werbung

Mit Artikel 9 Abs. 2 f) UMV wird nun klargestellt, dass die Benutzung einer Marke in der zulässigen vergleichenden Werbung erlaubt ist. Das hatte der EuGH bereits in dem Urteil v. 12.6.2008, C-533/06 – O2, festgestellt. Zulässig ist eine Markenbenutzung in der vergleichende Werbung, wenn sie nach Art. 4 der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung (in das deutsche Recht umgesetzt durch § 6 UWG) erlaubt ist.

Auch bloße Durchfuhr rechtsverletzender Ware nun verbietbar

Der Unionsmarkeninhaber kann nunmehr auch eine Durchfuhr markenrechtsverletzender Ware durch die Europäische Gemeinschaft („Union“) verbieten, auch wenn die Waren nicht in der Union verkauft werden sollen. Dies ist eine Konsequenz des „Diesel“-Urteils des EuGH. Eine bloße ungebrochene Durchfuhr oder eine Lagerung im Zollverschlussverfahren im Inland bzw. in der Gemeinschaft war nämlich bisher keine rechtsverletzende Benutzung der Marke im Inland bzw. in der Gemeinschaft (EuGH v. 9.11.2006 – C-281/05, Rz. 19 – Diesel).

Vorbereitungshandlungen von Markenschutz umfasst – Schon Etikette, Verpackungen und andere Kennzeichnungsmittel können Marken verletzen

Wenn in der Vergangenheit Etiketten und die Ware, die mit den Etiketten gekennzeichnet werden sollten, getrennt importiert wurden, war das oft keine Markenverletzung. Denn die Ware war noch nicht gekennzeichnet und konnte mangels Markenverletzung auch nicht vernichtet werden. Ein Import der reinen Etiketten wiederum war oft selbst keine Markenverletzung, weil diese nicht „markenmäßig benutzt“ wurden (vgl. BGH v. 12.03.2015 – I ZR 153/14, Rz. 28 – BMW-Emblem). Das wird mit dem neuen Art. 9a UMV nun anders. Danach kann jetzt ein Markeninhaber nun auch explizit sowohl das Anbringen von Etiketten, als auch das Anbieten oder den Besitz von Etiketten verbieten lassen, die eine Markenverletzung vorbereiten sollen.

Klarstellung der territorialen „Erschöpfung

Die Rechte eines Gemeinschaftsmarkeninhabers endeten bisher nach dem Wortlaut der Gemeinschaftsmarkenverordnung, wenn er oder ein Dritter mit seiner Zustimmung die Ware erstmals in der Gemeinschaft verkauft (EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03, Rz. 44 – Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB) hatte, Art 13 GMV. Markenwaren, die erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in der Gemeinschaft verkauft worden waren, durfte jeder weiterverkaufen. Mit „Gemeinschaft“ waren aber nach allgemeiner Meinung tatsächlich nicht nur die Staaten der Europäischen Union, sondern auch die übrigen EWR-Mitgliedsstaaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) gemeint. Das wurde nun in Artikel 13 Abs. 1 UMV klargestellt.

Zwischenrecht des Inhabers einer jüngeren Marke im Verletzungsverfahren nach dem neuen Art. 13a UMV

In manchen Fällen ist auch der angegriffene Markenverletzer selbst Inhaber einer Marke. Wer wegen der Verletzung einer Unionsmarke angegriffen wird und selbst Inhaber einer entsprechenden (möglicherweise rechtsverletzenden) jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationale Marke) ist, soll sich gegen eine Markenverletzung wehren können. Dies betrifft Fälle, in denen die klagende Unionsmarke selbst mit einem Makel (fehlende Unterscheidungskraft, Nichtbenutzung) behaftet ist. Der neu eingefügten Art 13a UMV ist kompliziert und bertrifft verschiedene Fallkonstellationen. Eine vergleichbare Regelung gibt es für die deutschen Marken bereits in § 22 MarkenG.

Wer seine eigene jüngere Marke benutzt hat und deswegen von dem Inhaber einer identischen oder ähnlichen älteren Unionsmarke in Anspruch genommen wird, verletzt die ältere Unionsmarke nicht, wenn die jüngere Marke nicht für nichtig erklärt werden könnte. Bei Art. 13a UMV handelt es sich um Einreden im Verletzungsverfahren.

Diese Einreden betreffen im Wesentlichen die Fälle, in denen der Inhaber seine ältere Unionsmarke dewegen nicht durchsetzen kann, weil

  • die ältere Unionsmarke ihre Unterscheidungskraft eingebüßt hat und dewegen nicht mit der jüngeren Marke kollidiert;
  • der Inhaber der älteren Unionsmarke die Benutzung der jüngeren Marke (Unionsmarke oder nationalen Marke) fünf Jahr lang geduldet hat, oder
  • der Inhaber die Benutzung seiner eigenen älteren Unionsmarke nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht nachweisen kann;
  • die ältere Unionsmarke im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt tatsächlich noch gar nicht schutzfähig war (weil ein absolutes Schutzhindernis vorlag, z.B. eine beschreibende Angabe) und erst nach der Anmeldung der jüngeren nationalen Marke infolge Verkehrsdurchsetzung überhaupt schutzfähig geworden ist.

Nach Absatz 3 des Art. 13a UMV kann sich im Verletzungsverfahren auch der Inhaber der jüngeren Marke nicht der Benutzung der älteren Marke widersetzen.

Rechtserhaltende Benutzung auch in abgewandelter Form möglich, Art. 15 UMV

Der Schutzumfang einer Marke folgt im Wesentlichen dem Registereintrag. Marken werden aber oft weiterentwickelt und verändern sich. Sie werden dann anders benutzt, als sie eingetragen wurden.  Das kann im Verletzungsverfahren Probleme bereiten, wenn der Kläger auf die Nichtbenutzungseinrede des Beklagten die Benutzung seiner Marke nachweisen muss. So geschah es im „Specsavers“-Fall (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd).

Specsavers, eine britische Optikerkette, war Inhaberin der folgenden Gemeinschaftsmarke:

Specsavers_ohne_001358589

Benutzt wurde die Marke aber nur mit Schriftzug:

Specsavers - 005608385

Die Frage an den EuGH: War das noch eine Benutzung der wortlos eingetragenen Marke?

Der EuGH meinte: Ja. Auch die Benutzung der Marke mit Wortbestandteil könne eine Benutzung der wortlosen Marke sein. Voraussetzung: Die benutzte Form verändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Form nicht. Konkret bedeutete dies: Wenn die wortlos eingetragene Marke auch nach Benutzung mit dem Wortbestandteil für den angesprochenen Verkehr noch auf die Waren der Specsafers-Gruppe verweist, konnte sie so rechtserhaltend benutzt werden (EuGH v. 18. 7. 2013 – C-252/12Specsavers International Healthcare Ltd u. a./Asda Stores Ltd, Rz. 24).

Die Konsequenz der Specsavers-Entscheidung findet sich nun in Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV wieder: Danach kann eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt werden, wenn sie nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

Einführung einer Unionsgewährleistungsmarke

Schließlich wird auch eine neue Markenform eingeführt, die Unionsgewährleistungsmarke (Art 74a UMV). Mit einer solchen Gewährleistungsmarke soll nicht die Herkunft eines Produkts (Ware oder Dienstleistung) gekennzeichnet werden, sondern bestimmte Produkteigenschaften. Gewährleistungsmarken gab es zwar bisher schon beispielsweise in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Zwar hatte die deutsche Rechtsprechung die “Garantiefunktion” einer Marke stets betont (Z.B. BGH v. 21.02.2002 – I ZR 140/99Entfernung der Herstellungsnummer III). Marken, die aber hauptsächlich Produkteigenschaften transportieren, gab es aber bisher werder für Deutschland noch einheitlich europaweit.

Typische Anwendungsgebiete sind Prüfzeichen oder Zertifizierungen. Um eine gewisse Neutralität sicherzustellen, kann nur derjenige eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden, der die betreffenden Produkte nicht selbst liefert. Typische Anmelder werden Prüfinstitute oder Zertifizierungsstellen sein. Wer eine Unionsgewährleistungsmarke anmeldet, muss eine Markensatzung einreichen. Die Vorgaben hierzu wird die Kommission treffen (Art. 74b Abs. 3 UMV). In der Satzung muss der Anmelder angeben, wer die Marke benutzen darf, welche Produkteigenschaften gewährleistet werden und wie die Benutzung der Marke überwacht werden soll.

Neue Markenrechtsrichtlinie am 12.1.2016 in Kraft getreten – Umsetzung bis 14.01.2019

Bereits am 12.1.2016 trat die neue Markenrechtsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken) in Kraft. Die bisherige Markenrechtsrichtlinie war Grundlage vieler Vorschriften des deutschen Markengesetzes. Die neue Markenrechtsrichtlinie enthält Änderungen, die denjenigen der neuen Unionsmarkenverordnung entsprechen. Die Mitgliedsstaaten müssen diese neue Markenrechtsrichtlinie zum größten Teil bis zum 14. Januar 2019 in nationales Recht umsetzen. Das deutsche MarkenG muss also bis dahin entsprechend geändert werden.

Bis dahin ist die neue Unionsmarke in mancherlei Hinsicht “stärker” als die nationale deutsche Marke, insbesondere was diejenigen Änderungen betrifft, die bisher nicht von der Rechtsprechung vorweggenommen wurden, beispielsweise eben der  Schutz auch gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch.


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