Die vier häufigsten Irrtümer im Markenrecht

Als Markenanwalt begegnen einem die selben markenrechtliche Irrtümer immer wieder. Vier der Hartnäckigsten habe ich einmal zusammengestellt:

1. Irrtum: Originalwaren können keine Marke verletzen – “Erschöpfungsgrundsatz

Original oder Fälschung? Markenrechtlich irrelevant.

Original? Fälschung? Markenrechtlich irrelevant!

Händler, die sich Ihre Ware auf dem Graumarkt oder bei Postenhändlern besorgen, glauben oft, dass sie solange auf der sicheren Seite sind, so lange es sich um Originalware handelt. Manchmal wird auch angenommen, solange man die Originalware nur in Europa gekauft habe, könne nichts passieren. Das sind gefährliche Irrtümer. Es ist markenrechtliche völlig unerheblich, ob die angebotene oder verkaufte Ware “original” ist oder eine Fälschung. Weder das deutsche Markengesetz, noch die Europäische Markenrechtsrichtlinie, auf der ein Großteil der Vorschriften des Markengesetzes beruhen, noch die Gemeinschaftsmarkenverordnung kennen den Begriff der “Originalware” oder der “Fälschung”.

Ob eine Markenverletzung vorliegt, richtet sich nach § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 13 Gemeinschaftsmarkenverordnung alleine danach, ob die Ware mit Zustimmung des Markeninhabers erstmals mit Zustimmung des Markeninhabers in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschaftsraums (= EU + Island, Liechtenstein und Norwegen) verkauft wurde (vgl. EuGH v. 30.11.2004 – C-16/03Peak Holding AB / Axolin-Elinor AB, Rz. 44). Wörtlich heißt es in OLG Düsseldorf, Urteil vom 02.10.2012I-20 U 193/11Kerngleichheit des Vertriebs von gefälschter und nicht erschöpfter Ware:

Einer Aufklärung, ob es sich tatsächlich um Fälschungen handelt, bedarf es nicht. Die Reichweite des Unterlassungsanspruchs wird nur durch das Kriterium der Zustimmung des Markeninhabers begrenzt, allein deren Fehlen ist das Charakteristische der Verletzungshandlung.

Beispiel: In einer BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2012 hatte Metro “original” Converse-Turnschuhe von einem deutschen Händler bezogen, der diese wiederum von einem slowenischen Händler gekauft hatte. Converse behauptete, diese Schuhe seien ursprünglich in den USA verkauft worden. Einem Verkauf in der EU habe Converse habe nie zugestimmt. Der BGH hatte eine Markenverletzung angenommen, weil Metro eine  Zustimmung des Markeninhabers (Converse) nicht beweisen konnte (BGH, Urteil vom 15.03.2012I ZR 137/10Converse II)


2. Irrtum: Eingetragene Marken dürfen benutzt werden – Die Marke als teilgeprüftes Schutzrecht

Musste gelöscht werden: Ehemalige Bildmarke der Brauerei Beck

Musste gelöscht werden: Ehemalige Bildmarke der Brauerei Beck

Ein Zeichen wird von den Ämtern als Marke eingetragen, wenn keine absoluten Eintragungshindernisse8 MarkenG; Art 7 Gemeinschaftsmarkenverordnung) entgegenstehen. Ob eine angemeldete Marke mit einer schon eingetragenen Marke oder einem anderen Schutzrecht (z.B. einem Unternehmenskennzeichen) kollidieren kann, prüfen die Ämter nicht. Bei solchen relativen Eintragungshindernisse (§ 9 MarkenG, Art. 8 Gemeinschaftsmarkenverordnung) muss ein Markeninhaber selbst die Initiative ergreifen und Widerspruch einlegen oder eine Löschung veranlassen. Der Umstand, dass eine Marke eingetragen wurde, erlaubt daher keinen Rückschluss darauf, dass diese ohne Verletzung fremder Rechte benutzt werden kann, auch nicht nach Ablauf der Widerspruchsfrist.

Beispiel: Im Jahr 1999 wurde die Marke der Brauerei Beck gelöscht, weil sie mit der älteren Marke

Wegen Bedeutungsähnlichkeit: BGH v.18.03.1999 - I ZB 24/96: "Orignal Schlüssel" schlägt das Schlüssel-Logo der Brauerei Beck

Wegen Bedeutungsähnlichkeit: BGH v.18.03.1999 – I ZB 24/96: “Orignal Schlüssel” schlägt das Schlüssel-Logo der Brauerei Beck

kollidierte. Der BGH hielt das “Schlüssel-Logo” der Brauerei Beck für bedeutungsähnlich mit der Wortbildmarke “Original Schlüssel Obergärig” und ordnete die Löschung an (BGH, Beschluss vom 18.03.1999I ZB 24/96Schlüssel).


3. Irrtum: Mit einer Wortbildmarke ist auch der Wortbestandteil geschützt – Schutzumfang von Wortbildmarken

"fishtailparkas" - Für Bekleidungsstücke als Wort nicht schutzfähig

“fishtailparkas” – Für Bekleidungsstücke als Wort nicht schutzfähig

Ob ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann oder nicht, wird immer anhand den Gesamtzeichens beurteilt. Die Ämter prüfen bei zusammengesetzten Zeichen nicht die einzelnen Zeichenbestandteile, sondern immer das Gesamtzeichen. Ein an sich schutzunfähiger Wortbestandteil kann mit einer einigermaßen unterscheidungskräftigen Gestaltung eingetragungsfähig werden. Damit ist aber über die Schutzfähigkeit des Wortbestandteils nichts gesagt. Oft sind die Wortbestandteile von Wortbildmarken isoliert nicht schutzfähig. Ob das der Fall ist, klärt sich dann erst im Verletzungsverfahren.

Beispiel: Das Oberlandesgericht Frankfurt hielt in der oben wiedergegebenen Wortbildmarke das Wort  „Fishtailparkas“ nicht schutzfähig für Oberbekleidung (vgl. OLG Frankfurt am Main v. 04.10.2012 – 6 U 217/11fishtailparkas)


4. Irrtum: Jede Benutzung eines markenidentisches oder markenähnliches Zeichen für die geschützten Produkte verletzt die Marke – “Markenmäßige Benutzung

"CCCP" - Markenmäßig benutzt?

“CCCP” – Markenmäßig benutzt?

Dass ein markenrechtlich geschütztes Zeichen für Produkte benutzt wird, die im Warenverzeichnis aufgeführt werden, reicht für eine Markenverletzung nicht aus. Voraussetzung einer jeden Markenverletzung ist die markenmäßige Benutzung: Damit eine Marke verletzt wird, muss diese auch “als Marke” aufgefasst werden und nicht etwa als Verzierung oder als Designelement. Ebensowenig reicht eine Benutzung nur zur Kennzeichnung eines Unternehmens (“unternehmenskennzeichenmäßige Benutzung”) aus (BGH, v. 13. 09.2007 – I ZR 33/05THE HOME STORE).


UPDATE 30.09.2016: Seit Inkrafttreten der Unionsmarkenverordnung am 23.03.2016 schützt die Unionsmarke nunmehr auch gegen eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen. Das gilt – bis zur Umsetzung der neuen Markenrechtsrichtlinie in deutsches Recht – zunächst nicht für die deutsche Marke. (siehe Blogeintrag vom 8.2.2016: Gemeinschaftsmarke wird zur Unionsmarke – Die wichtigten Änderungen mit Beispielen).


Bei Zeichen, die vom Verkehr nicht als Herkunftsfunktion, sondern als Verzierung, oder Produktgestaltung aufgefasst werden, fehlt es an einer markenmäßigen Benutzung.

Beispiel: Wer das oben wiedergegebene T-Shirts mit dem Aufdruck „CCCP“ anbietet, verletzt nicht die Wortmarke „CCCP“, die für Bekleidungsstücke registriert ist. Denn „CCCP“ wird hier als dekoratives Element angesehen, nämlich als Hinweis auf die untergegangene UdSSR, und nicht als Marke (BGH, Urteil v. 14.01.2010, I ZR 82/08CCCP).

Comments are closed.